SAP Barcelona 81/2018, 7 de Febrero de 2018
| Ponente | MARIA ELENA BOET SERRA |
| ECLI | ES:APB:2018:986 |
| Número de Recurso | 483/2016 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 81/2018 |
| Fecha de Resolución | 7 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 483/2016 -1
Materia: Juicio ordinario propiedad industrial
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 689/2015
Parte recurrente/Solicitante: JOSPER S.A
Procurador/a: Ricard Simo Pascual
Abogado/a:
Parte recurrida: MIBRASA CHARCOAL OVENS S.L
Procurador/a: Beatriz De Miquel Balmes
Abogado/a:
Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria y competencia desleal. Keyword (palabra clave) en un buscador e imitación desleal.
SENTENCIA Nº 81/2018
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUÍS RODRÍGUEZ VEGA
Elena Boet Serra
En Barcelona, a siete de febrero de dos mil dieciocho.
Parte apelante: Josper, S.A.
-Letrado: Ignacio Valdelomar
-Procurador: Ricard Simo Pascual
Parte apelada: Mibrasa Charcoal Ovens, S.L.
-Letrada: M. Eugenia Mateu-Prades
-Procurador: Beatriz de Miquel Balmes
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 29 de julio de 2016.
-Demandante: Josper, S.A.
-Demandada: Mibrasa Charcoal Ovens, S.L.
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
Que desestimando a demanda interpuesta por parte de la entidad JOSPER, S.A. contra la entidad MIBRASA CHARCOAL OVENS, S.L. debo absolver a ésta de la reclamación contra ella efectuada.
Se imponen las costas del procedimiento a la entidad JOSPER, S.A .
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 13 de julio de 2017.
Actúa como ponente la magistrada Sra. Elena Boet Serra.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en segunda instancia.
-
La entidad JOSPER, S.A. interpone una demanda contra la compañía MIBRASA CHARCOAL OVENS, S.L. por infracción marcaria y competencia desleal.
-
La actora comparece como titular registral de la marca nacional denominativa JOSPER nº2795515 concedida para productos de la clase 11ª de la Clasificación de Niza ("aparatos de cocción, especialmente cocinas, hornos, hornos-brasa, hornos-parrilla con recuperador de calor, cocinas y hornos de carbón de combustión directa", a la que atribuye la condición de marca notoria, y con la que identifica unos hornos-brasa que creó y comercializó en el año 1971 y que ha sido objeto de patentes y de modelos de utilidad.
La demanda denuncia la infracción de la marca de hornos JOSPER y la imitación desleal de sus hornos por aprovecharse la demandada indebidamente de la reputación y del esfuerzo de la actora.
Destaca en su relato fáctico que el horno JOSPER es único y que no es necesario para que un horno de brasa cumpla su función esencial que tenga que adoptar la forma y configuración del notorio horno JOSPER. Por ello, afirma, la demandada ha incurrido en deslealtad al comercializar un horno imitación casi idéntica del horno JOSPER buscando asociar su horno con el propósito de que el público lo asocie a éste (pág. 15 demanda). Con ese propósito, explica, la demandada ha realizado los siguientes actos: (i) "ha utilizado indebidamente la marca JOSPER para posicionarse y asociarse a la misma, a través de Internet. De esta forma, por ejemplo, se comprueba que tecleando en el buscador de Google la marca JOSPER curiosamente lo primero que aparece es la marca MIBRASA con su página web www.mibrasa.com (pág. 22 de la demanda); (ii) "utiliza videos originales de la marca JOSPER para asociarlos con sus servicios de restauración, infringiendo no sólo la marca JOSPER sino también actuando contrariamente a la buena fe contractual" (pág. 23 de la demanda).
En los fundamentos de derecho de la demanda se sostiene, por un lado, la infracción de la marca JOSPER con base en el art. 34 LM, por el uso realizado por la demandada de la misma "para conseguir que tecleada dicha marca el buscador Google fuera la marca MIBRASA la que apareciera en el primer lugar de los resultados de la búsqueda, ligada claramente a la marca JOSPER"; y, subsidiariamente, para el supuesto de que no se considerase infracción marcaria "el uso de la marca JOSPER por parte de la demandada como palabra clave de búsqueda", la aplicación del art. 11.2 LCD . De otro, la imitación desleal de los hornos con base en el art. 11 LCD, por ser evitable la imitación casi idéntica del horno de JOSPER y "la sistemática parasitación de los hornos JOSPER y el resto de prestaciones a través de las cuales JOSPER publicita y comercializa los mismos". En cuanto "al resto de prestaciones" imitadas hace referencia a las tarjetas de visita y a las frases
publicitarias; y, subsidiariamente, para el supuesto de que dichas actuaciones no vulneraran el art. 11 LCD, solicita la aplicación de la cláusula general del art. 4 LCD .
El suplico de la demanda solicita los siguientes pronunciamientos declarativos y condenatorios:
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Declare que la marca JOSPER es notoriamente conocida.
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Declare que la actuación de la demandada, utilizando en calidad de key-words o palabras clave en el sistema de anuncios de Google del signo registrado JOSPER supone una infracción de la marca nacional 2.795.515 "JOSPER" en clase 11; Y subsidiariamente que es constitutivo de un acto e competencia desleal.
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Declare que la promoción y comercialización de los hornos de brasa de la demandada, denunciados en el cuerpo de esta demanda, son actos constitutivos de competencia desleal.
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Se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones; a cesar y/o abstenerse en los actos anteriores; a retirar del mercado todos aquellos hornos y demás elementos promocionales constitutivos de competencia desleal; a publicar en la revista especializada MAB HOSTELERO el fallo de esta sentencia; y al pago de las costas de este procedimiento.
-
La demandada, en su escrito de contestación a la demanda, opone las siguientes excepciones procesales: oposición a la acumulación de acciones de infracción marcaria y de competencia desleal, en virtud del principio de consunción conforme al cual la calificación legal queda agotada aplicando la ley especial; error en el modo de proponer la demanda al formular la petición de forma genérica ya que no especifica los tipos aplicables a los actos de competencia desleal denunciados ni el tipo de horno infringido o el horno de la demanda objeto de la infracción, ni cuáles son los "demás elementos promocionales" imitados y sin acreditar la singularidad competitiva. Tampoco identifica y argumenta las razones fácticas y jurídicas en las que sustenta la aplicación del art. 4 LCD . Por ello solicita el sobreseimiento en lo referente a las acciones ejercitadas con base en los arts. 11 y 4 LCD ; "desviación procesal", por falta de fundamentación jurídica y de definición y concreción del suplico.
Además, opone (i) retraso desleal en el ejercicio de las acciones, por haber transcurrido más de dos años desde la interposición de la demanda ante los juzgados de Girona hasta la presente demanda, sin haber interpelado, judicial o extrajudicialmente, a la demandada; (ii) la vulgarización tanto del signo Josper como de los hornos Josper, en el sentido de que la denominación Josper se utiliza para designar los hornos y éstos no ostentan singularidad competitiva alguna sino que son genéricos en el sector ya que se inspiran en la estética de los hornos vintage y que su formato hoy ya no está protegido por los derechos de propiedad industrial que han caducado, como lo acredita la existencia en el mercado de hornos-brasa de las marcas Horbra, Embers o Kopa, entre otros; (iii) no cabe extender a través del art. 11 LCD la protección de los derechos de propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad) sobre los hornos, cuando ya han caducado y han pasado a formar parte del dominio público.
La demandada niega la existencia de infracción marcaria, porque la demandada se identifica con su marca MIBRASA, perfectamente diferenciada de la actora, y que si aparece en el buscador de Google, como también aparecen otras empresas, se debe a que es una empresa que también se dedica al sector de hornos brasa y que "Google barajó algoritmos referentes a términos genéricos (horno brasa o charcoal ovens); del mismo modo que aparece la empresa actora cuando se busca MIBRASA en Google. Además, conforme a la jurisprudencia del TJUE el titular de una marca está facultado para prohibir la publicidad a partir de una palabra clave idéntica a su marca únicamente cuando ese uso pueda menoscabar una de las funciones de marca, lo que no sucede en el caso de autos, en el que no aparece la marca JOSPER en la referencia que Google hace a la demandada, y, además, el demandante ni siquiera ha identificado la función de la marca que se ha vulnerado. Además, niega que use los videos de la actora y afirma que no tiene ningún vínculo con la empresa Seben Gescom, S.L.
También se opone a la pretensión de deslealtad formulada en la demanda, afirmando que su actuación es conforme a derecho y de buena fe en el mercado y que la demandada no ha individualizado ni acreditado las conductas desleales y los tipos que les son aplicables. Insiste en que no existe singularidad competitiva en ninguna de las prestaciones denunciadas como infringidas, que el elevado grado de especialización del consumidor y el uso de las marcas de la demandada impide cualquier supuesto de deslealtad del art. 11 LCD y tampoco cabe aplicar el art. 4 L...
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ATS, 24 de Marzo de 2021
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