SAP Cantabria 614/2017, 15 de Diciembre de 2017
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 15 Diciembre 2017 |
| Número de resolución | 614/2017 |
S E N T E N C I A nº 000614/2017
Presidente
Dª. Maria Jose Arroyo Garcia
Magistrados
D. Marcial Helguera Martinez
Dª. Maria del Mar Hernandez Rodriguez (Ponente)
En Santander, a 15 de diciembre del 2017.
Vistos en trámite de apelación ante esta AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 4 de Cantabria los presentes autos de Procedimiento Ordinario, Rollo de Sala nº 0000411/2017, procedentes del JUZGADO MERCANTIL Nº 1 de Santander.
En esta segunda instancia ha sido parte apelante Eulogio y SARABIA Y ASOCIADOS ABOGADOS SCP, representado por el Procurador Sr/a. MARÍA DEL MAR MACÍAS DE BARRIO, y defendido por el Letrado Sr/
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DIEGO ALFONSO SARABIA RODRIGUEZ; y parte apelada María Teresa, Guillermo y SARABIA Y GOMEZ S.L.L., representado por el Procurador Sr/a. EVA MARÍA RUIZ SIERRA y FEDERICO ARGUIÑARENA MARTÍNEZ, y asistido del Letrado Sr/a. Mª AZUCENA MARIN CARRERO, y LUIS REVENGA SANCHEZ.
Es ponente de esta resolución el Iltmo. Sr. Magistrado Dña. Maria del Mar Hernandez Rodriguez.
Por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del JUZGADO MERCANTIL Nº 1 de Santander, en los autos de referencia, se dictó sentencia con fecha 01 de marzo del 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Se desestima la demanda interpuesta por Don Eulogio y por la mercantil SARABIA Y ASOCIADOS -ABOGADOSS.C.P. contra la mercantil SARABIA Y GOMEZ S.L.L. y contra Doña María Teresa y Don Guillermo, a los que se absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales causadas.".
Contra dicha sentencia la representación de la ya reseñada parte apelante interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia; y tramitado el mismo se remitieron las actuaciones a la Iltma. Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes, habiendo correspondido, por turno de reparto, a esta Sección, donde tras la deliberación y el fallo del recurso, quedaron las actuaciones pendientes de dictarse la resolución correspondiente.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para resolver el recurso, en razón a la existencia de otros asuntos civiles señalados con anterioridad.
Se alzan los apelantes frente a la sentencia de primera instancia que desestimó las acciones marcarias y de competencia desleal ejercitadas frente a los demandados, por considerar que no había quedado acreditado el fraude, la mala fe al transformar la sociedad civil que constituyeron en 2006 en sociedad limitada "inscribiendo posteriormente la marca", el aprovechamiento de la reputación ajena, el riesgo de confusión entre las dos firmas ni la pérdida de clientela.
En la demanda se anunciaba el ejercicio de una acción reivindicatoria, subsidiaria de nulidad, de cesación en el uso de la marca y de declaración de competencia desleal, concretándose en el suplico la pretensión en que se declarara que el registro del nombre comercial "Sarabia y Gómez SG Abogados" fue solicitado en fraude de los derechos de los demandantes, "conjunta o, subsidiariamente, individualmente, y constituye un acto de competencia desleal", "se acuerde la restitución del nombre comercial a los demandantes, conjunta o, de forma subsidiaria, individualmente, a quienes se les reconozca la reivindicada titularidad de ese signo distintivo", se condene a los demandados a cesar en la utilización del nombre comercial "Sarabia y Gómez Abogados" o "Sarabia y Gómez SG Abogados" o cualquier otro signo similar que pueda generar riesgo de confusión, y a la retirada del tráfico económico derivado de su actividad profesional de los rótulos, placa, papel de cartas, material publicitario y cualquier otro soporte que contenga tales signos, se prohíba su reiteración en el futuro, se acuerde la cancelación del nombre de dominio "sarabiaygomezabogados.com" y las direcciones de correo electrónico asociadas a eses dominio y con esa terminación y se condene a los demandados a publicar la sentencia en un medio de comunicación a su costa. Los hechos en los que se basaba la demanda es que los abogados demandados al acabar sus estudios se unieron para, aprovechando sus apellidos, crear una marca comercial que les permitiera atraer la clientela basándose en el buen nombre y reputación de uno de los abogados más conocidos en el ámbito regional, acordando denominar el despacho con el primer apellido de cada uno, aprovechándose del nombre del demandante cuyos dos primeros apellidos coincide con la denominación social elegida, constituyendo la sociedad Sarabia y Gómez, S.L.L. el 4 de febrero de 2011. Se señalaba que el actor constituyó su primer despacho en el año 1978, convirtiéndose en el bufete de referencia en el ámbito laboral en Cantabria, creciendo bajo la denominación propia, Eulogio y adquiriendo importancia a nivel regional y nacional, refiriéndose a determinados clientes con los que cuenta o ha contado el actor, a la intervención en programas de radio y televisión y distintos medios de comunicación y la participación en foros y conferencias. Se señalaba que la firma Sarabia y Asociados comenzó a utilizar su denominación como nombre comercial en el año 2005 teniendo a través de sus participantes una destacada actividad, firmándose en ese año la constitución de Sarabia y Asociados-Abogados- S.C.P., "cuyo nombre sirvió de marca a la firma desde 2008". Se añade que desde 2011 los demandados comenzaron a publicitarse con su nombre comercial de manera abierta, con una agresiva campaña publicitaria, comenzando la confusión con los clientes y ofreciéndose don Guillermo para llevar los asuntos de clientes que acuden a su despacho en la creencia que es el de los actores. A continuación se relataba la mediación del Colegio de Abogados, el compromiso de los demandados de invertir el orden de los apellidos y el incumplimiento del mismo ese día al proceder a inscribir la marca "SARABIA Y GOMEZ SG ABOGADOS", denegándose ulteriormente la inscripción de la marca SARABIA GOMEZ solicitada por el actor. En la fundamentación jurídica se refería a los arts. 2.2, 6, 7 y 8 LM como fundamento de la acción reivindicatoria, por considerar que la marca de los actores es una marca notoria. En cuanto a la nulidad se refería al art. 9.1.b ) y 2 así como al art. 51 LM . Respecto a las acciones de competencia desleal se refirió de manera concreta a la comisión de actos e confusión del art. 6 LCD, de imitación del art.
11 LCD y de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD .
El recurso de apelación, que es el que marca el límite de las facultades de conocimiento en la segunda instancia, se fundamenta en el error en la valoración de la prueba en cuanto a la no apreciación de mala fe en la inscripción y registro de la marca, entendiendo que es a partir del año 2011 cuando comienzan a realizar actos de competencia desleal, señalando que la cuestión no es la apropiación o no de clientela sino la que el registro e inscripción se realizó con fraude y mala fe. En segundo lugar se refiere al carácter notoriamente conocido de la marca de los actores y a la infracción del art. 9 LM en relación a la acción de nulidad. En el tercer motivo se refiere a una sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo considerando que en el presente caso, al igual que en aquél, los demandados procedieron con mala fe al registro de su marca y al intento de aprovecharse de la reputación ajena. A estas exclusivas cuestiones debe referirse esta sentencia, sin entrar en cualesquiera que se incluyeron en la primera instancia y no se reprodujeron en la apelación.
Con carácter previo a examinar el recurso han de realizarse algunas consideraciones. En primer lugar, en la demanda no se diferencia suficientemente las acciones marcarias y de competencia desleal ejercitadas. Esto mismo se repite con mayor intensidad en el recurso de apelación donde, además, los motivos no se refieren en primer lugar a la principal acción ejercitada, esto es, la reivindicatoria, y sin que exista una impugnación clara y explícita de la desestimación de las acciones de competencia desleal.
Lo anterior resulta relevante puesto que en las relaciones entre el derecho marcario y el derecho de competencia desleal nuestro Tribunal Supremo ha fijado como doctrina la del de complementariedad relativa. Del mismo es claro exponente la reciente de 15 de septiembre de 2017.
En segundo lugar y al no ser terminológicamente muy precisa la demanda ni el recurso, es necesario precisar que los actores no ostentan ninguna marca ni nombre comercial registrado al parecer en alguno de los pasajes que se está indirectamente refiriendo a que son titulares de una marca o nombre comercial.
En el primer motivo se combate la valoración de la prueba y en el segundo la desestimación de la demanda por infracción legal. Examinado ambos se comprueba que en ellos se aglutinan argumentos dirigidos a combatir la desestimación de la acción reivindicatoria y de la subsidiaria acción de nulidad ejercitada. Siguiendo un orden lógico, atendiendo a las acciones que se anunciaban en el encabezamiento de la demanda y las que entendemos que se mantienen en el recurso, en primer lugar ha de examinarse la acción reivindicatoria fundamentada, aunque no se manera clara y ordenada, en la "mala fe en el registro de la marca" y la notoriedad de la "marca" de los demandantes.
El art. 2 de la Ley de Marcas bajo la rúbrica "Adquisición del derecho" establece que " 1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
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ATS, 23 de Septiembre de 2020
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