SAP Murcia 609/2017, 13 de Octubre de 2017
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 13 Octubre 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Murcia, seccion 4 (civil) |
| Número de resolución | 609/2017 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
MURCIA
SENTENCIA: 00609/2017
Modelo: N10250
SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
Tfno.: 968 229119 Fax: 968 229278
Equipo/usuario: 002
N.I.G. 30030 47 1 2013 0001214
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000680 /2017
Juzgado de procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de MURCIA
Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000557 /2013
Recurrente: MAPA GMBH
Procurador: ANTONIO RENTERO JOVER
Abogado: IGNACIO VALDELOMAR SERRANO
Recurrido: AROM S.A.
Procurador: JOSE AUGUSTO HERNANDEZ FOULQUIE
Abogado: ANTONIO JOSE VELA BALLESTEROS
SENTENCIA Nº 609
Ilmos. Sres.
Don Carlos Moreno Millán.
Presidente
Don Francisco José Carrillo Vinader
Don Rafael Fuentes Devesa
Magistrados
En la ciudad de Murcia, trece de octubre de dos mil diecisiete
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario que con el número 557/2013 se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelante, MAPA GmbH, representada por el/la Procurador/a Sr/a Rentero Jover y asistida del/a letrado/a Sr/a Valdelomar Serrano, y como parte demandada y ahora apelada, AROM SA, representada por el/la Procurador/a Sr/a. Hernández Foulquie y dirigido por el/la Letrado/a Sr/a Vela Ballesteros. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.
El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 28 de abril de 2017 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal : " Que estimando parcialmente la demanda promovida por MAPA GMBH, representado/a por el/la Procurador/a RENTERO JOVER y defendido/a por el/la Letrado/a VALDELOMAR SERRANO, contra AROM SA, representado/a por el/la Procurador/a HERNANDEZ FOULQUIE y defendido/a por el/la Letrado/a VELA BALLESTEROS, procede efectuar los siguientes pronunciamientos;
-
-Debo declarar y declaro la caducidad parcial de la marca española 1.128.080 "NUKI" para los siguientes productos registrados "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar; pulir; desengrasar y pulimentar; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; y dentífricos", manteniendo su validez para los productos " jabones y lociones capilares", debiendo cancelarse parcialmente su registro en la Oficina de Patentes y Marcas mediante el oportuno mandamiento una vez firme la presente resolución.
-
-Debo absolver y absuelvo a la demandada del resto de peticiones formuladas en el suplico de la demanda.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."
Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante interesando su revocación y la estimación integra de la demanda. Se dio traslado a la otra parte, que formula oposición y solicita la confirmación de la sentencia
Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 680/2017, señalándose para votación y fallo el día 11 de octubre de 2017.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Planteamiento
-
En la demanda formulada por la mercantil alemana MAPA GmbH contra la mercantil española AROM SA se pide: 1º) la caducidad (total y/o parcial) de la marca española 1.128.080 "NUKI" por falta de uso; 2º) subsidiariamente, su nulidad por concurrir las prohibiciones relativas previstas en el artículo 6.1.b ) y 8.1 de la Ley 17/2001, de Marcas ( LM en abreviatura), en relación con la marca internacional 205.009 "NUK" de la actora y 3º) la nulidad de las marcas mixtas 3.015.978 y 3.048.934, al estar incursas en las prohibiciones registrales previstas en el artículo 6.1 b ) y 8.1 de la LM en relación con las marcas internacionales y comunitaria de la actora, y declarada la nulidad, se abstenga el demandado de hacer uso de las mismas en el tráfico económico.
-
La sentencia, de una parte, declara la caducidad parcial de la marca española 1.128.080 "NUKI" para una serie de productos registrados ("preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar; pulir; desengrasar y pulimentar; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; y dentífricos"), pero la descarta para los productos " jabones y lociones capilares", por entender acreditado que se ha utilizado, de manera real y efectiva, para "champú infantil", que puede entenderse incluido en la referencia a "jabones o lociones capilares".
De otra parte, tras rechazar previamente la excepción de prescripción invocada por la demandada al amparo del art 52.2.LM desestima las acciones de nulidad relativa. En primer lugar, porque asumiendo que la marca NUK de la actora es notoria para distinguir tetinas, biberones y chupetes, pero no para otros productos relacionados con la salud e higiene de los bebés, por lo que no produce una conexión con los diferentes productos que fabrica y comercializa la demandada que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca de la actora. Y en segundo lugar, porque no aprecia riesgo de confusión
-
Esta resolución es apelada por la actora, que invoca error en la valoración de la prueba y en la aplicación del derecho (a) al no apreciar la caducidad por falta de uso de la marca española nº1.128.080 también respecto
de los productos consistentes en "jabones y lociones capilares", y (b) el riesgo de confusión de esta marca y de las marcas mixtas 3.015.978 y 3.048.934 de la demandada con los signos marcarios prioritarios de la actora
-
La demandada se limita a oponerse a la demanda y solicitar la confirmación de la sentencia apelada
Delimitación de la apelación
-
A la vista de ello son pronunciamientos consentidos, y que no constituyen el objeto de este alzada en primer lugar, la caducidad parcial por falta de uso de los productos apreciada en sentencia y en segundo lugar, el rechazo de la llamada caducidad por tolerancia o exclusión de la nulidad por tolerancia
Está prevista en el art 52.2 Ley 17/2001, de Marcas, que dice
"(e)l titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior "
Esta caducidad por tolerancia o exclusión de la nulidad por tolerancia (que son las expresiones que aparecen en los correlativos textos legislativos de la Unión Europea, actualmente, los arts 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el art 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) fue expresamente rechazada por el Juzgado a quo en el fundamento jurídico cuarto (apartado 4), al considerar que el conocimiento por la actora de los signos marcarios de la demandada no era bastante para apreciar tolerancia en el uso efectivo de los mismos
Al no formular impugnación la demandada, no cabe su enjuiciamiento en apelación para no incurrir en incongruencia, sin que valga indicar en la oposición que reproduce la excepción de prescripción de la acción de nulidad solicitada respecto a la marca nº 1.128.080 por ejercitarse transcurridos más de 5 años desde que pudo ejercitarse (folio 831, pág. 17 de la oposición).Así lo impone la doctrina jurisprudencial recogida, entre otras, en la STS de 19 de septiembre de 2013, que, con ocasión de la excepción de prescripción, distingue dos supuestos: a) si en primera instancia se ha omitido resolver la excepción planteada por el demandado por desestimar la demanda por otras consideraciones, la Audiencia sí debe enjuiciarla " sin necesidad de que la parte que la formuló, el demandado, apele o impugne la sentencia de primera instancia para sostenerla de forma expresa en la segunda instancia y sin necesidad de plantear la cuestión en la oposición al recurso pues está implícita en el ámbito de la apelación y se avoca su conocimiento al tribunal de segunda instancia. Solo así se evita incurrir en incongruencia omisiva" y b) si en primera instancia se desestima la excepción expresamente planteada por el demandado, pero se rechaza la demanda por otras consideraciones, la Audiencia solo puede analizar esa excepción si hay impugnación por el demandado sobre ese particular, pues de lo contrario debe considerarse consentida y no puede ser revocada por la sentencia de apelación, sin que sea suficiente para enervar esta apreciación que la parte demandada formulara en la oposición alegaciones sobre la prescripción y se limitara a solicitar la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia, ya que "(p)ara trasladar el examen de esta cuestión al tribunal de apelación era necesario que hubiese apelado la sentencia o la hubiera impugnado, combatiendo los extremos en los que le resultaba desfavorable, a raíz del recurso interpuesto por la contraparte"
Por último, tampoco...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
ATS, 10 de Junio de 2020
...la Sentencia dictada con fecha 13 de octubre de 2017 por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 680/2017, dimanante del juicio ordinario n.º 557/2013 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Mediante diligencia de ordenación la referida Audiencia Provin......