SAP Alicante 4/2017, 12 de Enero de 2017
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2017:177 |
| Número de Recurso | 448/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 4/2017 |
| Fecha de Resolución | 12 de Enero de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 448 (U-32) 16
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 98/16
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 4/17
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a doce de enero de dos mil diecisiete
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 174/14, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Confitería Dulcinea S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Ignacio Valdelomar Serrano; y como parte apelada la mercantil demandante, Ibercacao S.A.U., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Alicia Carratalá Baeza y dirigida por el Letrado D. Pablo Sola Martí, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 98/16, dictó Sentencia con fecha 7 de julio de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil IBERCACAO, S.A.U. contra la mercantil CONFITERÍA DULCINEA, S.L. por lo que, en consecuencia:
-
Declaro:
Que IBERCACAO, S.AU. es titular en exclusiva de la Marca de la Unión Europea nº 012152997 en clases 24, 30 y 35 y de las Marcas Españolas M-0221134, M- 3057679 y M-1934465 en clases 29 y 30.
Que IBERCACAO, S.A.U. tiene derecho exclusivo y excluyente frente a CONFITERÍA DULCINEA, S.L. respecto del signo "DULCINEA" para identificar los productos de las clases 29, 30 y 35. Que CONFITERÍA DULCINEA, S.L. ha infringido los derechos de exclusiva derivados del registro de la Marca de la Unión Europea nº 012152997 en clases 24, 30 y 35 y de las Marcas Españolas M-0221134 y M-3057679 en clases 29 y 30 al identificarse tanto la empresa como sus productos en el mercado con la razón social "CONFITERÍA DULCINEA, S.L." así como su exhibición en ferias internacionales bajo dicho nombre, y con la utilización de "CONFITERÍA DULCINEA" como nombre de dominio.
Que tales actos han ocasionados daños y perjuicios a la actora.
-
Condeno a la demandada
A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
A cesar inmediatamente en el territorio de la Unión Europea en el ofrecimiento y comercialización, puesta en el mercado, promoción, publicidad, distribución y, en general, explotación de los productos y servicios identificados con la denominación "DULCINEA" con imposición de multas coercitivas a razón de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción.
A modificar su denominación social de forma que no incluya el término "DULCINEA".
A cesar en el uso del nombre de dominio www.confiteríadulcinea.es y de cualquier otro que incluya el término "DULCINEA".
A destruir a su costa y bajo su responsabilidad los PACKAGINGSde los productos infractores así como los medios destinados EXCLUSIVAMENTE a cometer la infracción, material publicitario, así como cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner el signo en los productos Y QUE NO ADMITA UN USO ALTERNATIVO.
A indemnizar a la demandante en el importe de CUARENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS (49#28€) por los gastos de investigación, y la cantidad del 1% de la cifra total de negocio de los productos infractores desde los últimos cinco años.
A publicar la sentencia a su costa en una publicación especializada del sector de ámbito nacional.
A pagar las costas del procedimiento."
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 3 de octubre de 2016 donde fue formado el Rollo número 448/U-32/16 en el que se acordó por Auto de este Tribunal de fecha 21 de octubre de 2016, admitir la propuesta para la práctica de prueba testifical formulada en su escrito de apelación por la parte apelante, a cuyos efectos se señaló para su práctica vista el día 11 de enero de 2017, en el que tuvo lugar, quedando los autos vistos para deliberación, votación y fallo.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Antecedentes. Fundamentos de la decisión de la instancia y del recurso de apelación.
Del examen de la Sentencia de instancia resulta que la estimación de la demanda deducida por la mercantil Ibercacao SAU por infracción de las marcas de la unión y nacionales que invoca por razón del uso que la demandada, Confitería Dulcinea S.L., hace de la denominación social "CONFITERÍA DULCINEA S.L.", y de los nombres de dominio www.confiteriadulcinea.es y cualquier otro -por ejemplo, www.confiteria-dulcinea.comque incluya el término DULCINEA, trae su razón de ser en la consideración de que la actora es efectivamente titular (entre otras) de la marca nacional "DULCINEA" nº M-0221134 para la clase 30 -chocolates-, registrada el día 9 de abril 1949, de la marca nacional CHOCOLATES DULCINEA mixta nº M-1934465 para productos de la clase 30, registrada el día 5 de febrero de 1996, de la marca nacional DULCINEA mixta M-3057679 para la clase 29, de diciembre de 2012, de la marca nacional mixta M-2174382 para la misma clase, de junio de 2013 y de la marca de la unión mixta nº 012152997, para las clases 24, 30 y 35 registrada el día 2 de julio de 2015, en el hecho de que la demandada no es titular de marca alguna no obstante lo cual comercializa sus productos -confetis y azúcares decorativoscon su denominación social resaltando el término DULCINEA, productos todos comprendidos en la clase 30 como productos de confitería de donde concluye la Sentencia la estimación de la demanda tras rechazar la prescripción de las acciones ejercitadas y de la falta de competencia objetiva pues entiende que el uso de la palabra DULCINEA sobre en el envoltorio de los productos de la demandada lo es a modo de marca, razón por la que concluye que hay infracción por riesgo de confusión.
En desacuerdo con dichas conclusiones, formula recurso de apelación la mercantil demandada Confitería Dulcinea S.L., que articula en base a los siguientes motivos: vulneración del art. 24 CE en relación al intento de prueba de la prescripción de la acción o caducado por retraso desleal o tolerancia -proponiendo al efecto por otrosí, la práctica de la prueba denegada en la instancia-; en segundo lugar, por acumulación indebida de acciones derivadas de las marcas nacionales con la nacida de la marca comunitaria invocada; en tercer lugar por infracción del art. 9 RMU en relación tanto a la denominación social "Confitería Dulcinea S.L.", como en relación al nombre de dominio www.confiteriadulcinea.com por inexistencia de confusión por el uso del término Dulcinea y las diferencias aplicativas vinculadas a los signos en conflicto; en cuarto lugar, por infracción del art. 217 y 219 LEC en relación al art. 43-5 LM a la hora de fijar la indemnización en el 1% de la cifra de negocio de la demandada; y en último lugar, por indebida estimación de la pretensión de publicación de la Sentencia.
Examinaremos separadamente cada uno de los motivos en el contexto propuesto por el apelante y conforme resulta de la prueba practicada a lo largo del proceso.
Prescripción de la acción por violación marcaria. Caducidad por tolerancia. Retraso desleal. Alega la apelante que Confitería Dulcinea S.L., constituida en el año 1991, ha operado de forma pacífica y tolerada por la actora, conociéndolo desde hace más de cinco años a la fecha de la interposición de la demanda (la prueba solicitada se refiere a esto) la demandante.
Entiende por tanto que la acción está prescrita o caducada por tolerancia o cuando menos ejercitada con retraso desleal y por ello, con abuso del derecho e infracción del principio de la buena fe - art 7 CC -.
Posición del Tribunal.
No es preciso, en absoluto, el argumento expuesto. No lo fue en la instancia, con ocasión de la contestación, ni lo es ahora con ocasión del recurso de apelación pues, como si de figuras jurídicas equivalentes, análogas, asimilables o indistintas se tratara, empaqueta el apelante el argumento fáctico relativo al conocimiento por la actora del uso de los signos, en particular, de la denominación social, por tiempo muy superior a cinco años anteriores a la presentación de la demanda, para fundamentar o la prescripción extintiva de las acciones ejercitadas o la caducidad por tolerancia o el retraso desleal en el ejercicio de las citadas acciones por la demandante, cuando lo cierto es que se trata de institutos diferentes que se fundamentan en razones jurídicas propias que requieren del cumplimiento de específicos requisitos en su aplicación.
Es por ello que consideramos conveniente examinar cada una de estas figuras, señalando las diferencias existentes entre ellas y los requisitos a cumplir para su aplicación y su proyección en el caso que nos ocupa.
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