STS, 17 de Julio de 2009

"Directa S.I.M.p.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2941/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de julio de 2002, confirmado el 24 de julio de 2003, que denegó la inscripción en España de la marca internacional número 748.229, "Directa".

En su escrito de demanda, de 10 de septiembre de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que declarando haber lugar a la demanda, estime el recurso y revoque las expresadas resoluciones registrales, decretando, en consecuencia, la concesión de la marca internacional 748.229 Directa para los productos y servicios que reivindica en las clases 9 y 36 del Nomenclátor, con la renuncia expresa al ámbito aplicativo expuesta en el cuerpo de este escrito, es decir, a los servicios financieros de compañías de seguros". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 12 de mayo de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo y confirmando como ajustada a Derecho la resolución impugnada".

"Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A." contestó a la demanda con fecha 19 de octubre de 2005 y suplicó sentencia "por la que desestime íntegramente la demanda y se amplíe la causa o motivo de inviabilidad registral de la marca internacional 748.229 Directa al expreso reconocimiento de incompatibilidad con las marcas españolas nos. 2.263.669, 2.263.670, 2.263.671, 2.263.672, 2.263.673, 2.263.674 Bolsa Directa BBV, propiedad de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con expresa condena en costas a la parte demandante, tal y como en Derecho procede". Por otrosí se opuso al recibimiento a prueba.

"Direct Line Insurance, Plc." contestó igualmente a la demanda con fecha 22 de diciembre de 2005 y suplicó sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo, absolviendo a la Administración pública de la demanda formulada contra la misma y confirmando el acuerdo recurrido que denegó la protección en España al registro internacional de marca nº 748229 Directa".

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 31 de enero de 2006 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de diciembre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la procuradora Dª. María Isabel Campillo García, en representación de la entidad contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de julio de 2003, que en vía de recurso de alzada denegó el registro de la marca internacional mixta de su titularidad número 748.229 denominada Directa en las clases 9 y 36 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, por ser esta resolución conforme a Derecho. No se hace expresa condena en costas".

Con fecha 6 de marzo de 2008 "Directa S.I.M.p.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 738/2008 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Único: "en relación con el art. 12.1.a) de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en vigor con relación al presente procedimiento en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ), y artículos 6 quinquies B1 del Convenio de la Unión de París y 5 del Arreglo de Madrid, así como jurisprudencia concordante".

"Direct Line Insurance Plc" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación imponiendo las costas a la recurrente.

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 20 de abril de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 15 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de diciembre de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Directa S.I.M.p.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción en España de la marca internacional número 748.229, "Directa", para distinguir productos de la clase 9 (en concreto "programas informáticos (softwares) destinados a actividades financieras de corredurías de bienes muebles") y servicios de la clase 36 (en concreto, "servicios financieros ante la SIM, de bancos, de compañías de seguros y de corredores de finanzas") del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca internacional número 748.229, "Directa", solicitada por "Directa S.I.M.p.A.", se habían opuesto:

1. "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A." en cuanto titular de las marcas "Bolsa Directa BBV" números 2.263.669 (2) (que ampara productos de la misma clase 9, en concreto "programas de sistemas operativos grabados para ordenadores; tarjetas magnéticas; tarjetas magnéticas de identificación; tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador; aparatos para el registro, transmisión o reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registro magnéticos; discos acústicos"), 2.263.670 (clase 16), 2.263.671 (clase 35), 2.263.672 (clase 36), 2.263.673 (clase 38) y 2.263.674 (clase 42),

2. "Direct Line Insurance PLC" en cuanto titular, entre otras, de la marca nacional "Línea Directa" número 1.954.034 para distinguir servicios de seguros, financieros y bancarios en la clase 36.

El organismo registral opuso, además, de oficio la incompatibilidad con otras marcas y entre ellas la número 2.252.251 "Línea Directa" para servicios de la clase 36 (seguros, negocios comerciales, financieros, monetarios, inmobiliarios y bancarios).

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], ya que la marca internacional impugnada Directa presenta evidentes semejanzas con la marca oponente Línea Directa [número 2.252.251], dada la identidad fonético-denominativa que existe en el término 'Directa', común en ambas marcas, que es el que concentra la mayor carga distintiva en los respectivos conjuntos, coincidiendo además los dos distintivos enfrentados en su ámbito aplicativo".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general en materia de comparación de marcas, fueron las siguientes:

"[...] En el caso que nos ocupa, tras verificar el oportuno examen comparativo de conjunto entre las marcas enfrentadas, debe mantenerse la incompatibilidad apreciada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues la marca denegada solo se integra del término Directa, que por su escaso poder diferenciador no la confiere identidad propia que impida su confusión o asociación con la marca opuesta en el acuerdo impugnado denominada Línea Directa e incluso con las marcas cuya titularidad corresponde a la otra entidad codemandada, de las que parece que deriva, aun a pesar de la naturaleza mixta de la citada marca Línea Directa, que presenta un elemento gráfico irrelevante por consistir en la mera reproducción de su denominación en letras mayúsculas bordeadas; teniendo en cuenta además la relación existente entre sus respectivos objetos de protección dentro de los servicios comprendidos en la clases 9 y 36 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, aun excluyendo los servicios financieros de compañías de seguros; y por otra parte, la intervención de la Administración, el sometimiento a la legislación del Mercado de Valores y la concesión del registro de la marca actora en otros países sirven para que esta se conceda en España concurriendo el obstáculo legal examinado y el consiguiente riesgo de confusión o asociación en el mercado. Y por ultimo no resulta de aplicación la jurisprudencia invocada referida a otras denominaciones y objetos distintos que los enfrentados en este litigio."

El recurso de casación consta de un solo motivo, fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. La sociedad recurrente considera infringidos el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y los artículos 6 quinquies B1 del Convenio de la Unión de París y 5 del Arreglo de Madrid, así como la jurisprudencia que los interpreta.

El desarrollo argumental del motivo no es sino la expresión de la discrepancia de la recurrente con el juicio de comparación llevado a cabo por el organismo registral y por la Sala de instancia. Discrepancia que se desenvuelve tanto en el plano denominativo como en el de los productos protegidos por las marcas en liza.

1. Desde la primera perspectiva considera la sociedad recurrente que "el vocablo Línea es el que primero capta la atención del público, siendo además una palabra breve y fácilmente recordable, que va a excluir toda similitud con la denominación Directa". Afirma que "entre las denominaciones 'Directa' y 'Línea Directa' no existe ninguna similitud a nivel conceptual ya que ambas evocan cosas diferentes. Además, el hecho de que sólo un elemento de los signos tenga el mismo significado para el público de referencia, lo que ocurre en este caso, puede no ser suficiente para dar lugar a una declaración de riesgo de confusión."

2. Desde el punto de vista aplicativo mantiene, como ya hiciera en la instancia, que los productos y servicios para los que ha sido solicitada la marca "Directa" se dirigen "a un público inversor extremadamente especializado y perspicaz que conoce y estudio sobradamente dichos productos, así como las compañías que los ponen en el mercado [...] consumidores expertos en su campo de actividad, de modo que, en ningún caso, podrían confundir los productos amparados por la marca obstaculizante, propios de compañías de seguros que en nada tienen que ver con las Sociedades de Valores y los cubiertos por la marca solicitada".

Subraya, a estos mismos efectos, que "la marca obstaculizante, si bien distingue en enunciado general de la clase 36, es notoria en España en el mundo de los contratos de seguros como consecuencia de campañas publicitarias realizadas al respecto. Es decir, se trata de dos campos completamente ajenos, aunque estén encuadrados en la misma clase del Nomenclátor". Y concluye que el hecho de que ambas marcas señalen productos y servicios contenidos en clase 36 del Nomenclátor no implica que sean necesariamente similares.

El motivo debe ser rechazado pues el presupuesto del que parte (la falta de semejanza entre los signos, susceptible de inducir a confusión a los consumidores) no puede ser aceptado en el marco de este recurso, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplican las normas ahora invocadas.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6 de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, generen un riesgo de confusión en el público -el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior-, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, similitud, riesgo de confusión y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o alcanzado conclusiones patentemente erróneas o irracionales, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados carecen de los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es irrazonable afirmar que las marcas enfrentadas presentan en este caso la semejanza determinante de su incompatibilidad que aprecia el tribunal de instancia. Sus consideraciones sobre el parecido entre "Directa" y "Línea Directa" para servicios similares, sobre la base del "escaso poder diferenciador" de aquella única expresión, entran, sin duda, en el campo de la razonabilidad, aunque no sean compartidas por la recurrente, y resultan no arbitrarias o incursas en error patente. Y este mismo juicio es aplicable al razonamiento sobre la irrelevancia del componente gráfico de "Línea Directa" pues se limita a la mera exposición en mayúsculas de esta denominación.

En lo que se refiere a la relación entre los servicios amparados por uno y otro signo el juicio del tribunal de instancia es igualmente razonable. La marca internacional que se pretende inscribir en España ha sido solicitada, finalmente, para prestar servicios financieros y bancarios. Aun cuando en su escrito de demanda la parte actora renunciara a la protección "de los servicios financieros de compañías de seguros", subsiste su solicitud de amparar con la nueva marca otros muchos servicios generales en los ámbitos financieros y bancarios, en los que sin duda existe coincidencia con los amparados por la marca prioritaria "Línea Directa".

Trata la recurrente de minimizar la obvia relación aplicativa afirmando que los servicios amparados por la marca obstaculizante son los propios de las compañías de seguros y que es en este ámbito donde "Línea Directa" goza de notoriedad. Pero no tiene en cuenta que el juicio de comparación ha de hacerse según las características propias de la marca prioritaria tal como constan en la Oficina Española de Patentes y Marcas, no en función de otras circunstancias extrarregistrales. Y, desde este punto de vista, "Línea Directa" está inscrita para identificar en general servicios de la clase 36 que van mucho más allá del sector de los seguros, como son los "financieros, monetarios, inmobiliarios y bancarios" en general. Aun cuando no se trate de una marca notoria en algunos de estos sectores no por ello deja de gozar de la protección registral que le confiere su inscripción prioritaria.

Tampoco es un argumento que debilite la obvia relación aplicativa el hecho de que la nueva marca pretenda dirigirse a un "público inversor extremadamente especializado". La tesis de la recurrente a este respecto vuelve a basarse en el supuesto contraste entre el segmento del mercado de inversión y el que, a su juicio, corresponde a la marca obstaculizante "que pese a distinguir el enunciado general de la clase 36, es conocida en el sector de los contratos de seguros, y es para esos productos para los que se utiliza la misma, habiendo renunciado expresamente mi representada a esos servicios". Ya hemos subrayado que la protección registral de la marca inscrita se extiende a todos los productos o servicios para los que solicitó y obtuvo aquélla, y no sólo a los más relevantes o conocidos en su trayectoria ulterior. "Línea Directa" podría proteger, en consecuencia, desde el punto de vista marcario, los mismos servicios financieros y de inversión que la marca aspirante.

A lo largo del motivo se han citado en apoyo de los argumentos impugnatorios diversas sentencias de esta Sala. De modo reiterado hemos puesto de relieve la escasa virtualidad de estas citas dado el casuismo existente en materia de signos distintivos, de modo que sólo ante precedentes muy próximos a las marcas enfrentadas pueden tener valor argumentativo las referencias jurisprudenciales correspondientes, lo que aquí no ocurre.

También se han invocado precedentes registrales de admisión de signos que incorporan los vocablos "Línea Directa". Pero en todos ellos a esta expresión se añadían otras suficientemente identificativas de la procedencia empresarial de los servicios correspondientes, lo que tampoco sucede en este caso. Alguna de aquellas marcas ha sido objeto de recurso jurisdiccional y si hemos confirmado la validez de su registro fue precisamente por la adición de otros términos diferenciales. A este respecto en nuestra sentencia de 14 de julio de 2004 (recurso de casación número 2931/2001 ) reseñamos algunos de los precedentes pronunciamientos en la materia.

En conclusión, ante la doble semejanza de los servicios distinguidos por las marcas enfrentadas y de los elementos denominativos de ambas, susceptible de provocar riesgo de confusión, fue correctamente denegado el acceso al registro de la marca internacional número 748.229 "Directa" para distinguir productos en clase 9 y 36 del Nomenclátor. No resultaba, pues, aplicable la prohibición prevista en el artículo 12.1, apartado a), de la Ley 32/1988, de Marcas, precepto que la Sala de instancia no infringe en su sentencia.

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español