STSJ Comunidad de Madrid 639/2016, 9 de Septiembre de 2016
| Ponente | FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA |
| ECLI | ES:TSJM:2016:9423 |
| Número de Recurso | 658/2009 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 639/2016 |
| Fecha de Resolución | 9 de Septiembre de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.33.3-2009/0137225
RECURSO 658/2009
SENTENCIA NÚMERO 639/2016
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----Iltmos Señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
-------------------En la Villa de Madrid, a nueve de septiembre de dos mil dieciséis.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 658/2009, interpuesto por GILEAD SCIENCES, INC, representada por el Procurador Sr. Gafas Pacheco, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2009 desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la dictada el 9 de marzo de 2009 denegando la inscripción del certificado complementario protección nº 200.500.034 "ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDOS". Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Abogado del Estado.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada. Solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
Que habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado; señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 8 de septiembre de 2016, en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª Fátima Blanca de la Cruz Mera.
El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas referida en el encabezamiento de esta sentencia, denegatoria de la solicitud de inscripción del certificado complementario protección nº 200.500.034 "ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDOS", referido a un medicamento conocido como "TRUVADA", que contiene la combinación de dos compuestos con propiedades antivirales, a saber, emtricitabine y tenofovir disoproxil.
La resolución denegó el CCP siguiendo el informe emitido por los Servicios Técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al considerar que "Ninguna de las reivindicaciones de la patente de base recoge, explícitamente, una formulación farmacéutica que contenga los compuestos de la invención con emtricitabine", considerando por tanto "que el producto objeto de certificado, la combinación de emtricitabine con tenofovir disoproxil, no está incluido en las reivindicaciones de la patente de base y que, por tanto, se incumple lo establecido en el Art. 3.a) del Reglamento (CEE) 1768/92". Previamente se hacía constar que el compuesto denominado tenofovir disoproxil era uno de los recogidos en la reivindicación 1 de la patente ES2198003.
La mercantil recurrente se muestra disconforme con el criterio denegatorio impugnado, sosteniendo la tesis de que el producto solicitado está protegido por la patente de base ES219800, argumentando con apoyo en un informe pericial acompañado al escrito de demanda, que en atención a la concreta argumentación contenida en la resolución denegatoria, el Reglamento (CEE) 1768/1992 no exige una explícita reivindicación en la patente de base del compuesto que se afirma de contrario no estar contenido en ella, amén que la reivindicación nº 27 de la patente de base se refiere a otros ingredientes activos, que incluye el emtricitabine.
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, considera que la resolución impugnada es conforme a Derecho, por lo que solicita la desestimación del recurso origen de las presentes actuaciones, remitiéndose al informe técnico que fundamentó aquélla.
La más reciente doctrina jurisprudencial en materia de CCP en relación con la interpretación del art. 3.a) del Reglamento (CEE) 1768/92 se recoge, entre otras, en la STS de 29 de mayo de 2015 (recurso de casación nº 3402/2013 ) en el siguiente sentido:
" Tampoco puede ser acogido el motivo de casación segundo, en el que, como vimos, se alega la vulneración de los artículos 3.a / y 5 del Reglamento CE 469/2009, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, en relación con la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2007 (casación 6890/2004 ), así como en las decisiones prejudiciales del TJUE en el asunto C-392/97 -que se cita en la sentencia recurrida- y en los asuntos C-322/10, C-422/10, aduciendo el Abogado del Estado, en síntesis, que de acuerdo con esas normas y la jurisprudencia que cita no se pueden conceder CCP para principios activos que no se mencionan en el texto de las reivindicaciones de la patente de base.
Sucede que la jurisprudencia que interpreta y aplica los citados artículos 3 y 5 del Reglamento CE 469/2009 es menos rígida de lo que se pretende en el motivo de casación, y, más bien al contrario, ha sido matizada en sentencias del propio Tribunal de Justicia que luego han encontrado reflejo en los más recientes pronunciamientos de este Tribunal Supremo, entre los que cabe citar las sentencias de esta Sala de 28 de septiembre de 2012 (casación 6362/2011 ), 16 de diciembre de 2013 (casación 4550/2012 ) y 15 de diciembre de 2014 (casación 3370/2013 ). En nuestra citada sentencia de 16 de diciembre de 2013 (casación 4550/2012 ) hacíamos una amplia reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 2011 (asunto C-322/10 ), en la que se destaca que tanto el Reglamento (CE) nº 469/2009, como el Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, pretenden fomentar la investigación farmacéutica y fitosanitaria de modo sostenible, desde la perspectiva económica y estrictamente científica, que permita desarrollar unos productos que puedan mejorar la salud pública o la calidad de la producción vegetal.
Así, en la STJUE de 24 de noviembre de 2011 (asunto C-322/10 ) el Tribunal de Justicia razona, en lo que ahora interesa, en los siguientes términos:
« ( ...) 30 Con carácter preliminar, procede recordar que el objetivo fundamental del Reglamento nº 469/2009 consiste en garantizar una...
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