SJMer nº 6 428/2014, 8 de Septiembre de 2014, de Madrid
| Ponente | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN |
| Fecha de Resolución | 8 de Septiembre de 2014 |
| ECLI | ES:JMM:2014:3545 |
| Número de Recurso | 914/2012 |
JDO. DE LO MERCANTIL N. 6
MADRID
SENTENCIA: 00428/2014
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO: Ordinario nº 914/12
ASUNTO: Sentencia definitiva
SENTENCIA Nº 428/14 .
En la Villa de Madrid, a OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
Vistos por el SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN , Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta Villa y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO , seguidos en este Juzgado con el Nº 914/12 , seguidos a instancia de la entidad THE MTNG GLOBAL EXPERIENCE, S.L. , a instancia de MTNG EUROPE EXPERIENCE, S.L. , y a instancia de AYMERICH INVER, S.L. , representadas por el Procurador Sr. Rico Maesso y asistidas del Letrado D. Carlos Lema Devesa; contra DÑA. Celsa y la mercantil COMERCIO KAILIDA ESPAÑA, S.L. , representadas por la Procuradora Sra. Rujas Martín y asistidas del Letrado D. Emilio Calderón Arnedo; sobre acción de nulidad e infracción de marca ; y,
El expresado demandante formuló demanda de 22.11.2012 que por reparto correspondió a este Juzgado contra la ya citada demandada, por los cauces del juicio ordinario, pretendiendo: 1.- se declare: a) que la codemandada DÑA. Celsa , al solicitar la marca mixta nº 2893359, ha vulnerado el art. 6 y 9 de la Ley de Marcas ; b) que la codemandada DÑA. Celsa solicitó la marca citada de mala fe y con fraude de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las actoras; c) que la codemandada COMERCIO KAILIDA ESPAÑA, S.L. ha infringido los derechos marcarios y de diseño propiedad de los demandantes, así como los derechos de propiedad intelectual en la comercialización de las zapatillas que incorporan signos distintivos y diseños propiedad de las actoras; d) que la codemandada COMERCIO KAILIDA ESPAÑA, S.L. ha realizado actos de competencia desleal; y 2.- se condene: a) a DÑA. Celsa y a la mercantil COMERCIO KAILIDA ESPAÑA, S.L. a estar y pasar por los pronunciamientos declarativos, correspondientes a los mismos; b) se decrete la nulidad del registro de la marca española mixta nº 2893359, cuya titularidad registral ostenta la codemandada DÑA. Celsa , por incurrir dicho registro en nulidad absoluta, o subsidiariamente, en nulidad relativa, y en consecuencia se ordene a la O.E.P.M. la cancelación de dicho registro; c) a la mercantil codemandada COMERCIO KAILIDA ESPAÑA, S.L. a que cese de inmediato en la utilización de la marca "m", tal cmo viene haciendo o en cualquiera de sus formas o manifestaciones de uso y utilización, que supongan unfracción de los derechos marcarios de las actoras, así como del uso de los diseños industriales registrados a favor de las actoras y especificados en demanda; debiendo retirar y destruir cualquier producto que plasme esos signos distintivos, y los zapatos que incorporen los citados diseños; d) a que los demandados procedan a la publicación del fallo de la sentencia en el plazo de un mes desde la firmeza de la misma, y a media página, mediante la inserción de los correspondientes anuncios en dos periódicos de ámbito nacional (EL PAIS y ABC) y si no lo hicieran a facultar a la demandante a realizarlo a costa de los demandados; e) a la mercantil COMERCIO KAILIDA ESPAÑA, S.L. a que indemnice a los actores por infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y en concepto de daños y perjuicios al pago de la suma de 280.944,00.-€, o la que en su caso sea determinada por el perito judicial se se nombre al efecto; y f) costas; alegando en apoyo de su pretensión los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que aparecen unidos.
Previa subsanación de defectos procesales, admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Decreto de 7.12.2012, se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil , previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
Por escrito de fecha 20.2.2013 de la Procuradora Sra. Rujas Martín en representación de las demandadas se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones de derecho que constan en su escrito, acompañando la prueba documental que estimó oportuna.
Por Diligencia de fecha 25.2.2013 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa. En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes. Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada no se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
Admitida parcialmente la prueba propuesta, se convocó a las partes a la celebración de juicio, en el cual se practicó la prueba admitida con el resultado que obra en autos.
Practicada la prueba propuesta, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que constan en el acta de juicio, quedando para resolver.
Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
Fijación de lo pedido y orden de examen de las causas de pedir.
A.- Las actoras, con invocación conjunta y principal de los regímenes jurídicos de las creaciones industriales marcarias, de las creaciones intelectuales y reguladoras de las conductas competenciales, ejercita 4 pretensiones mero declarativas y 6 pretensiones de condena.
Del examen de éstas [-las de condena-] resulta: (i) que la declaración de nulidad [-ordinal b)-] resulta pretensión mero declarativa, siendo constitutiva la solicitada cancelación registral, por lo que la misma se analizará junto con las restantes pretensiones de dicha naturaleza; y (ii) que con la única salvedad de la condena indemnizatoria [-ordinal e)-], las restantes pretensiones de condena resultan propias de las acciones por nulidad e infracción de derechos marcarios, resultando ausente toda referencia a la cesación o remoción de los efectos de la infracción por derechos exclusivos de propiedad intelectual o por conductas desleales.
B.- Así articulado lo pedido y la causa de pedir, debe recordarse que es doctrina pacífica recogida -entre otras- en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 18.2.2013 [ROJ: SAP M 2930/2013 ] que "... Como hemos venido señalando en otras ocasiones - entre otras, sentencia de 4 de mayo de 2006- la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. Se alude así a la teoría de los círculos concéntricos (BERCOVITZ A. "La formación del Derecho de la Competencia, ADI, 1975) para explicar gráficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (Propiedad industrial y Competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella. De este modo la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 ha puesto de manifiesto que la represión de la confusión desleal no está predispuesta para duplicar la protección ya conferida a los derechos de exclusiva sino para complementarla, de manera que funciona ante la inexistencia de unos derechos de exclusión - "en lugar de" - o bien "más allá" de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión ...".
Y en materia de propiedad intelectual en un posible solapamiento respecto a la normativa de competencia desleal, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11.2.2007 que " ...No considera la Sala adecuada esta intercambiabilidad o "indiferencia" en la protección por la normativa de propiedad intelectual y de competencia desleal, de modo que unos mismos hechos y unas mismas consideraciones jurídicas puedan llevar indiferentemente a la protección por la una o por la otra. Como ya ha sostenido esta Sala anteriormente (sentencia de 18 de mayo de 2006, rollo de apelación 160/2006 ) la doctrina ha venido entendiendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de la normativa de propiedad industrial ( marcas , patentes y diseño industrial) o intelectual a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa...
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