STS 379/2008, 20 de Mayo de 2008

El Juzgado de Primera Instancia de Barcelona nº 38 conoció del Juicio de Menor Cuantía nº 456/96-3ª, seguido a instancia de OAKGROW CORPORATION, N.V. y otros contra la Fundación "MORÉ DE MORA" y la Asociación "CULTURA Y TRABAJO". Las actoras postulaban sentencia en la que se condenara a las demandadas a la cesación en la utilización de las marcas y rótulos "SEK" y "Sant Estanislau de Kostka", obligando al cambio de la denominación del Centro de Enseñanza sito en C/. Riera de Can Toda, 29-31, 08024 Barcelona, y cualesquiera otros centros (1), ordenando la destrucción de cualquier publicidad, papel de cartas, sobres, rótulos, membretes, sellos u otra documentación de las citadas Fundación y Asociación en las que aparezca cualquiera de las referidas denominaciones (2); así como al pago de la correspondiente indemnización para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, que será concretada en ejecución de sentencia (3), con imposición de costas.

Las demandadas comparecieron y contestaron la demanda:

1. La Asociación "CULTURA y TRABAJO" manifestó que había ostentado la titularidad de la escuela Sant Estanislau de Kostka- SEK hasta que, en 12 de mayo de 1995, transfirió dicha titularidad a la Fundación MORÉ DE MORA, que asumió toda clase de derechos y obligaciones, mediante escritura pública, con transmisión de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles. Opone, por ello, la excepción de falta de legitimación pasiva.

2. La Fundación MORÉ DE MORA se opuso la excepción de falta de legitimación activa de los demandantes, en concreto de las actoras OAKGROW CORPORATION, N.V. y LOUSONVILLE INSVESTMENTS, N.V., por no haber acreditado la titularidad que se atribuyen; y de las ocho restantes actoras, porque ninguna de ellas acredita titularidad de marca o rótulo registrado en España. Acto seguido se opone a la demanda, solicitando la absolución, y formula reconvención, en la que postula la nulidad de las marcas "Sant Estanislao de Kostka" que puedan obrar inscritas en España a favor de las sociedades antillanas demandantes y, subsidiariamente, solicita se declare la caducidad de dichas marcas.

Por Sentencia dictada en 27 de julio de 1998, el Juzgado desestimó la demanda y absolvió a la demandadas; estimó la reconvención y declaró la nulidad de la marca "Colegio de San Estanislao de Kostka" nº 186.980, inscrita, en su caso, en España a favor de OAKGROW CORPORATION, N.V. y de LOUSONVILLE INVESTMENTS, N.V., con remisión del correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la pertinente cancelación de su inscripción, y con imposición de las costas a las actoras y reconvenidas.

Interpusieron las actoras Recurso de Apelación, del que conoció la Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Rollo 1.075/98. Esta Sala, por Sentencia que dictó en 20 de noviembre de 2000, estimó en parte el Recurso interpuesto por las actoras y resolvió: (a) mantener el pronunciamiento desestimatorio de la demanda; (b) modificar el fallo de la sentencia en el sentido de (b.1) desestimar la acción de nulidad de la marca Colegio de San Estanislao de Kostka nº 186.980; (b.2) estimar la acción de caducidad por no uso de la misma, ambas pretensiones sostenidas por medio de reconvención; y (b.3) sustituir los pronunciamientos condenatorios en costas de primera instancia por la declaración de que cada parte pagará las suyas y las comunes por mitad, tanto en cuanto a la demanda cuanto a la reconvención. Sin especial pronunciamiento respecto de las costas de apelación.

Contra la expresada sentencia han interpuesto Recurso de Casación las sociedades actoras y apelantes (OAKGROW CORPORATION, N.V. y otras) y la Fundación MORÉ DE MORA, codemandada, actora reconvencional y apelada. La representación de las actoras presenta tres motivos de casación, uno de ellos acogido al ordinal 3º y los otros dos al 4º del artículo 1692 LEC 1881. En el Recurso presentado por la Fundación antes indicada se presentan tres motivos, todos ellos por el cauce del ordinal 4º del artículo 1692 LEC. Los Recursos fueron admitidos por Auto de 25 de marzo de 2004. Oportunamente, ambas partes han presentado escrito de impugnación del recurso formulado de adverso.

Para votación y fallo se señaló el día 24 de abril de 2008, fecha en la que efectivamente tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS

En el primero de los motivos, sin indicación del ordinal del artículo 1692 LEC 1881 al que se acoge, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 359 LEC 1881, que se habría producido al incurrir la sentencia recurrida en incongruencia omisiva, por dejar de tratar la sentencia puntos litigiosos planteados por la parte actora.

Se refieren las recurrentes a la imputación de actos de competencia desleal, que consistirían en actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena. El recurso sostiene que la sentencia ha limitado de forma arbitraria los puntos de discusión, ha cortado de raíz la oportunidad de considerar las acciones ejercitadas sobre competencia desleal y no guarda coherencia en los argumentos expuestos en los Fundamentos Jurídicos Segundo C) y Quinto B).

El motivo se desestima.

Ante todo, hay que recordar que la congruencia, que forma parte de la tutela judicial efectiva a la que se refiere el artículo 24 de la Constitución (SSTC 54/1985, de 18 de abril; 242/1988, de 19 de diciembre, etc.), como tantas veces ha dicho esta Sala (SSTS 1 de febrero, 27 de septiembre, 24 de octubre, 30 de noviembre, 10 y 12 de diciembre de 2006, 28 de febrero, 16 de marzo, 16 de mayo de 2007, entre las más recientes), se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre los pedimentos de las partes, oportuna y convenientemente deducidos, y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta lo que se pide y la causa de pedir o hechos en que se fundamenta la pretensión deducida. Es decir, que consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de esa petición, pero no implica "un paralelismo servil del razonamiento que sirve de fundamento a la sentencia con las alegaciones o argumentaciones de las partes", sino que el Juez decida las cuestiones controvertidas, explícita o implícitamente, siempre que en ambos casos la respuesta judicial sea nítida y categórica (SSTC 67/1993, de 1 de marzo; 171/2003, de 27 de mayo, etc). En definitiva, la congruencia se refiere a la adecuación entre el petitum de la demanda y el fallo, pero no es extensible a una necesaria identidad entre los preceptos alegados por las partes y las normas cuya aplicación considere procedente el órgano jurisdiccional (SSTC 48/1989, de 21 de febrero; 118/1989, de 3 de julio, etc.; SSTS 31 de enero de 1986, 12 de marzo y 8 de mayo de 1990, 30 de abril y 13 de julio de 1991, etc.)

En el caso, la Sala de instancia pone de relieve la carencia de prueba del riesgo de confusión, subrayando la distancia entre los centros y las diferencias de denominación y de entidades gestoras, que son factores o elementos obstativos de tal confusión y de la posibilidad de explotación de la reputación ajena (FJ Segundo, C). En cambio, en el FJ Quinto, apartado B, está señalando que, en principio, y a diferencia de lo que ocurre con las marcas gráficas, cuya certificación no se ha aportado, cabría, respecto de la marca descriptiva Colegio San Estanislao de Kostka, nº 186.980, que se hubiera producido violación del derecho de exclusiva, por asociación en los consumidores, como consecuencia de la utilización, por la Fundación demandada, sin cobertura registral alguna, del signo Sant Estanislau de Kostka, aunque tal uso se produce desde 1939 y con las pertinentes autorizaciones administrativas. No hay contradicción ni discordancia entre los argumentos señalados, sobre todo teniendo en cuenta que en el primero se descarta la confusión prevista como efecto de la acción relevante en el artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, pues, como acertadamente apunta la Sala de instancia, se trata, en el caso, de la protección de un derecho de exclusiva, y la represión de la confusión desleal no está predispuesta para duplicar la protección que ya el sistema de marcas dispensa a los signos distintivos registrados, sino para complementarla, de modo que funciona, como han puesto de relieve la jurisprudencia (SSTS 6 de junio y 11 de julio de 1997 ) y la doctrina, ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión. La acción ejercitada ha sido correctamente identificada por la Sala de instancia, al examinar las pretensiones deducidas, cuya causa petendi no cabe encontrar tampoco en hechos que manifiesten la explotación de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia desleal), sobre los que ha habido escasa o nula alegación, además de que han quedado totalmente ayunos de prueba.

En el segundo motivo, que se acoge al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 4 de la Ley de Marcas (de 1988 ), en relación con el artículo 53 de la misma Ley. En el recurso se dice que la Sentencia considera que no se ha acreditado el uso real y efectivo de la marca, pero tal conclusión se extrae sin más argumentación y sin aplicar lo dispuesto en el artículo 4.2.a) de la Ley de Marcas (de 1988 ), que regula las condiciones de uso de una marca a los efectos previstos en el artículo 53, pues desconoce que el constante uso de los distintos elementos de la marca en cuestión, no de la marca en su forma completa, ya constituye acreditación del uso en el sentido del artículo 53 de la Ley de Marcas.

El motivo se desestima.

El artículo 4 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, preveía, en el apartado 1, que si en el plazo de cinco años, contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso real y efectivo en España, o si el uso hubiera sido interrumpido durante cinco años, la marca quedaría sujeta a las sanciones previstas en la Ley, a menos que existieran causas justificadas. La sanción prevista para el supuesto de que la marca "no haya sido usada con arreglo al artículo 4 de la presente Ley " se fijaba en el artículo 53, cuyo apartado a) contemplaba expresamente la caducidad por esta causa. El número 2 del artículo 4 contenía varias previsiones sobre supuestos de uso, entre la cuales, el apartado a) incluía : "..El empleo de la marca de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada..."

A la apreciación de la Sentencia recurrida sobre la falta de prueba del uso de la marca oponen las recurrentes su interesada versión, sin acudir a la única vía posible, que consistiría en demostrar un error de Derecho en la apreciación de la prueba lo que, como tantas veces ha dicho esta Sala (SSTS 11 de abril y 20 de noviembre de 2000, 20 de junio de 2001, 10 de febrero de 2005, entre muchas otras) exige la cita del precepto valorativo que se considere infringido y "el razonamiento adecuado en orden a que, de haber sido aplicado correctamente, cabría sentar la base fáctica para obtener el efecto jurídico pretendido". Se trata de una cuestión de hecho, limitadamente revisable en casación, que no es una tercera instancia y por ello no consiente una nueva valoración conjunta de la prueba (SSTS 22 de abril, 29 de septiembre, 25 de octubre, 11 y 30 de noviembre de 2004, 3 y 10 de febrero y 23 de mayo de 2005, etc.) salvo en los supuestos de error de Derecho o en los casos de error patente, en los términos que ha definido la jurisprudencia constitucional (SSTC 150/2000, de 12 de junio; 112/1998, de 1º de junio; 180/1998, de 12 de septiembre; 281/2000, de 27 de noviembre, entre otras) señalando que ha de tratarse, en todo caso, de un error determinante de la decisión, soporte único o básico de la ratio decidendi, imputable al juzgador y no inducido por la parte, patente, es decir, inmediatamente verificable de forma clara e incontrovertible. Lo que está lejos de ocurrir en el caso.

La sentencia, por lo demás, aplica correctamente los criterios o parámetros de valoración. Como decía la Sentencia de 23 de junio de 2006, que cita la Sentencia del TJCE de 11 de marzo de 2003, "para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida (STS 3 de noviembre de 2000 ) y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado (STS 22 de enero de 2000 )".

En el motivo tercero, que se acoge al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes "error de hecho en la apreciación de las pruebas que constan en autos" y que consistirían en un defecto de apreciación de uno de los documentos que obran en autos, en el cual constan, a juicio de las recurrentes, los componentes gráficos de las marcas que la Sala de instancia no ha valorado.

El motivo se desestima.

Se trata, pues, de combatir la afirmación de la Sala de instancia en orden a la imposibilidad de examinar la posibilidad de una violación de las marcas gráficas (Vide antes, FJ Preliminar, 10) que la sentencia recurrida manifiesta no poder hacer por carecer de prueba sobre las características gráficas.

El motivo es inviable, ante todo, porque tras la reforma de la casación operada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, no cabe fundamentar un motivo sobre la existencia de un "error de hecho" en la apreciación de la prueba. Las recurrentes, además, omiten que, como ha indicado la Sentencia recurrida en el Fundamento Jurídico Cuarto, in limine, no aportaron las certificaciones, a las que el artículo 31.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 645/1990 de 18 de mayo, daba valor de único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales. No se dan los caracteres que, según se ha visto en el anterior Fundamento Jurídico, permitirían fundar en la existencia de un error patente la revisión de la sentencia recurrida.

2. RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA FUNDACION "MORÉ DE MORA".-

En el primero de los motivos, por el cauce del ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncia la recurrente la infracción de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al venir expresamente establecido dicho fallo - dice- aplicando a la acción de nulidad de marca ejercitada en el litigio la legislación anterior a dicha Ley de marcas.

El motivo ha de ser desestimado.

La Sentencia recurrida ha desestimado la acción de nulidad de la marca número 186.980 "Colegio San Estanislao de Kostka", descriptiva, si bien ha prosperado la acción de caducidad por no uso de dicha marca.

Son datos de importancia para la resolución los siguientes :

1. La marca número 186.980 se concedió antes de la vigencia de la Ley 32/1988, que entró en vigor en 12 de mayo de 1989 (Disposición Final 1ª, STS 29 de septiembre de 1997 ).

2. El litigio se inicia en 7 de junio de 1996.

Según la sentencia recurrida, se ha de aplicar el artículo 124.13 (sic) del Estatuto de la Propiedad Industrial, ya que la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 32/1988 presenta una retroactividad de grado mínimo, como han señalado las SSTS de 16 de junio y 12 de noviembre y 29 de septiembre de 1997. De acuerdo con esta doctrina, la DT 2ª de la Ley 32/1988 "solo establece una retroactividad de grado mínimo, al referirse a los efectos que se produzcan posteriormente a su entrada en vigor, pero no a los derechos consumados".

La Fundación recurrente entiende, por el contrario, que se ha de aplicar el artículo 11.1.f) de la Ley 32/1988, precepto que prohibe que se inscriban como marcas, " Los (signos o medios) que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios".

Argumenta la recurrente que se ha producido en la Sentencia recurrida un doble error: por una parte, se ha inaplicado el artículo 11.1.f) de la Ley 32/1988 ; por otra parte, la sentencia remite al artículo 124.13 del EPI cuando, en todo caso, sería aplicable el artículo 124.12.

Esta Sala considera que tal doble error no existe. Si acaso, hay una imprecisión, pues, en efecto, sería aplicable el apartado 12, y no el 13, del Estatuto de la Propiedad Industrial, pero esta imprecisión no afecta a la razón de fondo de la decisión de la Sala de instancia, además de ser fácilmente superable. La posición de fondo sobre la aplicación del EPI y no de la Ley 32/1988 ha de sostenerse. El grado mínimo de retroactividad, es decir, la aplicación de la nueva ley a las incidencias y a los efectos posteriores a la entrada en vigor, además de haberse sostenido - como se ha visto - en la jurisprudencia, es coherente con lo que se dice en la Disposición Transitoria 1ª de la propia Ley y en la Disposición Transitoria Segunda del Código Civil, que forma parte de las reglas que constituyen Derecho común en esta materia, de aplicación general en defecto de previsión expresa (artículo 4.3 CC ). La DT 1ª de la Ley 32/1988 remite a la ley anterior ("normativa legal vigente en el momento de su presentación") la solicitud del registro de marca presentada con anterioridad a la normativa legal vigente. La DT 2ª CC dispone que los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus efectos según la misma, con las limitaciones establecidas en estas reglas. Se trata de un problema de validez, que hay que remitir a la existencia o no de un vicio o defecto estructural del negocio, y por tanto al momento constitutivo, en el que se hubo de examinar con arreglo a la legislación entonces vigente.

Independientemente de ello, no parece que haya razones para apreciar, ni con arreglo a la Ley 32/1988 ni con base en el Estatuto de la Propiedad Industrial, el defecto que se denuncia. Pero, en todo caso, se ha de decidir según la ley vigente en el momento de la inscripción la validez o nulidad del acto, aún cuando, siendo la acción imprescriptible (artículo 47.3 Ley 32/1988 ) haya podido plantearse bajo la vigencia de la nueva ley. La Sentencia recurrida analiza la pretensión en el Fundamento Jurídico Sexto y la conclusión, no obstante la apuntada imprecisión, se entiende correcta. Por lo que el motivo ha de decaer.

En el motivo segundo, por la vía del ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas (32/1988 ) en relación con el artículo 47 de la propia ley. Como señalan los propios recurrentes, el motivo está supeditado a la estimación del motivo precedente.

El motivo se desestima.

Como ha quedado expuesto, no es aplicable la Ley de Marcas 32/1988 a una cuestión de validez de una marca concedida e inscrita bajo la vigencia de la legislación anterior, de acuerdo con lo que se ha dicho en el Fundamento Jurídico antecedente, por lo que mal ha podido la Sala de instancia infringir por inaplicación preceptos que no resultan aplicables.

En el motivo tercero, por la misma vía que el anterior, denuncian los recurrentes la infracción del apartado 12 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que delimitaba la posibilidad de registrar como marca los distintivos de carácter religioso.

El motivo se desestima.

El precepto a que se refieren los recurrentes, redactado por Decreto de 3 de febrero de 1945 exigía que las efigies distintivas e indicaciones de procedencia referentes al culto católico o a determinada comunidad religiosa no podían ser admitidas como marcas "sin el permiso escrito de las autoridades eclesiásticas diocesanas o de los superiores de las órdenes religiosas que en los distintivos sean aludidas". La marca 186.980 fue solicitada en 1946 y, según los recurrentes, no se acreditó que hubiera obtenido la preceptiva autorización de la autoridad eclesiástica.

El motivo se desestima.

Ante todo, se trata de una cuestión nueva, no alegada en el momento procesal oportuno ni debatida en la instancia, que tiene vedada su acceso a la casación, según constante doctrina de esta Sala (SSTS 15 de febrero y 12 de julio de 2002, 19 de febrero de 2004, 15 de abril de 2005, etc.). Además, aunque sea cierto que no puede haber aquí un impedimento para el examen de la cuestión por tratarse de un hecho consumado, pues, como señala el artículo 47.3 de la Ley de Marcas 32/1988, la acción es imprescriptible, no es menos cierto que el defecto de una autorización eclesiástica no puede ser tratado como un supuesto de inidoneidad del signo o medio (artículo 1 Ley 32/1988 ) ni como un caso de prohibición de los comprendidos en el artículo 11 de la misma Ley, pues la marca fue concedida y hay que pensar que se examinó la concurrencia del requisito, cuya carencia debería ahora probar el postulante de la nulidad por esa causa, sin que le baste señalar que no se ha acreditado.

La desestimación de los motivos conduce a la de los propios recursos, en los términos que señala el artículo 1715.3 LEC 1881, con imposición de las costas a los respectivos recurrentes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español