SAP Barcelona 250/2008, 30 de Junio de 2008
| Ponente | MARIA ELENA BOET SERRA |
| ECLI | ES:APB:2008:5284 |
| Número de Recurso | 492/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 250/2008 |
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO Nº 492/2007-1ª
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 239/2006
JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm. 250/08
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
Dª ELENA BOET SERRA
En la ciudad de Barcelona, a treinta de junio de dos mil ocho.
Vistos en grado de apelación ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario nº 239/2006 seguidos ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona a instancia de VILEDA IBERICA S.A. y VILEDA GMBH, representadas por el procurador D. Federico Barba Sopeña, contra MAPA SPONTEX IBERICA S.A., representada por el procurador D. Carlos Ram de Viu de Sivatte. Estos autos penden ante la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por las demandantes contra la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2006.
La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente:
"Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de las mercantiles VILEDA GMBH y VILEDA IBERICA S.A. se absuelve a la mercantil MAPA SPONTEX IBERICA S.A., S. en C. de lo pretendido de contrario, con expresa condena en costas a la parte demandante".
La representación procesal de VILEDA GMBH y VILEDA IBERICA S.A. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para la votación y fallo del recurso el día 26 de marzo de 2008.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones lesgales.
Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª ELENA BOET SERRA.
La sentencia apelada desestima la demanda sobre violación de modelo de utilidad, por infracción indirecta ex artículo 51.1 de la Ley de Patentes, y competencia desleal, por infracción de los artículos 5, 11.2 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, formulada por la entidad alemana "VILEDA, GMBH" y la entidad española "VILEDA IBÉRICA, S.A., S. en C." contra la compañía española "MAPA SPONTEX IBÉRICA, S.A." La entidad alemana "VILEDA, GMBH" es titular del modelo de utilidad nº. 286.841, bajo el título "Dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza", concedido el 13 de junio de 1988 y con fecha de caducidad el 13 de junio de 2008. La entidad española "VILEDA IBÉRICA, S.A., S. en C." fabrica y distribuye en el mercado español un modelo de mocho y palo de fregona que incorpora el dispositivo de acoplamiento reivindicado en el citado modelo de utilidad. El referido dispositivo esta constituido por dos piezas (denominadas pieza hembra y pieza macho) que se ensamblan o acoplan entre ellas por introducción a presión (sistema "click-clack"), e identificando la pieza o cabezal incorporado al mocho con el componente del dispositivo de la invención denominado pieza macho y la pieza dispuesta en el mango (palo de la fregona) con la denominada pieza hembra del dispositivo.
La entidad demandada comercializa un mocho de fregona con la marca SPONTEX que utiliza un cabezal, denominado en la publicidad como "cabezal universal", que permite su acoplamiento a los palos de fregona VILEDA, mediante el sistema "click- clack", y a los palos SPONTEX de sistema de rosca.
La parte actora sostiene que el cabezal universal de SPONTEX reproduce todas las características técnicas de la pieza macho del modelo de utilidad de la actora y, además, añade un "fileteado de rosca" en el interior del cabezal que permite su ensamblaje con los palos tradicionales de rosca.
La sentencia de primera instancia considera que el producto comercializado por la demandada (mochos de fregona) parte de un modelo de utilidad ya caducado y no reproduce lo que constituye el elemento esencial (mecanismo de acoplamiento o ensamblaje entre las denominadas pieza macho y pieza hembra) del modelo de utilidad vigente de la actora, señalando que la denominada pieza macho de la invención no constituye por sí solo elemento esencial y, por ello, rechaza la infracción ex artículo 51.1 LP. También desestima la acción de competencia desleal por no apreciar imitación desleal ni aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
La parte actora apela la sentencia de primera instancia, reiterando las pretensiones de su demanda: (a) el producto de la demandada reproduce todas las características de un elemento esencial ( la denominada pieza macho) de su modelo de utilidad, habiéndose diseñado la realización infractora para poner en práctica la invención objeto del modelo de utilidad de la actora (dispositivo de acoplamiento entre un mango y un útil de limpieza); (b) el producto de la demandada no es una realización de un modelo de utilidad posterior caducado y, además, la caducidad de un modelo de utilidad posterior no conlleva que lo protegido por el modelo de utilidad vigente haya pasado también a dominio público; (c) la demandada se aprovecha deslealmente del esfuerzo de la actora de fabricación e introducción en el mercado de los palos de VILEDA dotados de uno de los componentes esenciales (la denominada pieza hembra) del modelo de utilidad, lo que constituye un acto de competencia desleal ex arts. 5, 11 y 12 de la LCD.
El modelo de utilidad es un derecho de exclusiva, que protege una invención industrial de producto, cuyo contenido lo delimita el artículo 152.1 LP atribuyendo a su titular los mismos derechos que la patente de invención. El derecho de patente se configura en los artículos 50 y 51 de la LP como un ius prohibendi que faculta al titular de la patente -y por remisión al titular del modelo de utilidad- a impedir a los terceros que lleven a cabo alguno de los actos incluidos en el catálogo legal que distingue entre actos de explotación directa (art. 50 LP) y actos de explotación indirecta (art. 51 LP, que incorpora el texto del artículo 30 del Convenio sobre la Patente Comunitaria - artículo 26 según el texto correspondiente al Acuerdo sobre Patente Comunitaria celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989 - aprobado pero no en vigor-).
El artículo 51.1 reconoce al titular de la patente o del modelo de utilidad la facultad de oponerse a la entrega y al ofrecimiento de entrega, a personas no autorizadas para explotar la patente, de determinados medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma. De tal suerte, y como ha señalado la doctrina, el ius prohibendi del titular de la patente o modelo de utilidad no se proyecta sobre el propio producto patentado, sino sobre medios distintos del producto, que se caracterizan por estar específicamente destinados a la realización de la invención patentada y, en especial, por tener conexión con un elemento esencial de la patente o modelo de utilidad, esto es, con uno cualquiera de los elementos a través de los que se define la invención en la parte caracterizadora de una de sus reivindicaciones y, por tanto, son necesarios para la ejecución o puesta en práctica de la invención (regla técnica).
En el supuesto de autos el modelo de utilidad cuya infracción se denuncia (modelo de utilidad nº. 286841) contiene la siguiente reivindicación independiente:
"1. Dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza, caracterizado porque está constituido por una pieza hembra dotada de dos faldas cilíndricas concéntricas, unida al mando de sustentación y accionamiento manual, y una pieza macho dotada de una falda cilíndrica, unida al soporte para el útil y ensamblable entre las dos faldas de la pieza anterior, presentando la falda exterior de la pieza hembra, a partir del borde frontal, unas ranuras axiales regularmente distribuidas y un surco anular interior, y la falda interior otras ranuras axiales alternativamente cortas y largas, mientras que la falda de la pieza macho posee en la cara exterior unas nervaduras axiales regularmente distribuidas, más unos resaltes en ruedo, y en la cara interior unas nervaduras axiales alternativamente cortas y largas a partir de su borde frontal, efectuándose el ensamble entre las dos piezas por penetración a presión tal que las nervaduras de la pieza macho se introducen en las ranuras homólogas de la pieza hembra, asegurando el acoplamiento en el sentido de giro, y los resaltes de la pieza macho se insertan en el surco anular de la pieza hembra, asegurando el acoplamiento en el sentido longitudinal, todo ello con un margen de elasticidad para el facultativo desacoplamiento de dichas piezas mediante tracción".
La actora sostiene que el producto de SPONTEX reproduce todas las características de la denominada pieza macho de la reivindicación independiente de su modelo de utilidad y que dicha pieza macho constituye un elemento esencial de la invención protegida. De lo que se deduce que el producto comercializado por la demandada no es un medio para ejecutar la invención protegida (art. 51.1 LP) sino, y en caso de acreditarse la reproducción por identidad o por equivalencia de la pieza macho, la realización de los elementos que caracterizan la reivindicación independiente (reivindicación 1ª) de la invención patentada (infracción del art. 50 por reproducción de la invención). Y ello, por cuanto, como ya se ha dicho, la explotación indirecta de la invención configurada en el artículo 51.1 LP no tiene por objeto prohibir la realización parcial o de alguno de los elementos esenciales de la invención patentada, pues para ello deberemos acudir, en su caso, al art. 50 LP, sino la comercialización u ofrecimiento de medios no protegidos pero que están destinados a poner en práctica la invención patentada.
Procede por ello declarar que...
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