STS 397/2009, 3 de Junio de 2009

El Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, en representación de Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, EV, interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, mediante escrito presentado, el quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, ante el Juzgado Decano de Madrid. La demanda se dirigió contra Bavaria NV y tiene por objeto la declaración de nulidad de registro de una marca internacional y la prohibición del uso de la misma.

Alegó dicha representación en el referido escrito, en síntesis, que la demandante, una "Unión de las fábricas cerveceras bávaras de exportación", tenía por función, conforme a los estatutos sociales, " la defensa, promoción y representación de los intereses comunes de los cerveceros bávaros, en especial, la exportación de la cerveza ". Que, además, dicha unión de fabricantes de cerveza era titular de una marca alemana, mixta - formada por una imagen y las palabras " Genuine Bavarian Beer "-, protegida en España como internacional con el número 214.051. Que la indicación geográfica "Bayerisches Bier " estaba mencionada como objeto de especial protección en el Acuerdo entre España y Alemania celebrado el once de septiembre de mil novecientos setenta. Que también resultó protegida, como indicación geográfica (IGP), por el registro comunitario a que se refiere el artículo 17 del Reglamento 2081/92, de 14 de julio de 1.992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, pues, aunque en el anexo del Reglamento 1107/96, de 12 de junio de 1.996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento 2081/92 del Consejo, no se mencionara, el Reglamento 1347/01, de 28 de junio de 2.001, la incluyó en dicho anexo como indicación geográfica protegida (IGP).

También alegó que la demandada era titular de la marca mixta - "Bavaria " con etiqueta - de origen Benelux, protegida como internacional en España, con el número 581.147. Que el registro en España de dicha marca era nulo en aplicación del apartado 1 del artículo 47 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, por las causas previstas en el artículo 11.1. letras c), e ) y f) de la misma Ley. Que, además, el reconocimiento internacional en España de la marca era nulo de acuerdo con los artículos 6.3 del Código Civil y 15 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Que, igualmente, procedía declarar la nulidad del registro por infracción de una prohibición relativa, en concreto, la prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, por razón de existir riesgo de confusión con su marca 214.051, " Genuine Bavarian Beer ", de estructura mixta.

En el suplico del escrito, la representación de la actora interesó del Juzgado competente que " previos los trámites legales oportunos dicte sentencia por la que: 1º) Declare a) La nulidad para España del registro internacional de marca 581.147 Bavaria por estar incurso en las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 11.1 e), c) y f) de la Ley de marcas.- b) Subsidiariamente, la nulidad para España del Registro internacional de marca 581.147 Bavaria por incompatibilidad con el registro de marca internacional 214.051 propiedad de la demandante.- 2º) Condene a la demandada, a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones y b) a cesar en el uso de la marca 581.147 Bavaria y a retirar del mercado los ejemplares de cerveza comercializados bajo dicho distintivo, absteniéndose en el futuro de introducir y vender en España tales productos bajo la marca en cuestión.- Y 3º) Ordene la cancelación registral del mencionado registro de marca mediante la remisión del correspondiente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas".

La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y dos de Madrid, que, por providencia de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve, la admitió a trámite conforme a las normas procesales del juicio ordinario de menor cuantía de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don Isidro Orquín Cedenilla.

Dicha representación contestó la demanda, con oposición a la estimación de la misma. Alegó, en síntesis, en dicho escrito que Bavaria N.V. era titular de una empresa holandesa que producía cerveza desde el siglo dieciocho. Que el método bávaro de producir cerveza no identificaba una región, pues se usaba en muchas. Que su empresa era líder en el sector y el término " Bavaria " constituía su denominación, nombre comercial y marca. Que, en concreto, la marca internacional número 581.147, " Bavaria ", mixta, se protegía en España desde el cuatro de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

En el suplico del referido escrito interesó que " "se dicte sentencia por la que se desestime la demanda, absolviéndose de la misma a mi representada, con expresa imposición de las costas a la actora".

Abierta la fase de prueba, los medios admitidos fueron practicados y quedaron unidos a las actuaciones. Cumplido el trámite de conclusiones, el Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y dos de Madrid dictó sentencia con fecha veinticinco de enero de dos mil dos, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo que, estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut en representación de Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V. contra Bavaria, N.V. debo declarar y declaro la nulidad para España del registro internacional de marca número 581.147 "Bavaria", condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración.- que debo absolver y absuelvo a la demandada del resto de pretensiones deducidas en su contra".

La referida sentencia fue recurrida en apelación por las dos partes litigantes. Los recursos fueron admitidos y las actuaciones elevadas a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que fueron aquellos turnados a la Sección Veinte, la cual los tramitó. La vista de los recursos se celebró ante dicho Tribunal el veintisiete de abril de dos mil cuatro y la sentencia se dictó el día quince de junio del mismo año. La parte dispositiva de dicha sentencia es del tenor siguiente: "Fallamos que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Isidro Orquín Cedenilla, en nombre y representación de Bavaria, N.V. y desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena González García, en nombre y representación de Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V., debemos revocar y revocamos la sentencia dictada con fecha 25 de enero de 2.002, por el Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de 1ª Instancia nº 62 de Madrid, don Angel L. Ramos Muñoz, en los autos de menor cuantía 492/99 en el sentido de desestimar íntegramente la demanda interpuesta con absolución de Bavaria, N.V. de las pretensiones contra la misma formuladas, con expresa condena de las costas causadas en la instancia y en esta alzada a la actora".

La representación procesal de Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, EV, por escrito de fecha ocho de noviembre de dos mil cuatro, interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia.

Por providencia de trece de diciembre de dos mil cuatro el recurso se tuvo por interpuesto y las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de trece de noviembre de dos mil siete, acordó: "1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Verband Bayerischer Ausfurbrave contra la Sentencia dictada, con fecha 15 de junio de 2.004, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª ter), en el rollo de apelación nº 9/2004, dimanante de los autos de Juicio de Menor Cuantía número 442/1999 del Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid.- 2º) Entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado a la parte recurrida personada ante esta Sala para que, en el plazo de veinte días, formalice su oposición por escrito".

El recurso de casación de Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, EV se compone de tres motivos, todos ellos fundados en los apartados 1 y 3 del artículo 477 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Infracción del artículo 4, apartado 2, del Convenio bilateral hispano-alemán de 11 de septiembre de 1.970, en relación con el artículo 11, apartado 1, letras c), e ) y f) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

Infracción del Reglamento (CE) 1.347/2.001, del Consejo, de 28 de junio de 2.001, que completó el anexo del Reglamento (CE) 1.107/96, de la Comisión, relativo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) 2.081/92, del Consejo, en relación con el artículo 11, apartado 1, letras c), e ) y f) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

Infracción del artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Isidro Orquín Cedenilla, en nombre y representación de Bavaria, N.V., lo impugnó, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el trece de mayo de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V. se opuso a la protección concedida en España, como internacional, a la marca " Bavaria ", originariamente registrada en las oficinas de la Unión Económica del Benelux - para identificar cervezas, entre otros productos - y ejercitó en la demanda, contra la sociedad holandesa Bavaria N.V., titular de dicho signo, acción de nulidad de la concesión por infracción de tres prohibiciones absolutas de registro previstas en la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre - aplicable al caso, aunque hoy derogada -.

Son esas causas de nulidad las establecidas en las letras (c), (e) y (f) del apartado 1 del artículo 11 y en el apartado 1 del artículo 47 - en relación con el artículo 74 de la misma Ley y el 5 del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1.891 -.

Subsidiariamente, Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V. ejercitó en la demanda acción de nulidad por infracción de una prohibición relativa de registro: la establecida en la letra (a) del apartado 1 del artículo 12, en relación con el mismo apartado del artículo 48 de la citada Ley 32/1.988.

Invocó la actora, a tal efecto, su condición de titular de la marca internacional prioritaria " Genuine Bavaria Beer ", originariamente alemana y concedida para identificar el mismo tipo de productos.

Ambas marcas son mixtas y están formadas, la de la demandada, por una etiqueta en la que aparecen los términos " Bavaria " y " malt bier ", entre otros, y, la de la demandante, por una imagen con los términos " Genuine Bavarian Beer ".

Por último, Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V. acumuló a las referidas acciones la de condena de la demandada a cesar en el uso en el mercado español de la marca cuya nulidad había reclamado.

El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda y declaró la nulidad de la extensión a España de la protección, como marca internacional, de aquella de que es titular Bavaria N.V.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, estimó el recurso de apelación de la demandada y desestimó íntegramente la demanda.

El recurso de casación interpuesto por Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V. se compone de tres motivos, todos ellos admitidos.

Los dos primeros se refieren a las prohibiciones absolutas de registro. El tercero y último lo hace a la prohibición relativa.

En el motivo primero del recurso de casación Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V. denuncia la infracción del artículo 11, apartado 1, letras (c), (e ) y (f) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, en relación con el artículo 4, apartado 2, del Acuerdo de 11 de septiembre de 1.970 entre el Estado español y la República Federal alemana sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas.

En el motivo segundo las normas que la recurrente dice infringidas son las del artículo 11, apartado 1, letras (c), (e ) y (f) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, ahora en relación con el Reglamento (CE) 1.347/2.001 del Consejo, de 28 de junio de 2.001.

En el primer motivo se afirma, en síntesis, que la protección en España de la marca " Bavaria " es contraria al antes referido Acuerdo de 1.970, que la recurrene considera deficientemente interpretado por el Tribunal de apelación.

Alega que " Bayerisches Bier " está incluida en su anexo, como indicación geográfica protegida. Y, para rebatir la argumentación contraria de la sentencia recurrida - según la cual el término protegido es distinto del impugnado en el proceso -, reclama la aplicación del artículo 4, apartado 2, del mismo Acuerdo, en la medida en que extiende su protección a las variantes de las indicaciones protegidas, condición que atribuye a " Bavaria ", que en alguna lengua europea designa al Estado de Baviera.

En el motivo segundo niega la recurrente que concurran los requisitos a los que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2.081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1.992, - que establece el marco de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas -, condiciona la aplicación de la excepción a la protección concedida a la indicación geográfica " Bayerisches Bier ", esto es, haberse practicado el registro de " Bavaria " de buena fe y no haber sido violadas las prohibiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1, letras (c) y (g) de la Directiva 89/104/CEE.

Las normas que se han de aplicar para dar respuesta a ambos motivos son fundamentalmente las siguientes, que agrupamos para evitar en lo posible repeticiones:

1) El Acuerdo de 11 de septiembre de 1.970 celebrado, entre el Estado español y la República Federal alemana, sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas - Instrumento de ratificación de 26 de septiembre de 1.972, Boletín Oficial del Estado de 1 de octubre de 1.973 -. En particular:

(a) El anexo A/II - relativo a los productos alimenticios y de agricultura -, que incluye "Bayerisches Bier " entre las indicaciones geográficas protegidas en España.

(b) El artículo 2, según el que " las denominaciones citadas en el anejo A de este Acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación en los párrafos 2 a 4, quedarán exclusivamente reservados a los productos o mercancías alemanes en el territorio español y deberán ser utilizados únicamente bajo las mismas condiciones que prevé la legislación de la República Federal de Alemania... ".

(c) El artículo 4, apartado 1, conforme al que " si las denominaciones protegidas de acuerdo con los artículos 2 y 3 fueran utilizadas contrariamente a estas disposiciones en el comercio de productos o mercancías o en su presentación o embalaje, en las facturas, en la documentación de transporte, en otros documentos comerciales o en la publicidad, la utilización será reprimida en virtud del propio Acuerdo por todas las medidas judiciales o administrativas, incluido el decomiso, que según la legislación del Estado contratante en el que se reclame la protección sean aplicables en la lucha contra la competencia desleal o en la represión del uso de denominaciones no permitidas ".

(d) El mismo artículo 4 que, en su apartado 2, establece que "... la aplicación de las disposiciones de este artículo no quedará excluida por el hecho de utilizar las denominaciones protegidas por los artículos 2 y 3 en forma de variante en tanto que exista, a pesar de la variación, el peligro de una confusión en el comercio ".

(e) Sobre la compatibilidad de otros convenios bilaterales de este tipo con el Derecho comunitario, en especial, con las normas que proclaman en él la regla básica de libre circulación de mercancías, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como ha puesto de relieve la recurrente. Lo hizo en la sentencia de 10 de noviembre de 1.992 (C-3/91 ) - "procede responder al órgano jurisdiccional nacional que los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de las normas establecidas en un Convenio bilateral entre Estados miembros relativo a la protección de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen... siempre y cuando las denominaciones protegidas no hayan adquirido, en el momento de la entrada en vigor de dicho Convenio o posteriormente, carácter genérico en el Estado de origen " (39) - y en la de 20 de mayo de 2.003 (C-469/00 ) - " en este contexto, un Convenio bilateral como el considerado puede aplicarse entre los dos Estados miembros signatarios, a pesar de sus efectos restrictivos sobre los intercambios, si se demuestra que constituye un medio necesario y proporcionado para proteger la reputación de la denominación de origen en cuestión " (51) -.

2) El Reglamento (CEE) 2.081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1.992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. En particular:

(a) El artículo 17, conforme al que " en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren en virtud del presente Reglamento ".

(b) El artículo 13, que delimita el ámbito de protección de las denominaciones registradas.

(c) Y el artículo 14, apartado 2, conforme al cual " de conformidad con el derecho comunitario, el uso de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13 , registrada de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica, podrá proseguirse a pesar el registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que la marca de que se trate no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE ... "

3) El Reglamento (CE) 1.107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1.996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) 2.081/92 del Consejo. En particular:

(a) El artículo 1, que dispone que el anexo del mismo contiene la relación de " las denominaciones que... se registrarán como indicación geográfica (IGP) o denominación de origen (DOP), en virtud del artículo 17 del Reglamento (CEE) 2.081/92 ".

(b) El anexo del Reglamento, que no incluye en su relación de indicaciones geográficas protegidas el denominativo " Bayerisches Bier ".

4) El Reglamento (CE) 1.347/2.001 del Consejo, de 28 de junio de 2.001, que completó el anexo del Reglamento (CE) 1.107/96 de la Comisión, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) 2.081/92 del Consejo. En particular:

(a) El artículo 1 - contiene sólo dos -, que se limita a completar el anexo del Reglamento (CE) 1.107/96 con la inclusión de " Bayerisches Bier " como indicación geográfica protegida.

(b) Los considerandos 2 a 4, en los que se especifica que " después de que las autoridades alemanas notificaran la solicitud de registro de la denominación como indicación geográfica protegida, las autoridades neerlandesas y danesas comunicaron a la Comisión la existencia de marcas utilizadas para la cerveza que incluyen la citada denominación "; que " la información enviada permite comprobar la existencia de la marca y la validez de la misma "; que " de acuerdo con los hechos y la información disponible, el registro de la denominación < Bayerisches Bier > no puede inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto. Por ello, la indicación geográfica y la marca no se encuentran en la situación contemplada en el apartado 3 del Artículo 14 del Reglamento (CEE) 2.081/92 "; y que " el uso de determinadas marcas, por ejemplo la marca holandesa , puede continuar a pesar de haberse registrado la indicación geográfica en la medida en que cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) 2.081/92 ".

5) Finalmente, los artículos 11, apartado 1, letras (c), (e) y (f), 47, apartado 1, y 74 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

(a) El artículo 74 regula la posibilidad de denegar la protección de una marca internacional en España de acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1.891.

(b) El artículo 47, apartado 1, dispone que " el registro de la marca será cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley ".

(c) El artículo 11, apartado 1, prohíbe que se registren " como marcas... los siguientes: " ...(c) los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar... la procedencia geográfica... u otras características de los productos o del servicio "... "(e) los que sean contrarios a la Ley... " y "(f) los que puedan inducir al público a error, particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios ".

La prohibición absoluta de registro tipificada en la letra (c) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1.988 - sustancialmente coincidente con la de la misma letra del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 - responde, por un lado, a la dificultad de armonizar la función distintiva del origen empresarial, específica de las marcas, con la que están llamados a cumplir los signos descriptivos y, por otro, a la conveniencia de que estos últimos estén a disposición de todos los empresarios que operen en el sector correspondiente del mercado.

A esta segunda justificación de la similar prohibición contenida en la Directiva 89/104/CEE se ha referido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia de 12 de febrero de 2.004 (C-363/99 ) en la que, tras remitirse a las recaídas en los casos Windsurfing Chiemsee (25), Linde (73) y Libertel (52), puso de relieve que " el artículo 3, apartado 1, letra (c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que dichos signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca " (54); y, en relación con la marca comunitaria, esto es, en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra (c) del Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, de igual contenido al correspondiente de la Directiva, en la sentencia de 23 de octubre de 2.003 (C-191/01 ),, al destacar que la prohibición absoluta de que se trata " persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos " (31).

Ello sentado, para que, según la norma nacional reguladora, la prohibición de que se trata pueda entenderse concurrente es necesario que la marca se componga exclusivamente de una indicación que sirva en el comercio para designar una procedencia geográfica.

Pues bien, una decisión sobre si determinado signo sirve en el comercio como medio de indicación de una procedencia geográfica exige tomar en consideración tanto el producto o servicio al que ésta se aplica, como la percepción del destinatario del mismo, que no es otro que el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz - sobre ello y en la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, la sentencia antes citada del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2.004 y las que en ella se mencionan -.

En aplicación de dicha doctrina a las circunstancias del caso afirmadas en la instancia se llega a la conclusión de que la prohibición absoluta del artículo 11, apartado 1, letra (c), de la Ley 32/1.988, no concurre en la marca internacional " Bavaria ", pues, además de que el mencionado término no constituye su único elemento integrante - concurren con él otros denominativos y gráficos con fuerza distintiva bastante, que impiden entender realizado el supuesto descrito como hipotético en dicha norma -, no se trata de una denominación que en español indique procedencia geográfica - es distinta de los términos Baviera y bávaro -, aunque pueda cumplir esa función en otros idiomas extranjeros. En el nuestro es una denominación con un acusado carácter caprichoso o de fantasía.

Ha de tenerse en cuenta al respecto, como precisó la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de marzo de 2.006 (C-421/2.004 ) - en la interpretación del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, de indudable influencia en la del artículo 11, apartado 1, de la Ley 32/1.988 - que, " debido a las diferencias lingüísticas, culturales, sociales y económicas entre los Estados miembros, una marca que en un Estado miembro carezca de carácter distintivo o sea descriptiva de los productos o servicios que ampare puede tener las características contrarias en otro Estado miembro " (25) y que " el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo " (26).

La prohibición absoluta de registro tipificada en la letra (e) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1.988 - más amplia que la del artículo 3, apartado 1, letra (f), de la Directiva 89/104/CEE - se inspira, además de en el precedente comunitario, en la limitación que a la autonomía de la voluntad impone el artículo 1.255 de nuestro Código Civil.

Como se ha indicado, la recurrente pone en directa relación la antijuridicidad que atribuye a la protección en España de la marca internacional mixta de la demandada con el Acuerdo entre España y la República Federal de Alemania de 11 de septiembre de 1.970 y con los Reglamentos 1.347/2.001 del Consejo y 1.107/96 de la Comisión, que desarrollaron las previsiones del Reglamento 2.081/92 del Consejo, así como con este mismo.

Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, EV aduce, en síntesis - primer motivo -, que el artículo 4, apartado 2, del Acuerdo de 1.970 extiende a las variantes la protección concedida a la indicación geográfica " Bayerische Bier ". Así como - en el motivo segundo - que no se cumplen en el caso las condiciones exigidas para la exención prevista en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 2.081/92 del Consejo, ya que (a) cuando Bavaria N.V. solicitó la protección en España de su marca, estaba en vigor el referido Acuerdo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado en la sentencia de 4 de marzo de 1.999 (C-87/97 ) que " el titular de la marca no puede beneficiarse, en principio, de una presunción de buena fe si las disposiciones que entonces se hallaban en vigor se oponían claramente a que su solicitud pudiera ser legalmente acogida " -; y (b) concurrían en la concesión las causas de nulidad del artículo 3, apartado 1, letras (c) y (g), de la Directiva 89/104/CEE.

Es cierto que el artículo 4, apartado 2, del Acuerdo de 1.970 extiende la protección concedida a las indicaciones contenidas en su anexo - entre ellas, " Bayerisches Bier " - a las variantes de las mismas, pero tan sólo "en tanto exista, a pesar de la variación, el peligro de una confusión en el comercio ".

Por ello, aun en el caso de que se considerase - sin rigor excesivo - que la palabra extranjera " Bavaria " es una variante de la alemana "Bayerisches ", la decisión sobre la infracción del Acuerdo dependerá de la existencia del riesgo de error a que se refiere la norma antes transcrita.

Lo que, al fin, sitúa la decisión de los motivos en el ámbito de aplicación de la prohibición de la letra (f) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1.988, examinada más adelante.

Si los considerandos del Reglamento 1.347/2.001 constituyeran norma jurídica y no sólo expresión de la motivación y de la finalidad perseguida por el legislador comunitario - instrumento útil, desde luego, para interpretar el contenido normativo del texto -, la cuestión quedaría decidida, sin más, en contra de la tesis de la recurrente, ya que en ellos se proclama la compatibilidad de la marca " Bavaria " y la identificación geográfica protegida " Bayerisches Bier ".

Sin embargo, a la norma a la que debemos estar para resolver el conflicto es a la del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) 2.081/92 del Consejo, que permite la continuidad del uso de marcas infractoras - en los términos del artículo 13 - que hayan sido registradas antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen registradas, siempre que se cumplan dos condiciones: (1ª) que el registro de la marca se haya efectuado de buena fe; y (2ª) que la marca de que se trate no incurra en las causas de nulidad establecidas en las letras (c) y (g) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE.

Pues bien, la buena fe de Bavaria N.V., presumida en la sentencia de apelación y consistente en el estado psicológico de desconocimiento de la prohibición de registro, no puede ser negada por el hecho de que el Acuerdo de 1.970 protegiera en España, además de la indicación " Bayerisches Bier ", sus variantes, ya que la conclusión de que entre estas se hallaba o podía hallarse la palabra " Bavaria " no pudo tener más solidez que la de una duda remota, insuficiente para que proceda completar el concepto de buena fe con elementos normativos extraídos de las ideas de negligencia o de impericia.

Por otro lado, de las prohibiciones de registro tipificadas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, en las letras (c) - marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar una procedencia geográfica del producto o servicio - y (g) - marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto al origen geográfico del producto o servicio -, la primera - coincidente con la de la letra c) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1.988 - no concurre en el caso, como ya se expuso antes - a ello nos remitimos -. Mientras que la segunda coincide con la de la letra (f) del artículo 11, apartado 1, de la Ley 32/1.988.

Por ello, la decisión de los dos motivos depende de la existencia de ese riesgo de error sobre la procedencia geográfica de la cerveza identificada con la marca internacional " Bavaria ".

La norma de la letra (f) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1.988, sustancialmente coincidente con la de la letra (g) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, prohíbe el registro como marca de los signos que puedan inducir a error al público interesado y añade, como materia sobre la que esa equivocación puede proyectarse, entre otras, la procedencia geográfica de los productos o servicios.

Persiguen las referidas normas proteger la función de la marca como instrumento de identificación del origen empresarial de los productos o servicios, mediante el cierre del registro para aquellos signos que ofrezcan a su destinatario una información engañosa.

En la sentencia recurrida, tras la valoración de la prueba practicada en el proceso, se negó la existencia de ese riesgo de error sobre la procedencia geográfica que en los dos motivos que se examinan vincula Verband Bayerischer Ausfurbrave Reien, E.V. al registro de la marca "Bavaria ".

El juicio de hecho a que llegó el Tribunal de apelación, como resultado de la valoración de la prueba, no puede ser revisado en casación, ya que este recurso no abre una nueva instancia - sentencias de 9, 20, 26 y 28 de mayo de 2.008, entre otras -.

Es cierto, que la operación de naturaleza sustancialmente jurídica consistente en la subsunción de los hechos probados en lo que constituye un concepto jurídico indeterminado, como es la generación del riesgo de error, resulta susceptible de control mediante la casación.

Sin embargo, la conclusión a que llegó en este punto el Tribunal de la segunda instancia debe ser mantenida, en la medida en que fue elaborada tras tomar en consideración, junto a la indudable identidad de los productos identificados con las marcas, las características de éstas y la percepción del público interesado en el mercado relevante, esto es, del consumidor medio de dichos productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

En efecto, no cabe formular reproche alguno a dicha conclusión, tanto más si aquel Tribunal atribuyó efectos excluyentes del error a la mención, contenida en la marca mixta " Bavaria ", de Holanda como país de producción de la cerveza con ella identificada.

Añádase a ello que para el consumidor medio de cerveza español el término " Bavaria ", por mas que relacionado ciertamente con Baviera, no constituye un medio útil en nuestro idioma para suscitar una conexión lo suficientemente intensa y precisa con el territorio de dicho Estado como para generar la creencia de que los productos identificados con tal signo proceden de él.

Por lo expuesto, se desestiman los dos primeros motivos del recurso de la demandante.

En el escrito de demanda basó la actora su pretensión declarativa de la nulidad absoluta de la marca internacional " Bavaria ", también, en los artículos 6, apartado 3, del Código Civil y 15, apartado 1, de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Dichos preceptos aparecen mencionados en uno de los motivos del recurso de casación, dando por supuesto la recurrente que se trata de normas infringidas.

La denuncia no merece una respuesta estimatoria.

En primer término porque su supuesta infracción no ha sido señalada con la necesaria claridad por la recurrente. No se menciona en los epígrafes destinados por ella a tal fin, en ninguno de los dos motivos, sino en la parte destinada a la argumentación.

En segundo lugar, porque la nulidad de que se trata se rige, como " lex specialis ", por la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, en relación con el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de 14 de abril de 1.891.

Y, por último, porque la sentencia recurrida no dio respuesta al planteamiento formulado por la recurrente en el referido particular, razón por la que para traerlo válidamente al plano de la casación, debería haberse denunciado, en su caso, la incongruencia omisiva.

En el motivo tercero denuncia la recurrente la infracción de los artículos 12, apartado 1, letra (a), en relación con el 48, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre.

Afirma que el Tribunal de apelación debería haber declarado la incompatibilidad entre su marca mixta " Genuine Bavarian Beer ", prioritaria, y la de la demandada, " Bavaria ", al ser meramente accesorios en ambas los elementos gráficos, coincidir en los denominativos principales y ser idénticos los productos con una y otra identificados. Concluye que todo ello convierte a la marca de la demandada en apta para generar el riesgo de confusión sobre el origen empresarial que los preceptos invocados en el motivo tratan de evitar.

El artículo 12, apartado 1, letra (a), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, establece que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: (a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con una marca anterior ".

El artículo 48, apartado 1, de la misma Ley dispone que " el registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la presente Ley ".

En la sentencia recurrida se negó la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los productos identificados con las marcas en conflicto.

Es cierto que el riesgo de confusión no tiene, a los efectos del recurso de casación, una naturaleza exclusivamente fáctica - sentencia de 7 de julio de 2.006 y las que en ella se citan -, pero también lo es que las conclusiones a que llegó el Tribunal de apelación no pueden considerarse contrarias a los artículos que en el motivo se dicen infringidos, ya que, para el consumidor español de cerveza, las diferencias entre los signos son evidentes desde los puntos de vista gráfico, conceptual y fonético - que es, en síntesis, lo que en la sentencia recurrida se declara -.

Ello sentado, la identidad de los productos y la semejanza entre "Bavaria " y " Bavarian ", no permite afirmar el riesgo de confusión que las normas señaladas en el motivo tratan de eliminar, al concurrir elementos claramente diferenciadores, en los planos denominativos - " Genuine " y " Beer " en la marca de la actora - y gráficos - la imagen que sirve de complemento de ésta y la etiqueta que encierra la palabra " Bavaria " en aquella -, cuya influencia no cabe negar razonablemente.

Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.