STS, 21 de Abril de 2009
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2009:1994 |
| Número de Recurso | 2068/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Abril de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de abril de dos mil nueve
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de Casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Isabel Campillo García, en representación de "LA CHEMISE LACOSTE, S.A.", contra la sentencia de fecha 23 de enero de 2007 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 41/2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la Procuradora de los Tribunales Dña. Raquel Díaz Ureña, en representación de Dña. Marina, quien ha dejado caducar su derecho a formular el escrito de oposición al recurso de casación.
En el recurso contencioso-administrativo nº 41/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 23 de enero de 2007, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por "La Chemise Lacoste, S.A.", representado por la Procuradora Dª María Isabel Campillo García, contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas Procesales". En el fundamento de derecho al que el fallo remite se hace referencia a la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- que concedió el registro de la marca mixta nº 2.558.582 "CODRILOCO", para la clase 16 del Nomenclátor Internacional, más precisamente para "bolsos, carteras, monederos, etc", reivindicándose los colores naranja y verde, signo que se considera compatible con la marca prioritaria nº 437.001, con gráfico de un cocodrilo, para distinguir los mismos productos. En rigor la "ratio decidendi" de la sentencia impugnada se encuentra en el fundamento de derecho tercero, que dice así textualmente:
"TERCERO.- En el presente supuesto entiende la Sala que entre los gráficos enfrentados no existe similitud alguna, toda vez que la marca impugnada está formada por la palabra "Codriloco" con letras deformes con una boca de dicho animal, que no guarda semejanza alguna con la imagen de un cocodrilo con todas las características de autenticidad incluidos los colores, que caracterizan la marca LACOSTE, y que carece de cualquier letra o palabra, siendo indudable el prestigio y notoriedad de los que goza a nivel internacional, que en modo alguno pueden verse asociados y mucho menos identificados con la marca "codriloco", gráfica, a pesar de que comercialicen idénticos productos y puedan coincidir en los mismos canales de comercialización. Por todo ello, procede la desestimación del presente recurso".
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la mercantil "LA CHEMISE LACOSTE, S.A.", que el Tribunal "a quo" tuvo por preparado mediante providencia de 30 de marzo de 2007.
La Procuradora de los Tribunales Dña. María Isabel Campillo García, en representación de "LA CHEMIS LACOSTE, S.A. ha formalizado el recurso de casación al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., invocándose como único motivo la infracción del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001. En síntesis, lo que la recurrente mantiene es que, habida cuenta las identidades de los productos a que las marcas confrontadas se aplican y el renombre o prestigio de la marca prioritaria (deducible, a su juicio, de las cifras de ventas y de las numerosas campañas publicitarias) debe extremarse el rigor comparativo; y como quiera que la marca solicitada evoca el concepto de un cocodrilo o especie afín, se da la semejanza conceptual a que se refiere el art. 6.1.b) de la L.M. de 2001, prohibición que la sentencia, indebidamente, no ha aplicado, infringiendo así también la doctrina contenida en las sentencias del T.J. de las CE recaídas en los casos C-251/95 y C-39/97. Por todo ello concluye suplicando que se declare "haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la maraca española 2.558.582 CODRILOCO para los productos que reivindica en la clase 18 del Nomenclátor".
El recurso ha sido admitido mediante providencia de 24 de julio de 2007.
Se ha opuesto al recurso el Abogado del Estado. Suplica su desestimación, con costas.
Por auto de 12 de noviembre de 2007 se ha declarado caducado el derecho y por perdido el trámite de oposición al recurso a la Procuradora Dña. Raquel Díez Ureña, en representación de Dña. Marina.
Mediante providencia de 2 de abril de 2009 se ha señalado para votación y fallo de este recurso el día 14 de abril de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección
Objeto de este recurso de casación es la sentencia de fecha 23 de enero de 2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró conformes a Derecho las resoluciones de la OEPM (de 26 de abril y 18 de octubre de 2004, la segunda desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la anterior) que acordaron el registro de la marca nº 2.558.582 entre "CODRILOCO", mixta, para distinguir productos de la clase 18 (bolsos, carteras, monederos, etc) rechazando la oposición deducida por el titular de la marca internacional nº 437.001, gráfica, concedida para el mismo tipo de productos, marca esta última cuya notoriedad no ha sido puesta en duda por las partes, de suerte que de tal carácter y condición hay necesariamente que partir.
Esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado que la marca nº 437.001, carente de cualquier letra o palabra, con gráfico de un cocodrilo con las cuatro patas posadas en el suelo, la cola levantada y la boca abierta, con aspecto erizado y en posición de ataque, símbolo de la conocida marca "CHEMISE LACOSTE", es compatible con:
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- El dibujo industrial nº 20.372, consistente en la figura de un caimán puesto de pié que se mantiene erguido sobre sus patas traseras. Así se afirma en la STS de 2 de noviembre de 2001, dictada en el recurso de casación nº 4703/94, en la que, tras rechazarse la existencia de cualquier semejanza fonética o gráfica, añade que: "aunque la nueva Ley incluye también la semejanza conceptual, tampoco cabe admitir dentro de la misma el hecho de que ambos representan figuras de caimán o cocodrilo, pues lo contrario sería tanto como afirmar que la marca inscrita nº 437.001 ostentaba un derecho absoluto preferente sobre cualquier figura de caimán o cocodrilo, dado que ello significaría atribuirse en exclusiva el uso de una figura de un animal común, en perjuicio de todos los demás posibles usuarios, que tienen derecho a utilizar tal figura como elemento perteneciente al dominio público sin excluir a los demás, y no ofrece duda de que la marca inscrita inscribió una figura concreta, inidvidualizadora y peculiar de un cocodrilo que aparece unido a su marca notoria para camisas, pero que de ningún modo pude pretender extender en exclusiva para cualquier clase de figuras de caimanes o cocodrilos diferentes que de ningún modo persiguen imitar a la marca inscrita, ni mucho menos aprovecharse de su fama o crédito".
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- El dibujo industrial nº 19.543, variedad C, para ornamentación en prendas de vestir, consistente en el dibujo de un cocodrilo de color verde, erguido, vestido con camiseta de rayas, con el dibujo de un hombre agachado. Así se mantiene en la STS de 28 de noviembre de 2001, dictada en el recurso de casación nº 5073/94, en la que se confirma la sentencia de instancia que había apreciado que el dibujo aspirante presenta "diferencias apreciables de forma y configuración que no pueden considerarse anticipadas por la marca oponente al ser completamente diferentes". Y
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- La marca nº 2.286.053 "L'IWAN", mixta con gráfico, para productos de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería). Así se aprecia en la STS de 7 de mayo de 2008, recaída en el recurso de casación nº 1340/2006. No es necesario reproducir en su totalidad el texto de esta sentencia, cuyo fundamento de derecho cuarto está dedicado a rechazar el motivo primero del recurso de casación en el que se imputaba a la sentencia de instancia haber incurrido en incongruencia omisiva por no haber tenido en cuenta el carácter notorio o renombrado de la marca prioritaria. Si es preciso en cambio reproducir el fundamento de derecho quinto, en el que se examina el motivo segundo de aquel recurso de casación, cuya relación con el único motivo de este recurso de casación es evidente. Dice así el referido fundamento de derecho quinto de la citada sentencia:"
"QUINTO.- También el motivo segundo del recurso debe ser desestimado. Las razones que aduce la recurrente para sostener que existe riesgo de confusión no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo o la coincidencia negados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente porque en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. Esta afirmación viene confirmada en el presente supuesto por las sentencias dictadas con fechas 28 de noviembre de 2001 (RC 5073/1994) y 2 de noviembre de 2001 (RC 4703/1994 ), en recursos interpuestos por la actual recurrente, que confirmaron el acceso al Registro de dos dibujos industriales consistentes también en la figura de un caimán, si bien en distinta postura al que es objeto de este recurso, por no admitir dentro del concepto de semejanza conceptual <
De lo expuesto se desprende que esta Sala ha reconocido inequívocamente y con reiteración el carácter notorio de la marca prioritaria, con derecho por ello a una protección reforzada de conformidad con con el art. 8 de la Ley de Marcas 17/2001, aplicable a este caso. Lo que no ha impedido el acceso al Registro de dos dibujos industriales y de una marca que incluyen las figuras de un caimán o de un cocodrilo, al haberse admitido la existencia de diferencias excluyentes -incluso ponderando ese derecho a una mayor protección- de todo riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento indebido del prestigio de la marca prioritaria. Con otras palabras, nuestra jurisprudencia ha rechazado la existencia de la semejanza conceptual en que el único motivo de este recurso se funda. Por ello, de conformidad con idéntico criterio, lo que viene exigido por el principio de igualdad en la aplicación judicial del ordenamiento jurídico, procede declarar no haber lugar al recurso de casación.
Ex art.139.2 de la L.J., al ser desestimado totalmente el recurso, procede imponer las costas a la parte recurrente.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Isabel Campillo García, en representación de "LA CHEMISE LACOSTE, S.A.", contra la sentencia de fecha 23 de enero de 2007 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 41/2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que declaramos conforme a Derecho con imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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