SAP Valencia 1/2009, 2 de Enero de 2009
| Ponente | MARIA ANTONIA GAITON REDONDO |
| ECLI | ES:APV:2009:39 |
| Número de Recurso | 360/2008/ |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 1/2009 |
| Fecha de Resolución | 2 de Enero de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
SENTENCIA NÚM.: 1/09
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
Dª ROSA MARIA ANDRES CUENCA
D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA
Dª MARIA ANTONIA GAITON REDONDO
En Valencia a dos de enero de dos mil nueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente, el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente DON/ DOÑA MARIA ANTONIA GAITON REDONDO, el presente rollo de apelación número 000360/2008, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000258/2007, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Jose Augusto y HELLER MAQUINAS HERRAMIENTA SL, representado por el Procurador de los Tribunales FLORENTINA PEREZ SAMPER, y asistido del Letrado don ANTONIO VELÁSQUEZ IBAÑEZ, y de otra, como apelados a GEBR HELLER MASCHINENFABRIK GMBH, representado por el Procurador de los Tribunales JUAN FRANCISCO GOZALVEZ BENAVENTE, y asistido del Letrado don IGNACIO DIEZ DE RIVERA ELZABURU, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Jose Augusto y HELLER MAQUINAS HERRAMIENTA SL.
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA en fecha 11/3/08 , contiene el siguiente FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la mercantil GEBR HELLER MASCHINENFABRIK GMBH representada por el Procurador Sr. Juan Francisco Gozálvez Benavente, contra D. Jose Augusto yHELLER MAQUINAS HERRAMIENTA SL. representados por la Procuradora Sra. Florentina Perez Samper, DEBO DECLARAR Y DECLARO: a) Que la demandante GEBR HELLER MASCHINENFABRIK GMBH. ostenta frente a los demandados D. Jose Augusto y HELLER MAQUINAS HERRAMIENTA SL un derecho preferente sobre el distintivo HELLER en España. b) que el Registro por el demandado de la marca nº 2520584 HELLER es un acto contrario a buena fe y constituye una infracción de los derechos de la actora sobre el distintivo HELLER. C) La nulidad del registro de marca nº 2520584 HELLER. En su virtud DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a) A estar y pasar por las declaraciones anteriores. b) A abstenerse en lo sucesivo de utilizar la denominación Heller o cualquier otra que pueda resultar confundible con la misma a título de marca, nombre comercial o nombre del dominio. Por lo demás DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a los demandados de los demás pronunciamientos contenidos en el escrito de demanda. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las partes personadas, costeando cada una las de su instancia y las comunes por mitad. Una vez firme la presente resolución, y a instancia de parte, se procederá a la cancelación del registro de marca nº 2520854 HELLER remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas y mandamiento al Registro Mercantil.
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Jose Augusto y HELLER MAQUINAS HERRAMIENTA SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales, excepto la relativa al plazo para dictar sentencia debido a la complejidad de las cuestiones a resolver en el presente recurso.
En autos de juicio ordinario promovidos por la representación procesal de la mercantil GBR HELLER MASCHINEFABRIK GMBH ( en adelante HELLER GMBH), contra Jose Augusto y la entidad HELLER MÁQUINAS HERRAMIENTAS SL (en adelante HELLER SL), se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil en la que, estimando parcialmente la demanda, se declaraba el derecho preferente de la actora en España sobre el distintivo HELLER, que el registro de la marca nº 2520584 HELLER es un acto contrario a la buena fe y constituye una infracción de los derechos de la actora sobre aquél distintivo y la nulidad de tal registro, con los consiguientes pronunciamientos condenatorios, absolviendo a los demandados del resto de las pretensiones contra ellos dirigidas.
Interpone recurso de apelación la representación procesal de la mercantil HELLER SL y Jose Augusto alegando, a los efectos de obtener la revocación de la sentencia con desestimación íntegra de la demanda e imposición de costas a la actora, los siguientes motivos que, de forma sumaria, se indican a continuación:
1) Infracción, por interpretación errónea, de los artículos 2, 6 bis y 8 del Convenio de París, en relación con los artículos 9.1 d), 51.1 b), 52.1 y 59 de la Ley de Marcas (LM ), por cuanto la mercantil demandante carece de legitimación activa para ejercitar las acciones de nulidad impetradas: indica que la demandante no ha acreditado ser la titular extrarregistral de ningún signo protegible al amparo de lo dispuesto en los artículos 6 Bis y 8 del Convenio que determinan claramente cuáles son los requisitos que debe cumplir un signo extrarregistral para poderse amparar en la protección de tales preceptos, siendo necesario a tal efecto que el nombre comercial esté siendo o haya sido usado en España o, bien, que el nombre comercial haya adquirido un conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, teniendo en cuenta a tal efecto que el artículo 8 CUP debe interpretarse necesariamente en relación con el artículo 2 del mismo Convenio . Alega no ser de aplicación al caso las sentencias del Tribunal Supremo citadas de contrario pues en ellas se interpretaba el derogado Estatuto de la Propiedad Industrial y la derogada Ley de Marcas de 1988 , cuya regulación era diferente a la actual. La actual normativa exige que el uso sea real y efectivo, relevante y tenga cierta repercusión en el mercado, extremos éstos no acreditados en el caso de autos. Analiza a continuación la recurrente la valoración que la prueba documental aportada de contrario le merece y concluye indicando no acreditar la misma ni el uso efectivo del signo distintivo ni ninguno de los criterios que determinan la notoriedad de la marca conforme al artículo 8.2 de la LM . Resultaría así la falta de legitimación activa para ejercitar las acciones que alegó en su escrito de demanda, de lo que infiere la desestimación de la demanda.
2) Infracción, por interpretación errónea, del artículo 51.1 b) de la LM y error manifiesto en la apreciación de la prueba, por cuanto el Sr. Jose Augusto no registro su marca de mala fe: Indica a este respecto que la mala fe debe existir al momento concreto de presentar la solicitud de la marca -10 de enero 2003- no siendo cierto que, como indica la sentencia apelada, la parte demandada haya reconocido que conocía la existencia de la marca del actor antes del registro ni la notoriedad de la marca del actor en el extranjero. Añade que la demandante no ha probado la mala fe de los demandados y estos, por el contrario,han probado que actuaron en todo momento de buena fe, no pudiendo admitirse que la única explicación para que existan dos o más marcas similares sea el conocimiento de la existencia de marca anterior.
3) Infracción, por interpretación errónea, del artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas . Improcedencia de la acción de nulidad de la denominación social: A este respecto que si bien el Juzgador de la instancia desestima la pretensión de la actora lo hace por motivos erróneos, por cuanto a estos efectos debe estarse al tenor de la Disposición Adicional 17ª de la LM que remite a la acción de violación de los signos que regula el artículo 41 LM que no ha sido ejercitada por la demandante.
4) Infracción del artículo 399 de la LEC , al modificarse de forma indebida por el Juzgador "a quo" las peticiones formuladas por la mercantil demandante, ya que ésta claramente ejercitaba dos acciones de nulidad, una por nulidad absoluta y otra por nulidad relativa, por lo que de entrar la Sala en la valoración de dicha circunstancia, incompatibilidad de las marcas, debía estarse a lo dispuesto en el artículo 52.1 en relación con el artículo 6.2 d) LM .
5) Infracción del artículo 394 LEC : pues la actora debía haber sido condenada a las costas causadas a la codemandada HELLER SL, al haber visto rechazadas todas sus pretensiones respecto de la misma.
La representación procesal de la mercantil HELLER GMBH, se opuso al recurso de apelación de contrario formulado en los términos que constan en su respectivo escrito unido a los autos, en el que, además, formulaba impugnación a la sentencia en base a las siguientes alegaciones:
1) Nulidad de la denominación social HELLER MAQUINAS HERRAMIENTAS SL, como consecuencia de la estimación de la acción de mala fe interpuesta, entendiendo procedente tal declaración en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.3 Código Civil, 34.2 de LM, 9.1 d) y D.A 17ª y 14ª de la LM, citando al respecto las sentencias del Tribunal Supremo que estima de su interés.
2) Nulidad de la marca y denominación social al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 de la LM en relación con los artículo 6 BIS y 8 del Convenio de la Unión de París y 9.1 d) de la LM, considerando que las pruebas practicadas en autos permitían tener por acreditado el uso o el conocimiento notorio del signo en España.
Previo al examen de las diferentes cuestiones que se plantean en esta alzada por los litigantes, se hace preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 448.1 de la LEC conforme al cual "contra las resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley", norma procesal ésta que tiene su reflejo en la doctrina jurisprudencial que, entre otras, pone de manifiesto la STS de 29 de octubre de 1990 (EDJ 1990/9811 ), al señalar que: "como ya declaró la sentencia de esta Sala de 10 de noviembre de 1981...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
SJMer nº 6, 23 de Mayo de 2011, de Madrid
...los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1.988 , que son los aplicables al litigio planteado ...", añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 2.1.2009 [Roj: SAP V 39/2009] que "... si bien es cierto que al amparo del artículo 8 del Convenio de la Unión de París ......
-
ATS, 20 de Abril de 2010
...contra la Sentencia dictada con fecha 2 de enero de 2009, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), en el rollo de apelación nº 360/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 258/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de - Mediante Providencia de 2 de marzo de 2009 se tu......
-
SAP Valencia 263/2015, 22 de Julio de 2015
...cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante. En la Sentencia de AP Valencia, sección 9ª, de 2 de enero de 2009 (Roj:SAP V 39/2009 -ECLI:ES:APV:2009:39, ponente Srª. Gaitón Redondo) se explicaba la necesidad de prueba de la mala......
-
SAP Valencia 875/2019, 1 de Julio de 2019
...del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso. En la Sentencia de AP Valencia, sección 9ª, de 2 de enero de 2009 (Roj:SAP V 39/2009 - ECLI:ES:APV:2009:39, ponente Srª. Gaitón Redondo) se explicaba la necesidad de prueba de la mal......