SAP Valencia 263/2015, 22 de Julio de 2015
| Ponente | LUIS SELLER ROCA DE TOGORES |
| ECLI | ES:APV:2015:3246 |
| Número de Recurso | 357/2015 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 263/2015 |
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
ROLLO núm. 357/15 - VTE (K) - SENTENCIA número 263/15
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION NOVENA
Ilmos. Sres.:
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Gonzalo Caruana Font de Mora
Dª María Antonia Gaitón Redondo
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Luis B. Seller Roca de Togores
En la ciudad de Valencia, a 22 de julio de 2015.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Luis B. Seller Roca de Togores, el presente Rollo de Apelación número 357/15, dimanante de los Autos de Juicio Ordinario 846/13, promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, entre partes; de una, como apelante, ILITEX TEJIDOS INDUSTRIALES, SL, representado por la Procuradora Florentina Pérez Samper, y asistido por el Letrado Salvador Javier Sánchez Quiles, y de otra, como apelado, TEXTILES ILITEX, SL, representado por la Procuradora Esperanza Ventura Ungo, y asistido por el Letrado Eduardo Pérez Crespo.
La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de lo Mercantil número 2 de Valencia, en fecha 29 de diciembre de 2014, contiene el siguiente FALLO: "QUE DEBO ACORDAR Y ACUERDO DESESTIMAR la demanda formulada por ILITEX TEJIDOS INDUSTRIALES, SL contra TEXTILES ILITEX, SL, todo ello con imposición de costas a la parte actora.
QUE DEBO ACORDAR Y ACUERDO ESTIMAR la demanda reconvencional formulada por TEXTILES ILITEX, SL contra ILITEX TEJIDOS INDUSTRIALES, SL, y en consecuencia, se declara la nulidad de la marca española número 3.0 27.426 'IT ILITEX' solicitada el 20 de abril de 2012, con salida el 19 de julio de 2012, para los siguientes productos y servicios: clase 24 tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, todo ello con imposición de costas a la parte demandada en la reconvención."
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.
Se han observado las prescripciones y formalidades legales.
Por la representación procesal de ILITEX TEJIDOS INDUSTRIALES S.L. se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Valencia en 29 de diciembre de 2014, por la que se desestima su demanda de infracción de marca nacional mixta (gráfica, denominativa) Nº 3.027.426 8 y se estima la demanda reconvencional interpuesta por TEXTILES ILITEX S.L. declarando la nulidad de la marca por mala fe en su registro por la actora.
La Sentencia, después de denegar la notoriedad prioritaria nacional del conocimiento de la denominación social (empleada como nombre comercial) de la demandada, sostiene que, siendo esta conocida de manera notoria en la localidad de Elche (zona geográfica en la que se encuentran ubicadas ambas mercantiles), además de otros indicios, se encuentra acreditada la mala fe de la demandante al solicitar el registro, ello conforme al art. 51.1 b ) y 52.1 de la Ley de Marcas .
La demandante recurre en apelación insistiendo en la no concurrencia de mala fe en el registro, al no conocer de la existencia de la mercantil demandada, de su denominación y su uso comercial. Su marca es válida y eficaz para el ejercicio del ius prohibendi frente a la demandada. Insiste en la infracción y las peticiones de condena a la demandada.
Por su parte, la demandada, se opone al recurso e impugna igualmente la sentencia reiterando su pedimento principal: atribución de titularidad de la marca registrada en ejercicio de acción reivindicatoria. Ello de acuerdo con el art. 2.2 LM, al haberse registrado la marca en fraude de su derecho. insiste así mismo en el uso del signo con carácter general en España y los efectos del art. 9.1. b) LM .
La mercantil actora en reconvención, TEXTILES ILITEX S.L., se constituyó en 5 de febrero de 2010 con un capital social de 23.000 euros, iniciando sus actividades en 1 de marzo de ese año en Elche, trasladándose en enero de 2012 a la localidad vecina de Crevillente. Su objeto social es " almacenaje y manipulación de artículos de cazado, marroquinería y confección" y, sus actividad concreta ha sido desde su inicio la comercialización de textiles para el calzado. En 12 de diciembre de 2011, registró el nombre de dominio www.textilesilitex.com.
La mercantil actora, demandada en reconvención, ILITEX TEJIDOS INDUSTRIALES S.L., se constituyó en 21 de febrero de 2011 con un capital social de 4.000 euros, iniciando sus actividades de manera inmediata en la localidad de Elche. Su objeto social es la "compra, venta y comercialización de productos intermedios para la fabricación de calzado y servicios acabados, compraventa de todo tipo de materiales textiles para la confección, calzado y artículos de marroquinería"; su actividad concreta es el suministro de textiles y marroquinería para calzado. Comenzó a emplear como marca el denominativo IT ILITEX en marzo de 2011 y, en 20 de abril de 2012, solicita la marca española IT ILITEX concedida con el nº 3.027.426 en 19 de julio y publicada en BOPI en 3 de agosto del mismo año. En 15 de mayo de 2012, registra el dominio ilitex.com.
Son los anteriores hechos incontrovertidos por las partes y acreditados documentalmente.
Pese a que la demanda rectora del pleito es la infracción del derecho marcario del titular registral, por razones de sistemática examinaremos primeramente la reconvención ya que si esta, en cualquiera de su peticiones, prospera, la consecuencia jurídica es la desestimación de la demanda.
Recordemos que tal reconvención se basa en la existencia de un "uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional" de la denominación social y nombre comercial no registrado de TEXTILES ILITEX S.L. previo a la solicitud de la marca. De acuerdo con ello (al amparo del art. 9.1 d) LM ) y la existencia de mala fe en la conducta de la solicitante, que trata de aprovecharse de la actividad y prestigio de la demandada, ejercita acción reivindicatoria del art. 2.2 LM y, subsidiariamente, de nulidad.
Sobre el riesgo de confusión de ambos signos.
No es discutido por las partes quedando firme (sin que proceda hacer valoración), siendo precisamente el fundamento de la pretensión de una y otra para el ejercicio de su respectivas acciones la existencia de riesgo de confusión o, al menos, de asociación que se produce por el uso de ambos signos.
Tal concordancia se confirma atendiendo de forma global a la interrelación existente entre los diversos factores a considerar ( St. TJCE de 29 de septiembre de 1998, caso CANON). En especial, refiere la jurisprudencia comunitaria del TJCE, que ha de considerarse "el conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo, y entre los productos o servicios designados" (St. TJCE 11 de noviembre de 1997, caso SABEL). Esta interdependencia de factores se puso de manifiesto en la St. del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2006 (Manaus/OAMI): "... la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tenidos en cuenta y, en particular, la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. De esta forma, un escaso grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensada por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.". En este sentido es importante destacar: "De las sentencias Puma y Canon se desprende que el riesgo de confusión es mayor entre una marca y un signo cuando la similitud procede del hecho de que comparten y se caracterizan por ciertos elementos distintivos arbitrarios ."(Asunto C-425/98, MODE CV c. ADIDAS BENELUX BV, División de Oposición de OAMI, resolución 490/1999).
Por otro lado, tal aproximación debe efectuarse desde la perspectiva de un determinado tipo de consumidor, el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, del que se presume que se encuentra normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. ( STJCE de 22 de junio de 1999 ). Este consumidor percibirá la marca como un todo, en su conjunto, sin detenerse a examinar los detalles, variando su grado de atención en función de la categoría de productos o servicios de que se trate ( STJCE Sabel, de 11 de noviembre de 1997 ; Mistery Drinks, de 15 de enero de 2003 ).
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Semejanza de los signos:
En la apreciación global de ambos signos se comprueba que ambos se componen de una parte denominativa ILITEX (que coincide) y de una segunda parte gráfica (y denominativa "IT" en la marca registrada). Este escaso carácter distintivo de la parte gráfica de uno y otro signo hace recaer sobre el término ILITEX toda la fuerza distintiva, apreciándose este como esencial y que ha de captar la atención del consumidor. El Tribunal de Primera Instancia nos recuerda que,"... por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla (St. TPI de 3 de julio de 2003 (TJCE 2003\201), Alejandro/ OAMI - Anheuser-Busch (BUDMEN))". St. TPI de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Segunda), de 6 octubre 2004 New Look/OHMI-Naulover (NLSPORT).
Así en la St. de TPICE de 23 de octubre de 2002 (caso Matratzen) se señala que "una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante, en la impresión de conjunto producida por la marca". Continúa delimitando el elemento dominante: "tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público...
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