SAP Baleares 391/2011, 28 de Noviembre de 2011
| Ponente | MATEO LORENZO RAMON HOMAR |
| ECLI | ES:APIB:2011:2756 |
| Número de Recurso | 378/2011 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 391/2011 |
| Fecha de Resolución | 28 de Noviembre de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Baleares, Sección 5ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5
PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00391/2011
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000378 /2011
SENTENCIA Nº 391
Ilmo. Sr. Presidente:
D. MATEO RAMÓN HOMAR
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ
Dª. COVADONGA SOLA RUIZ
En PALMA DE MALLORCA, a veintiocho de Noviembre de dos mil once.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Quinta, de la Audiencia Provincial de PALMA DE MALLORCA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000434 /2009, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de PALMA DE MALLORCA, a los que ha correspondido el Rollo de Sala RECURSO DE APELACION (LECN) 0000378 /2011, en los que aparece como parte demandante apelante, la entidad FIESTA HOTEL AND RESORTS, representada por el Procurador de los tribunales, D. FRANCISCO TORTELLA TUGORES, asistido por el Letrado D. ENRIQUE SÁNCHEZ-QUIÑONES, y como parte demandada apelada, la entidad RESIDENCIAL PALLADIUM S.A., representada por el Procurador de los tribunales, D. JOSÉ ANTONIO CABOT LLAMBÍAS.
ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. MATEO RAMÓN HOMAR.
Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de PALMA DE MALLORCA, por el mismo se dictó sentencia con fecha 4 de febrero del corriente año, cuyo fallo dice: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Fiesta Hotels & Resort SL contra Residencial Palladium S.A., absolviendo a la demandada de todas las pretensiones efectuadas en su contra. Todo ello con imposición de las costas a la demandante.
Que estimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por Residencial Palladium SA contra Fiesta Hotels & Resorts SL, debo declarar y declaro la nulidad de la marca nacional nº 2.666.550 titularidad de Fiesta Hotels & Resort SL, con expresa imposición de las costas a la actora reconvenida.".
Que estimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por Residencial Palladium SA contra Fiesta Hotels & Resorts SL, debo declarar y declaro la nulidad de la marca nacional nº 2.666.550 titularidad de Fiesta Hotels & Resort SL, con expresa imposición de las costas a la actora reconvenida.".
Que contra la anterior resolución y por la representación de la parte demandante, se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 16 de noviembre del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen
En el suplico de la demanda inicial interpuesta por la entidad Fiesta Hotels & Resort SL contra la entidad Residencial Palladium SA se recoge como pedimento principal el de que la actora ostenta la exclusividad en el uso de la marca "Palladium" como titular de la marca nº 2666550, y que la demandada carece de derecho a utilizar el rótulo o marca "Palladium" y debe cesar en el uso de tal marca, al estar registrada la misma a nombre de la actora, y la consecuencias de tales declaraciones, en especial indemnización a la actora en la suma de 2.875,09 euros al día por cada día que venga utilizando la marca Palladium desde el día 7 de enero de 2.008 hasta el cese de la utilización de dicha marca, con lo cual la demanda se funda en una marca nacional inscrita a favor de la actora en la Oficina Española de Patentes y Marcas, siendo presentada la solicitud el día 12 de agosto de 2.005 y concedida el día 6 de junio de 2.006. No obstante entre las alegaciones fácticas de dicha demanda se hace referencia a que la actora es titular de una marca comunitaria, la número 002915304 registrada el día 26 de septiembre de 2.005, con el mismo nombre, y también se alude a la marca derivativa internacional registrada en la Oficina Internacional de Ginebra y cedida a la actora por el demandado, en el contexto de un pacto de cesión que adjunta que lleva fecha de día 30 de marzo de 2.006; y que la demandada se dedica a la explotación de un hotel con rótulo de establecimento "Grand Hotel Palladium" o "Gran Hotel Terme di Palladium", en la Calle Lirios nº 1, Urbanización Siesta con la misma actividad de hostelería; la actora explota el Hotel "Palladium Palace Ibiza" sito en la Playa d'en Bossa-Ibiza; y que el uso de la misma denominación produce confusión a posible consumidores y clientes, supone un desvío de clientes al otro establecimiento y una pérdida de imagen de los establecimientos Palladium, no sólo en Ibiza, sino en todo el mundo con pérdida de quince habitaciones diarias y competencia en el mismo mercado insular.
En la contestación a la demanda se opone la aplicación del artículo 37 a) de la Ley de Marcas, y se explica pormenorizadamente la versión de dicha parte en relación con el aludido pacto de 30 de marzo de
2.006, y ejercita demanda reconvencional en solicitud de nulidad de la marca nacional en que se funda la demanda, con base en los artículos 9 1 d ) y 52 de la Ley de Marcas, por uso o conocimiento notorio de la marca por la demandada en la isla de Ibiza, con anterioridad a su utilización en la isla por la entidad actora.
La sentencia de instancia desestima la demanda inicial por cuanto concurre el supuesto del artículo 37
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de la Ley de Marcas, y estima en su integridad la demanda reconvencional declarando la nulidad de la marca nacional antes citada a favor de la actora por la causa de nulidad del artículo 9 1 d) de la citada Ley . Asimismo contiene un extenso y pormenorizado relato de hechos probados con 12 apartados y valoración de la prueba efectuada en el fundamento primero de la sentencia recurrida.
Dicha resolución es apelada por la representación de la actora inicial y demandada reconvencional en solicitud de nueva resolución estimatoria de la demanda inicial y desestimatoria de la reconvencional, y a efectos sistemáticos, los motivos pueden clasificarse en cuatro: 1) Discrepancias con los hechos probados y valoración de los medios de prueba practicados. 2) Existencia de mala fe en la actuación de la entidad demandada inicial con posible aplicación de la doctrina de los actos propios. 3) Aplicación del artículo 37 a) LM al supuesto enjuiciado. 4) La nulidad por aplicación de los artículos 8, 9 1) d y 52 de la LM .
La representación de la demandada inicial y actora reconvencional solicita la confirmación de la sentencia de instancia.
Con carácter previo y antes de entrar en el examen del fondo del asunto es preciso delimitar el contenido de las cuestiones debatidas, que reviste cierta complejidad en la controversia de esta litis, y así, se alude a tres tipos de marcas con la denominación "Palladium": la nacional en que se funda el suplico de la demanda, la comunitaria, y la de la Oficina Internacional de Ginebra, así como a un pacto para la utilización de la marca entre las partes de esta litis, todas ellas con la denominación "Palladium".
Examinadas la demanda y la contestación se infiere que esta litis, y por tanto los efectos de cosa juzgada de la misma se circunscriben a la marca nacional nº 2666550 presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 12 de agosto de 2.005 y concedida el día 6 de junio de 2.006. Por el contrario, no se extiende ni a la marca comunitaria, ni a la internacional, ni a los efectos de los pactos entre las partes de 30 de marzo de 2.006. A tal efecto es de reseñar: A) Que el Juzgado de instancia y esta Sala carecen de competencia objetiva para conocer de las consecuencias de todo tipo que puedan derivar de la marca comunitaria a favor de la actora, pues los artículos 82.1.3 y 86 ter 4 de la LOPJ concede la competencia exclusiva y excluyente de las mismas a los Juzgados de lo Mercantil y Audiencia de Alicante. En este sentido, el suplico no se funda en dicha marca, sino en la nacional, pues en otro caso, esta Sala habría declarado de oficio su falta de competencia objetiva. La parte actora inicial y demandada reconvencional hace continuas referencias en el escrito de interposición del recurso a las consecuencias de la concesión de dicha marca con fecha 26 de septiembre de 2.005, y dicha parte no ha optado por un posible ejercicio de acciones por violación de marca comunitaria y marca nacional (posible en el supuesto de la SAP de Alicante Sec 8 de 19 de diciembre de 2.008 ) y esta Sala carece de competencia objetiva sobre el particular, y, si lo considera oportuno, dicha parte deberá acudir a dichos Juzgados y Tribunales. B) El Juzgado de instancia y esta Sala ostentan competencia objetiva en relación con la marca nacional antes citada, y en la que se funda la demanda objeto de esta litis ( art 86 ter 2 a de la LOPJ ). C) En cuanto al llamado contrato de colaboración al que llegaron las partes, que se plasmó por escrito en documento privado de 30 de marzo de 2.006, y luego en escritura pública de cesión de la marca internacional de 23 de febrero de 2.007, se plantea por la demandada un incumplimiento del mismo, pero no se solicita su resolución por considerar que la competencia objetiva sobre este particular correspondería a un Juzgado Civil ordinario ( art. 85. 1 de la LOPJ ). Es de reseñar que en la práctica es objeto de controversia la acumulación de autos de procedimientos competencia de un Juzgado civil ordinario cuando guardan estrecha relación con un procedimiento de competencia exclusiva y excluyente de un Juzgado de lo Mercantil, con criterios contrapuestos en la jurisprudencia menor, y en el supuesto enjuiciado se produce la paradoja de que nada se solicita sobre el particular en relación con su posible acción de cumplimiento o resolución, pero al mismo tiempo ha sido objeto de una parte muy relevante de la prueba...
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SAP Madrid 578/2018, 22 de Octubre de 2018
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