SAP Madrid 578/2018, 22 de Octubre de 2018
| Ponente | GREGORIO PLAZA GONZALEZ |
| ECLI | ES:APM:2018:13828 |
| Número de Recurso | 258/2017 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 578/2018 |
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0202024
ROLLO DE APELACIÓN Nº 258/2017 .
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 912/2014.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
Parte recurrente: SELBRIDGE, S.L.
Procurador: D. Ignacio Batlló Ripoll
Letrada: Dª Cristina Cobo Soriano
Parte recurrida: Dª Felisa y D. Edmundo
Procurador: D. Juan Torrecilla Jiménez
Letrada: Dª Cristina Colom Vaquer
SENTENCIA nº 578/2018
En Madrid, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Pedro María Gómez Sánchez, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 912/2014 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día once de octubre de dos mil dieciséis.
Ha comparecido en esta alzada la parte demandante, SELBRIDGE, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Batlló Ripoll y asistida de la Letrada Dª Cristina Cobo Soriano, así como los demandados, Dª Felisa y D. Edmundo, representados por el Procurador de los Tribunales D. Juan Torrecilla Jiménez y asistidos de la Letrada Dª Cristina Colom Vaquer.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que desestimando la demanda presentada por el Procurador Sr. Batlló Ripoll en nombre y representación de la entidad SELBRIDGE, S.L. contra D. Edmundo y Dª Felisa, representados por el Procurador Sr. Torrecilla Jiménez, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones que contra ellos se ejercitaban, imponiendo a la parte actora las costas procesales."
Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.
La mercantil SELBRIDGE, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra "Hostal Victoria I", "Hostal Victoria II" y "Hostal Victoria III".
La demanda se funda en la titularidad que ostenta SELBRIDGE, S.L. sobre la marca 2586902, denominariva, "HOTEL VICTORIA 4" concedida en fecha 24 de agosto de 2004 para designar servicios de la clase 43 de hospedaje temporal y restauración (alimentación).
Señala la demanda que se ha visto afectada por críticas de clientes referidas a los Hostales Victoria I, II y III y que no iban dirigidas a su hotel, situado cerca de dichos hostales.
Considera que existe un problema de confusión del origen empresarial por parte del consumidor medio provocada por las denominaciones no registradas. Añade que el elemento distintivo principal es "VICTORIA" coincidente en los signos en cuestión y señala que el signo se aplica al mismo tipo de servicios por lo que existe infracción de la marca registrada.
Solicita que se declare la violación de la marca registrada y se condene a las demandadas a la cesación en el uso de la marca, a la prohibición a realizar en el futuro actos de utilización del signo VICTORIA o de cualquier otro que lo incorpore, a retirar del tráfico todos los elementos en que se materialice la marca y a la destrucción de los productos ilícitamente identificados con la misma si existieran, así como a pagar, en concepto de indemnización, la cantidad que se concrete en el procedimiento y, en todo caso, el importe del 1% de la cifra de negocio alcanzada en los 5 años anteriores a la interposición de la demanda y hasta el cese efectivo.
La contestación a la demanda se efectuó por D. Edmundo y Dª Felisa .
Alegaron en primer lugar la excepción de falta de capacidad para ser parte las demandadas "Hostal Victoria I", "Hostal Victoria II" y "Hostal Victoria III" en cuando carecen de personalidad jurídica. Los titulares de dichos negocios son quienes efectivamente comparecen.
En segundo lugar alegan la excepción de prescripción prevista en el artículo 45 de la Ley de Marcas. La actora conocía la utilización de los nombres comerciales "Hostal Victoria I", "Hostal Victoria II" y "Hostal Victoria III" antes de la inscripción de la marca a su favor, dada la actividad desarrollada y la proximidad de los locales. El signo "Hostal Victoria" se utiliza desde 1978 y "Hostal Victoria II" se utiliza antes de 1989 y "Hostal Victoria III" antes de 1993.
Rechaza el escrito de oposición a la demanda la titularidad de la marca que dice ostentar la actora, basada en una consulta de la base de datos SITADEX y considera que la falta de aportación del título no es subsanable.
Respecto a la marca registrada señala que la denominación "Victoria" carece de carácter distintivo y existen al menos registradas cinco denominaciones sociales que la incluyen.
Añade que la petición del suplico se refiere únicamente al signo "Victoria".
Por otra parte señala que la vinculación que establecen los clientes es entre los hostales y no con el hotel y que sus características son distintas (categoría, precio, imagen) y no acredita la actora que se produzca confusión entre dichos establecimientos.
Añade que la marca "HOTEL VICTORIA 4" se registró a nombre de "Grupo Cibeles y Creative Logistics, S.L."
Se rechaza que exista confusión "entre establecimientos".
Tras las conversaciones mantenidas la actora esperó un año y cinco meses, lo que entiende debe ser considerado "acto propio".
Señala también que las denominaciones "Hostal Victoria I", "Hostal Victoria II" y "Hostal Victoria III" se usaron desde los años 70 y en la zona centro de Madrid.
Rechaza finalmente la indemnización pretendida alegando que el requerimiento efectuado es de fecha octubre de 2013 y que la demandante debe probar la culpa o negligencia de la demandada.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil resultó desestimatoria de la demanda.
Respecto a la titularidad de la marca señala la sentencia que la base de datos SITADEX es uno de los medios que habitualmente se utilizan para acreditar dicha titularidad y no puede dudarse sin más de su validez y de la veracidad de su contenido.
En lo que se refiere a la excepción de prescripción prevista en el artículo 45 LM, el hecho de que exista un registro posterior al uso alegado por la parte demandada en nada afecta a la excepción de prescripción puesto que lo relevante es el momento en que se produjo la violación del derecho.
Considera la sentencia que los signos enfrentados son semejantes al utilizarse la misma palabra "Victoria" y signos numéricos correlativos, y ambos signos se utilizan para prestar servicios de alojamiento. Más adelante señala que la palabra "Victoria" es genérica y no dota al signo de especial distintividad, máxime cuando en el caso del hotel se trata de la calle en la que está situado.
Y concluye que no existe riesgo de confusión puesto que los establecimientos son muy distintos (fachada, categoría) y ofrecen prestaciones distintas por lo que sus precios son diferentes lo que no puede pasar desapercibido al consumidor medio.
Recurso de apelación interpuesto por SELBRIDGE, S.L.
Con carácter previo hemos de examinar las excepciones de prescripción de la acción y de falta de legitimación activa que se reproducen en el escrito de oposición al recurso.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil resolvió ambas cuestiones, considerando que el registro de la marca posterior al uso del signo por el demandado no afecta a la excepción de prescripción. Por otra parte considera acreditada la titularidad derivada de la base de datos SITADEX.
Como establece la STS 532/2013, de 19 de septiembre, cuando la sentencia del Juzgado Mercantil entró a conocer y desestimó expresamente la excepción de prescripción con carácter previo a analizar si la pretensión sustantiva formulada por la parte actora estaba adecuadamente...
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