STS, 24 de Noviembre de 2014

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia con fecha 21 de marzo de 2012 (recurso contencioso-administrativo 1455/2008 ) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil Porcelanosa, S.A contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de abril de 2008 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la representación de la citada entidad mercantil contra la resolución de 19 de diciembre de 2007 por la que se concede el modelo de utilidad nº 200701042 relativo a "dispositivo para retener la mercancía en un palet".

Como explica el fundamento jurídico primero de la sentencia, la resolución que desestima el recurso de alzada mantiene el registro del modelo de utilidad por entender que la tramitación del expediente había sido correcta pues la Administración, una vez realizado el examen formal de la solicitud, concedió el modelo de utilidad sin atender a la presentación de oposición porque la oposición de Porcelanosa, S.A -aduciendo que el modelo carecía de novedad y actividad inventiva- se había formulado con infracción del artículo 149.3 de la Ley de Patentes .

La posición mantenida por los litigantes en el proceso de instancia la sintetiza el fundamento segundo de la sentencia en los siguientes términos:

(...) SEGUNDO.- La actora, combate el íter administrativo seguido, al entender que la oposición planteada fue indebidamente ignorada, no dándosele tramite de alegaciones y concediéndose sin más el referido modelo de utilidad, lo cual le hubo generado indefensión que refiere pudo evitarse "en primer lugar dando traslado para que aportase sus pruebas y presentase sus alegaciones o al menos, tramitando la oposición conforme a los trámites previstos legalmente y manifestándose a favor o en contra en una resolución posterior". Alega que la administración, de entender defectuosa tal oposición, que tal demandante mantiene como presentada "en plazo y forma" (F.9 de la demanda), debió conferirle un plazo para subsanación que entiende deriva del Art. 45.3 del Reglamento de Patentes y del Art. 71.1 de la Ley 30/92 . Argumenta a continuación y en tal sentido despliega prueba, en orden a sustentar "la falta de novedad y actividad inventiva" de la invención a la postre protegida como modelo de utilidad.

La representación procesal de la administración, aduce la corrección de la resolución administrativa impugnada, en cuanto desestima el recurso de alzada, con apoyo en el art. 112.1 de la Ley 30/92 , entendiendo que la actora ha de pechar con su falta de diligencia al no haber articulado en forma su oposición. En igual sentido se pronuncia la mercantil personada como codemandada, además de argumentar en favor de la actividad inventiva y novedad de la invención correspondiente

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El fundamento tercero de la sentencia inicia el análisis de la controversia haciendo una reseña de la normativa procedimental de aplicación a las solicitudes de registro de modelos de utilidad ( artículos 143 a 154 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ) destacando lo dispuesto en el artículo 149 de dicha Ley , cuyo apartado 1 establece que el escrito de oposición deberá ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios, añadiendo el apartado 5 del mismo artículo que cuando no se hubieren presentado oposiciones el Registro procederá a conceder la protección del modelo de utilidad.

Tras esa reseña de la normativa aplicable, que aquí hemos sintetizado, el mismo fundamento tercero expone las siguientes consideraciones en relación con el caso concreto que se examina:

(...) Del análisis del expediente administrativo resulta que tras el registro en fecha 21 de mayo de 2007, por Señalplast S.L, de la oportuna solicitud, efectivamente publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI, en lo sucesivo) de 1 de octubre de 2007, la mercantil actora en fecha 30 de noviembre de 2007 presentó oposición a tal solicitud referida, a la "falta de novedad" indicando como causas de la misma "carecer de novedad y nivel inventivo, tal y como se demostrará en el escrito de alegaciones y pruebas que (incluiremos) próximamente" (sic). En el BOPI de 1 de enero de 2008, fue publicada resolución de 19 de diciembre de 2007, mediante la cual se concedió el modelo de utilidad nº 200701042 "dispositivo para retener la mercancía en un palet".

De lo dicho se infiere que la mercantil hoy actora infringió, si no el plazo para la formulación de tal oposición (en cuanto planteada en el de dos meses desde la publicación de tal solicitud), sí con claridad la forma en la que la normativa exige se vea articulada, toda vez que el art. 149 de la LP ya referenciado establece taxativamente en su número 3 que "El escrito de oposición deberá ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios".

Así ciertamente aduce la actora que la administración debió conferirle, de entender defectuosa tal oposición, trámite de subsanación que entiende derivado de los Arts. 45.3 del Reglamento de Patentes y del Art. 71.1 de la Ley 30/92 . Pero la Sección no comparte tal inteligencia en cuanto del Art. 45.3 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre , por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, únicamente refiere que "se dará al oponente la oportunidad de remediar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de diez días" para específicos supuestos que no se relacionan con el presente (No se hubiera abonado la tasa de oposición. El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o los motivos en que se funda o, por fin, no se hubiese presentado el poder de representación en plazo) resultando que descartada normativa específica en tal sentido tampoco hemos de atender a la referencia al Art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , al referir que " Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42" pues no nos hallamos ante una solicitud o siquiera ante la presentación de un recurso administrativo, cuanto ante un trámite de potestativa articulación, cuyas características definitorias vienen definidas conforme al régimen indicado, sin permitir, la actitud seguida por la mercantil hoy actora, referida a remitir la acreditación de la pretendida "carencia de novedad y nivel inventivo" a un eventual escrito de alegaciones y pruebas que refiere como de próxima inclusión.

Cierto que podría aducirse que la administración debió en todo caso conferir traslado al solicitante de la oposición en cuanto presentada en plazo y seguir la tramitación ulterior prevenida a tal efecto, pero al posible efecto práctico de tal aplicación al presente supuesto, obstarían en cualquier caso, los límites con los que cuenta la administración en orden a pronunciarse sobre los extremos alegados, sin soporte probatorio alguno, y la necesidad taxativa de que la aportación documental relacionada con la ausencia de invención haya de ser necesariamente referenciada al indicado plazo (de dos meses de oposición) y no a cualquier otro, debiendo asumirse, por lo tanto, en acomodo a lo resuelto por la administración, la imposibilidad de considerar tales soportes probatorios con ocasión del recurso de alzada interpuesto frente a tal concesión, bastando recordar que "no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho" ( art. 112.1.II, Ley 30/92 )

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El razonamiento de la Sala de instancia concluye en el fundamento cuarto de la sentencia, donde se expone lo siguiente:

(...) CUARTO.- Lo anteriormente razonado implica que haya de desestimarse el presente recurso contencioso al no justificarse la inadecuación a derecho de la resolución administrativa impugnada, sin que debamos en consecuencia pronunciarnos, merced al carácter revisor de esta jurisdicción sobre el planteamiento de la actora al pretender imputar, con ocasión del presente proceso, nuevamente la eventual ausencia de novedad y actividad inventiva y ello en cuanto habiéndose razonado la corrección de la resolución administrativa impugnada en este extremo, al soslayar el recurso de alzada pronunciarse sobre tal aspecto, resultaría incoherente otro pronunciamiento diferenciado a la desestimación del recurso.

Por decirlo de otro modo, la coherencia del sistema diseñado en la materia, al prever la concesión de los modelos de utilidad sin previo examen por la administración de la falta de novedad o actividad inventiva pero con llamamiento a oposiciones de posibles interesados, frente a la solicitud presentada, ha de ponerse en relación con una oposición mínimamente fundada ( art. 143.3 LP), cohonestándose así tal la previsión con la propia del art. 151.2 de la Ley de Patentes , en cuanto ciñe la legitimación activa para interponer un eventual recurso contencioso ante "falta de novedad, de actividad inventiva, o por la insuficiencia de la descripción" a "aquellos interesados que hubieren formulado la oportuna oposición en el expediente basada, precisamente, en los defectos mencionados" (art. 151.2 LP).

Tales razones excusan igualmente que nos adentremos en la valoración de la sentencia 455/2011, de 27 de diciembre dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia en el seno del procedimiento ordinario 282/2009, cuya firmeza no consta, pues la misma, en cuanto resuelve la acción reivindicatoria del modelo de utilidad en proceso entablado entre las mercantiles aquí personadas, se sitúa en un plano material, en el que de lo hasta aquí razonado, se observa, resultaría improcedente entrar

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Por todo ello la Sala de instancia desestima el recurso contencioso-administrativo.

Notificada la sentencia a las partes, la representación procesal de la entidad Porcelanosa, S.A preparó recurso de casación contra ella y luego formalizó su interposición mediante escrito presentado el 12 de junio de 2012 en el que, después de exponer los antecedentes del caso, formula dos motivos de casación, el primero al amparo del artículo 88.1.c/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y el segundo invocando el artículo 88.1.d/ de la misma Ley , constando de dos apartados cada uno de esos motivos. El enunciado y contenido de tales motivos y apartados es el que sigue:

I.A/ Infracción de las normas reguladora de la sentencia (se citan como infringidos los artículos 120.3 de la Constitución y 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), por incurrir la sentencia de instancia en falta de motivación e incongruencia en la medida en que no se pronuncia sobre el motivo de impugnación relativo a la nulidad del modelo de utilidad por falta de novedad y actividad inventiva.

I.B/ Infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales con resultado de indefensión, en concreto las normas reguladoras del procedimiento de prueba (se citan como vulnerados los artículos 24 de la Constitución y 217.2 y 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), al no haber tomado la Sala de instancia en consideración las pruebas practicadas en el proceso en relación con la falta de novedad del modelo impugnado. Se alude en particular a varios informes así como la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia.

II.A/ Infracción de los artículos 71.1 , 74 , 76 , 80.2 , 80.3 , 81.1 , 84 , 85 , 89.1 , 112.1 y 112.3 de la Ley 30/1992 , 143 , 149 , 151.2 y 153 de la Ley 11/1986, de Patentes , y artículos 45 y 56 del Reglamento de Patentes aprobado por Real Decreto 2245/1986. Aduce la recurrente que, en contra de lo apreciado en la sentencia, la Administración tendría que haber requerido al oponente para la subsanación de su oposición, estando obligada a tener en cuenta los documentos aportados en cualquier momento antes de la resolución. Sostiene la recurrente que la sentencia, al evitar analizar la falta de novedad alegada por considerar que la oposición no había sido planteada conforme a lo exigido en el artículo 151 de la Ley de Patentes , se basa en una interpretación incorrecta de ese precepto, pues las normas de aplicación ( artículo 149 de la Ley de Patentes y 45.1 de su Reglamento) solo exigen identificar los motivos de oposición. En este apartado del motivo se denuncia también una incorrecta aplicación del artículo 45 del Reglamento de Patentes , pues la sentencia afirma que dicho precepto solo confiere trámite de subsanación de la oposición en concretos supuestos cuando lo que la norma preceptúa son las causas tasadas de inadmisión de la oposición.

II.B/ Infracción de la jurisprudencia antiformalista dictada en aplicación del artículo 71 de la Ley 30/1992 , en relación con la subsanación de los documentos acreditativos en los procedimientos administrativos. Se citan sentencias de 7 de julio de 1997 (casación 6128/1992), 23 de enero de 1998 (casación 1878/1992), 19 de mayo de 1998 (casación 7366/1990) y 21 de febrero de 1997 (casación 2313/1992). Esa doctrina jurisprudencial acoge una interpretación favorable a la subsanación que, de haberse aplicado correctamente al presente caso, habría llevado a la estimación del recurso. En cuanto a la no extensión de la limitación del artículo 149.3 de la Ley de Patentes al proceso contencioso administrativo, invoca la STS de 13 de octubre de 2004 (casación 4308/2001 ) en la que la Sala afirmó obiterdicta que la limitación probatoria establecida en la Ley de Patentes 149.3 no se extiende al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa.

Termina el escrito solicitando que se dicte sentencia que case la sentencia recurrida y, en su lugar, se declare no ajustada a derecho la resolución que concedió el modelo de utilidad nº 200701042 por carecer el mismo de los requisitos de novedad y actividad inventiva, todo ello con imposición de las costas a las demandadas en la instancia por su temeridad y mala fe.

Mediante providencia de la Sección Primera de esta Sala del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2012 se acordó la admisión del recurso de casación, así como la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera de conformidad con las reglas de reparto de asuntos.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, por diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2012 se acordó dar traslado del escrito de interposición a las partes recurridas para que en el plazo de treinta días formalizasen su oposición.

La Abogacía del Estado, en representación de la Administración del Estado, presentó escrito con fecha 12 de noviembre de 2012 en el que, tras expone las razones de su oposición a los motivos de casación, termina solicitando que se dicte sentencia en la que el recurso de casación sea inadmitido, o, subsidiariamente, desestimado, con imposición de las costas a la recurrente.

La representación procesal de Señalplast, S.L. presentó escrito con fecha 13 de noviembre de 2012 en el que, en primer lugar, plantea la inadmisibilidad del recurso de casación por diversas causas: ausencia de interés casacional; falta de invocación de las normas que se consideran infringidas; ausencia del juicio de relevancia de las normas que se dice infringidas, pues no se justifica que hayan sido relevantes o determinantes del fallo; insuficiencia de cuantía para que el asunto tenga acceso al recurso de casación; y, en fin, falta de legitimación de Porcelanosa, S.A. al no haber formulado la oportuna oposición en el expediente administrativo. Por lo demás, la representación de Señalplast, S.L. expone en el escrito las razones en las que funda su oposición a los motivos de casación y termina solicitando que se desestime el recurso de casación.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 18 de noviembre de 2014, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas ,

El presente recurso de casación nº 1990/2012 lo dirige la representación de Porcelanosa, S.A. contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de marzo de 2012 (recurso 1455/2008 ) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la referida entidad mercantil contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de abril de 2008 desestimatoria del recurso de alzada dirigido contra la resolución de 19 de diciembre de 2007 por la que se concede a Señalplast, S.L. el modelo de utilidad nº 200701042 relativo a "dispositivo para retener la mercancía en un palet".

En el antecedente segundo hemos dejado reseñadas las razones que expone la sentencia recurrida para fundamentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Procede entonces que pasemos a examinar los motivos de casación formulados por Porcelanosa, S.A., cuyo enunciado y contenido hemos resumido en el antecedente tercero. Pero antes habremos de pronunciarnos sobre las causas de inadmisibilidad del recurso de casación planteadas por una de las partes recurridas y a las que nos hemos referido en el antecedente séptimo.

Como hemos visto, la representación de Señalplast, S.L. plantea la inadmisibilidad del recurso por las siguientes causas: ausencia de interés casacional; falta de invocación de las normas que la recurrente en casación considera infringidas; ausencia del juicio de relevancia de las normas que se dice infringidas, pues no se justifica que hayan sido relevantes o determinantes del fallo; insuficiencia de cuantía para que el asunto tenga acceso al recurso de casación; y, en fin, falta de legitimación de Porcelanosa, S.A. al no haber formulado la oportuna oposición en el expediente administrativo. Pues bien, todas ellas deben ser rechazadas.

Por lo pronto, la parte recurrida no ofrece datos ni razones mínimamente consistentes que sirvan de sustento a su alegato de que el recurso carece de interés casacional.

En segundo lugar, frente a lo que afirma la parte recurrida, en los distintos motivos y apartados del escrito de interposición del recurso aparecen indicados los preceptos y la jurisprudencia que la entidad recurrente considera vulnerados; y, en cuanto a los motivos de casación formulados al amparo del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (motivo II, apartados A/ y B/) es claro que las cuestiones que allí se suscitan y los preceptos y la jurisprudencia que se citan como vulnerados están directamente conectados con las cuestiones debatidas en el proceso y abordadas en la sentencia, sin que pueda afirmarse que no se haya realizado adecuadamente el preceptivo juicio de relevancia.

Tampoco puede ser acogida la causa de inadmisión por insuficiencia de cuantía, pues en la instancia el litigio se tramitó como de cuantía indeterminada y se carece de toda base para presumir fundadamente que la cuantía del asunto sea inferior a la señalada legalmente para que la sentencia pueda ser recurrida en casación. En este mismo sentido pueden verse los autos de la Sección Primera de esta Sala de 5 de marzo de 2009 (casación 5278/2008 ) y 12 de marzo de 2009 (casación 3284/2008 ).

En cuando a la inadmisión del recurso que se propugna por falta de legitimación de la recurrente, al no haber formulado Porcelanosa, S.A. la oportuna oposición en el expediente administrativo, baste señalar que la cuestión de si en vía administrativa había habido o no oposición a la solicitud de modelo de utilidad fue precisamente cuestión objeto de controversia en el proceso de instancia, aunque allí no se planteó como causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. Y sobre esa cuestión se pronuncia la sentencia, habiendo sido también debatida en casación, por lo que no cabe esgrimirla ahora como causa de inadmisión del recurso de casación cuando es precisamente el núcleo del debate.

Entrando entonces en el examen de los motivos de casación, hemos visto que en el apartado A/ del motivo primero se alega la infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incurrir la recurrida en falta de motivación e incongruencia, al no pronunciarse sobre el motivo de impugnación relativo a la nulidad del modelo de utilidad por falta de novedad y actividad inventiva. Y en el apartado B/ del mismo motivo se alega la infracción de las normas reguladoras de la prueba, al no haber tomado la Sala de instancia en consideración las pruebas practicadas en el proceso -en particular, varios informes así como la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia- en relación con la falta de novedad del modelo impugnado.

Si en este apartado B/ del motivo se hubiese pretendido cuestionar la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia la vía adecuada habría sido la del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción . Pero lo que el recurrente denuncia en este apartado B/, esto es, que la Sala de instancia no ha tomado en consideración el material probatorio disponible sobre la falta de novedad del modelo de utilidad impugnado, es un alegato que guarda estrecha relación con la falta de motivación e incongruencia que se reprochan a la sentencia en el apartado A/ del mismo motivo. En realidad, ambos apartados no son sino formulaciones diferentes de un mismo argumento de impugnación, por lo que los examinaremos de manera conjunta.

Es cierto que la Sala de instancia no aborda la cuestión relativa a la falta de novedad y de actividad inventiva que la demandante reprochaba al modelo impugnado, ni la sentencia examina, por tanto, las pruebas relativas a esa cuestión. Pero al proceder de ese modo la Sala sentenciadora resuelve en consonancia con su apreciación de que en vía administrativa la entidad demandante no había formulado en debida forma su oposición al modelo, lo que determina -explica el fundamento cuarto de la sentencia- que no podía suscitarse en el proceso contencioso-administrativo la cuestión de si el modelo incurría o no en falta de novedad y de actividad inventiva.

La recurrente podrá legítimamente discrepar de esa conclusión a que llega la Sala de instancia -volveremos sobre ello al examinar el motivo de casación segundo- pero no puede afirmarse que la sentencia haya incurrido en falta de motivación ni en incongruencia, pues la falta de pronunciamiento sobre la cuestión a que alude la recurrente está razonada en la propia sentencia.

El motivo de casación segundo también se desdobla en dos apartados, que, como en el caso anterior, examinaremos de forma conjunta por estar estrechamente relacionados.

Como vimos en el antecedente tercero, en el apartado A/ del motivo de casación la recurrente aduce, en síntesis, que, en contra de lo apreciado en la sentencia, la Administración tendría que haber requerido a la oponente para que subsanase su oposición, estando obligada a tener en cuenta los documentos aportados en cualquier momento antes de la resolución. Se citan como vulnerados los artículos 71.1 , 74 , 76 , 80.2 , 80.3 , 81.1 , 84 , 85 , 89.1 , 112.1 y 112.3 de la Ley 30/1992 , así como los artículos 143 , 149 , 151.2 y 153 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , y 45 y 56 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, señalando la recurrente que la sentencia, al evitar analizar la falta de novedad alegada por considerar que la oposición no había sido planteada conforme a lo exigido en el artículo 151 de la Ley de Patentes , se basa en una interpretación incorrecta de esos preceptos, pues las normas de aplicación ( artículo 149 de la Ley de Patentes y 45.1 de su Reglamento) solo exigen identificar los motivos de oposición. En este apartado del motivo se denuncia también una incorrecta aplicación del artículo 45 del Reglamento de Patentes , pues la sentencia afirma que dicho precepto solo confiere trámite de subsanación de la oposición en concretos supuestos cuando lo que esa norma establece son las causas tasadas de inadmisión de la oposición. Como complemento de estos razonamientos, en el apartado B/ del mismo motivo de casación la recurrente alega la infracción de la jurisprudencia antiformalista dictada en aplicación del artículo 71 de la Ley 30/1992 , en relación con la subsanación de los documentos acreditativos en los procedimientos administrativos.

Debe ser acogido el apartado A/ del motivo de casación; y ello por las razones que pasamos a exponer.

El artículo 149.1 de la Ley de Patentes establece que cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción. Ahora bien, como la sentencia recurrida se encarga de recordar, el apartado 3 del mismo artículo 149 establece de manera clara que el escrito de oposición debe ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.

En vía administrativa Porcelanosa, S.A. manifestó su oposición al modelo de utilidad solicitado "por carecer de novedad y nivel inventivo"; pero tal manifestación no venía razonada ni respaldada por documento alguno, remitiéndose a un escrito de alegaciones y pruebas que se aportaría en un momento posterior. La Oficina Española de Patentes y Marcas actuó entonces según lo previsto para los casos en que no hay oposición, esto es, sin más trámites concedió la protección del modelo de utilidad ( artículo 149.5 de la Ley de Patentes ), siendo tal decisión ratificada en la sentencia aquí recurrida.

La recurrente aduce que la Administración tendría que haber requerido a la oponente para que subsanase las carencias de su escrito de oposición; e invoca al efecto lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Patentes , en cuanto a subsanación de la oposición, así como la jurisprudencia antiformalista dictada en aplicación del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , en relación con la subsanación de los documentos acreditativos en los procedimientos administrativos.

En cuanto al apartado B/ del motivo de casación, la invocación de la jurisprudencia que aplica e interpreta artículo 71 de la Ley 30/1992 tiene escasa virtualidad cuando, como aquí sucede, existe una regulación procedimental específica que establece los casos en que cabe la subsanación y los plazos para que ésta pueda llevarse a cabo. Ahora bien, es precisamente esa regulación contenida en la Ley de Patentes y en su Reglamento la que nos lleva a concluir que el apartado A/ del motivo de casación debe ser acogido.

Como ya hemos señalado, el artículo 149.3 de la Ley de Patentes establece que el escrito de oposición deberá ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios; y esta determinación se reitera luego en el artículo 45.2 del Reglamento. Ahora bien, si en el caso que nos ocupa el escrito no contenía alegaciones justificativas -sólo la manifestación de que se de que se formulaba oposición al registro "por carecer de novedad y nivel inventivo"- y tampoco venía acompañado de documento alguno, tales carencias no determinaban que el escrito fuese inadmitido de plano, ni permitían que de manera automática se tuviese por no formulada la oposición.

El artículo 45.3 del Reglamento enumera las carencias o defectos graves que pueden determinar la inadmisión de la oposición; pero salvo en el supuesto de presentación de la oposición fuera de plazo, para los casos que allí se enumeran el último párrafo del propio artículo 45.3 establece que antes de acordarse la inadmisión debe darse al oponente la posibilidad de subsanación por un plazo de diez días. Para cualquier otra deficiencia o irregularidad que presente el escrito de oposición -no determinante de su inadmisión- el plazo de subsanación es de un mes y debe otorgarse indicando al interesado que si no corrige el defecto "se le tendrá por desistido de la oposición" (artículo 45.4 del Reglamento).

Por tanto, dado que el escrito no se presentó fuera de plazo -único supuesto en el que no cabe subsanación-, la Administración debió otorgar a Porcelanosa, S.A. la posibilidad de subsanar. Además, puesto que el escrito presentado sí expresaba, aunque de manera lacónica, los motivos de oposición ("por carecer de novedad y nivel inventivo") no nos encontramos ante un caso de inadmisión de los contemplados en el artículo 45.3, en los que el plazo de subsanación sería de diez días, sino en el supuesto general de que el escrito presente cualquier deficiencia o irregularidad, por lo que debió otorgarse a la entidad oponente el plazo de un mes para la subsanación con la expresa indicación de que en otro caso se le tendría por desistida de la oposición.

Establecido así que la sentencia recurrida debe ser casada, por acogimiento del motivo de casación segundo, apartado A/, procede que entremos a resolver la controversia "... dentro de los términos en que apareciera planteado el debate" ( artículo 95.2.d/ de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

Pues bien, las mismas razones que nos han llevado a estimar el apartado A/ del motivo de casación segundo conducen a la conclusión de que la resolución de la de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió a Señalplast, S.L. el registro del modelo de utilidad nº 200701042 debe ser anulada por haber sido dictada sin tomar en consideración la oposición formulada Porcelanosa, S.A.; ya que si bien esta entidad presentó su escrito de oposición sin desarrollar las razones de su oposición, que dejaba meramente enunciadas, y sin acompañar los documentos en que sustentaba su oposición, la Administración debió requerirla para que subsanase tales carencias, en lugar de resolver sin más autorizando el registro como si no hubiese existido oposición.

Establecido lo anterior, no es necesario que ordenemos la reposición de las actuaciones para que se formule el mencionado requerimiento de subsanación, pues Porcelanosa, S.A. ya aportó al expediente -al impugnar en vía administrativa la resolución originaria de 19 de diciembre de 2007 que otorgaba el registro del modelo de utilidad controvertido- los documentos y elementos de prueba en los fundaba su oposición. De esta manera, tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como luego la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvieron a su disposición el material probatorio que les permitía abordar la cuestión de fondo debatida, aunque, como sabemos, se abstuvieron indebidamente de hacerlo porque tanto la Administración como la Sala de instancia entendieron que no se había formulado oposición a la solicitud de registro.

Entrando entonces a resolver el debate de fondo, esto es, si el modelo de utilidad a que se refiere el litigio presenta o no novedad y nivel inventivo, sucede que la cuestión ha sido ya examinada y resuelta en sentencia de la jurisdicción civil - sentencia de Sección 9º de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de junio de 2011 (rollo de apelación 218/2012 )- que ha devenido firme.

En efecto, por sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia de 27 de diciembre de 2011 se desestimó la demanda en la que Señalplast S.L. ejercitaba acción reivindicatoria contra Porcelanosa, S.A. y pretendía la cesación de las violaciones que según la demandante se producían por el uso que hacía la demandada de dispositivos que reproducían del modelo de utilidad nº 200701042. La sentencia del Juzgado desestimó también la reconvención en la que Porcelanosa, S.A. pedía que se declarase la nulidad del registro del modelo de utilidad por falta de novedad y por carecer de inventiva.

Contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia interpuso recurso de apelación la representación de Señalplast S.L., siendo su recurso estimado únicamente en cuanto al pronunciamiento relativo a costas procesales, y desestimado en lo demás, por la sentencia de la Sección 9º de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de junio de 2011 (rollo de apelación 218/2012 ) a la que ya nos hemos referido, sentencia que luego devino firme toda vez que por auto de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 4 de junio de 2013 (recurso 2046/2012 ) fueron inadmitidos los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal que interpuso contra ella la representación de Señalplast S.L.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que rectifica la fundamentación de la sentencia del Juzgado pero no sus pronunciamientos -salvo el de costas procesales- aborda en su fundamento cuarto la cuestión relativa a la nulidad del modelo de utilidad por su falta de novedad y actividad inventiva, que la demandada Porcelanosa, S.A había planteado como excepción a la acción que se ejercitaba. Y sobre esta cuestión la sentencia declara, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

(...) CUARTO. Paso siguiente es examinar la nulidad del Modelo de Utilidad, por su falta de novedad y actividad inventiva que la demandada plantea como excepción a la acción entablada [...].

[...] la excepción ha de ser estimada al faltar en el Modelo de Utilidad la actividad inventiva y novedad. En este examen ciertamente la pericial aportada por la parte demandante del ingeniero industrial Gonzalo resulta de acuerdo con las reglas de la sana crítica por mor del artículo 348 de la Ley Enjuiciamiento Civil , irrelevante, pues se centra en la comparativa entre dos piezas (prototipos), examinando, el perito, su tamaño, color, medidas, forma, espesor y material en que se han fabricado, obviando en tal examen el estudio y comparativa con las reivindicaciones del Modelo de Utilidad cuando son estas como se ha expuesto supra las que definen el objeto de la solicitud de protección.

Sí que reporta transcendencia en este examen el dictamen pericial de la parte demandada elaborado por el Sr. Cayetano en el que se deja claro que la primera reivindicación del Modelo de Utilidad concurre de forma idéntica en el dispositivo que Porcelanosa encargó en chapa metálica a Unisystems que nadie discute fue elaborado, fabricado y utilizado para su función antes de la solicitud del registro por parte de Señalplast, es más antes de iniciarse los contactos entre las sociedades litigantes. El dispositivo en chapa es para retener la mercancía en un palet, destinado a asegurar la mercancía en que se apoya, comprende dos piezas de sujeción dispuestas en planos verticales fijadas en la parte inferior al palet en correspondencia con dos lados opuestos del mismo, incluyendo unos elementos superiores apoyados en unas zonas laterales de la cara superior de la carga, por ende anticipa todos y cada uno de los elementos que definen y configuran la reivindicación primera del Modelo de Utilidad. Por tanto carece de novedad y además de ventaja funcional sobre lo ya conocido. La única diferencia es que el de Unisystems está elaborado en metal y el de la demandante en plástico, pero ello no es objeto de protección; de facto ni en el enunciado de la descripción del objeto del Modelo de Utilidad ni en la descripción de la invención o en su forma de realización se menciona el material del plástico. Por tanto la reivindicación primera y esencial del Modelo de Utilidad estaba ya en el estado de la técnica, con el mismo fin y utilidad, luego no resulta novedosa, como así demuestra el dictamen pericial, la fabricación del dispositivo en chapa y el testimonio del propio Ingeniero (Sr. Segismundo ) que ejecutó ese dispositivo.

La reivindicación 2 y 3, es invocada por el apelante para sentar que el Modelo de Utilidad es novedoso y no está anticipado por el confeccionado en metal, en cuanto ha configurado en las caras internas de las piezas de sujeción unos elementos resaltados en forma de nervaduras verticales. Efectivamente los "elementos resaltados" que concurren en la cara interna de las piezas de sujeción, descritos en tal reivindicación no concurren en los dispositivos de chapa, extremo reconocido por los empleados de Porcelanosa y por el Ingeniero industrial Don. Segismundo . Aquí debe efectuarse la crítica del informe pericial de la parte demandada porque se dice que está anticipado en los modelos contenidos en las fotografías 14-17, pero parte el perito de un supuesto de hecho no justificado y es que los dispositivos que Porcelanosa encargó a Matridos son anteriores al de Señalplast cuando precisamente es lo contrario. Atendido al contenido del certificado oficial del Modelo de Utilidad, este Tribunal debe poner de manifiesto que tal reivindicación no es en sí mismo esencial ni determinante por si del Modelo de Utilidad dado su carácter dependiente de la primera y si esta carece, como se ha expuesto, de novedad y actividad inventiva, la conclusión lógica es que por sí mismas esas dos reivindicaciones son insuficientes para el registro y ello por varias razones que a continuación se exponen.

1º) La Reivindicación segunda enunciada al igual que la primera "Dispositivo para retener la mercancía en un palet", es dependiente de ésta, como claramente se describe, al decir, "Según la reivindicación 1". El elemento esencial que describe - pieza de sujeción- está ya ínsito en la reivindicación precedente y el fin de tal reivindicación segunda es "una mejor sujeción"; es decir, no cumple por si sola la finalidad del Modelo de Utilidad que es "retener la mercancía en un palet", sino que se fija para dentro del objeto de la invención lograr una mayor sujeción como igualmente se menciona en la Descripción al narrar "para asegurar más aún...." (pág.4 del certificado), en consonancia con el perito que dictaminó que con ello se favorece una mayor sujeción de la carga. Es decir, no atribuye la ventaja funcional del Modelo de Utilidad sino que es una mera característica adicional a lo que ya contiene la primera reivindicación y de ahí que no sea esencial sino meramente dependiente.

2º) La reivindicación 3 es dependiente de la segunda, con lo que a mayor refuerzo, además de lo expuesto en el párrafo precedente, no se configura como esencial en el Modelo de Utilidad, pues la forma de los resaltes (nervaduras) que incluso en la memoria se afirme pueden ser de otra manera, es una de las diversas formas de realización de tal reivindicación.

3º) Como fijó la pericial tales resaltes o nervaduras no reportan actividad inventiva alguna; en igual sentido el ingeniero elaborador del dispositivo en chapa (experto por ende en la materia) igualmente afirmó su falta de inventiva y dio su razón de ser porque el dispositivo se fabricó en plástico, dado que en material metálico era innecesario. Por tanto es una solución que no reporta, tampoco, altura inventiva alguna dado que resulta del estado de la técnica de forma muy evidente para cualquier experto medio en la materia.

La reivindicación séptima es de carácter absolutamente dependiente de todas la precedentes y como se desprenden de su propia literalidad "según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores" significativa de que los planos verticales presentan un marco dividió por dos aberturas (forma de aspa), elemento en nada incidente en el Modelo de Utilidad, carente además de cualquier nota de utilidad o ventaja, siendo propio de la estética del objeto al que se aplica, nota alejada de la protección industrial que estamos examinado; no es novedad y cuya razón de ser queda ubicada por el material empleado.

En consecuencia la falta de novedad y actividad inventiva conlleva a que el fallo desestimatorio de la demanda debe ser confirmado si bien por razones diversas a las expuestas en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil

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No solo por razones de seguridad jurídica -ante la evidente disfunción que supondría la existencia de pronunciamientos contradictorios de las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa acerca de la (falta de) novedad y actividad inventiva de un determinado modelo de utilidad- sino también porque compartimos las apreciaciones de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se valora un material probatorio coincidente con el aportado al expediente y al proceso que aquí nos ocupan, hacemos nuestra la conclusión alcanzada por la jurisdicción civil de que el modelo de utilidad nº 200701042 carece de novedad y actividad inventiva.

Por tanto, procede la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Porcelanosa, S.A contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de abril de 2008 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la representación de la citada entidad mercantil contra la resolución de 19 de diciembre de 2007 por la que se concede el modelo de utilidad nº 200701042 relativo a "dispositivo para retener la mercancía en un palet", debiendo anularse la autorización de registro del referido modelo de utilidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede imponer las costas de la instancia a ninguno de los litigantes, corriendo cada parte con las suyas en lo que se refiere a las de la casación.