SAP Barcelona, 27 de Noviembre de 2000
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 27 Noviembre 2000 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
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JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL
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RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS
Dª MARTA RALLO AYEZCUREN.
En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de noviembre de dos mil.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio de menor cuantía, tramitados, con el número 304.98, por el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de los de Barcelona , a demanda de NESTLÉ ESPAÑA, S.A., contra DANONE, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado ambas litigantes la Sentencia que dictó el referido Juzgado el día once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho . Han comparecido en esta alzada, la demandante y apelante, representada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Millán Lleopart y defendida por el Letrado D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y la demandada y también apelante, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Inmaculada Lasala Buxeres y defendida por el Letrado D. José Manuel Otero Lastres.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor siguiente:
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda formulada por Nestlé España, S.A., contra Danone, S.A., debo declarar y declaro que Danone, S.A. no puede impedir con base en la marca número 213.645 la utilización por Nestlé España, S.A. de las marcas Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, desestimándose el resto de pretensiones. Condenado a cada una de las partes a satisfacer las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Contra la anterior Sentencia interpusieron recursos de apelación la sociedad demandante y la demandada. Admitidos los mismos en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Quince, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública eldía veintitrés de octubre de dos mil, con el resultado que obra en la precedente diligencia.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL, Presidente del Tribunal.
Objeto de la controversia planteada en este proceso es la marca internacional bio, número 213.645, solicitada, en el año mil novecientos cincuenta y ocho, por Margarine Werk Saar Gebr. Fauser GmbH und Co. Kg, para distinguir mantecas, quesos, leche y productos derivados de ésta (clase seis, luego veintinueve), y concedida el dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y dos, con extensión, entre otros países, a España. Fue renovada, por veinte años, el diez de octubre de mil novecientos setenta y ocho. La demandada Danone, S.A. adquirió dicha marca, mediante cesión parcial para España, y la nueva titularidad consta publicada en el boletín Les Marques Internationales el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos.
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En la demanda, Nestlé España, S.A., con invocación de los artículos 118, 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1.929, 1, 11.a), 47.1.3 y 53.15) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas , pretendio la declaración de la nulidad de la referida marca internacional bío, número 213.645 por ser genérica, y, en su caso, la declaración de su caducidad, por haberse convertido, merced a la actividad de la propia titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca había sido registrada. También pretendio la declaración de que Danone, S.A. no podía impedirle, con base en la repetida marca, como había intentado, la utilización de las denominaciones Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio. En apoyo de tales pretensiones, la demandante, en síntesis, alegó el carácter genérico de la palabra bío; originariamente o, en su caso, sobrevenidamente y a consecuencia de su uso; tanto en general, como con respecto de los alimentos probióticos, particularmente la leche fermentada con bifidus activo. Sostuvo la actora que se trata de una denominación utilizada para identificar, no un producto, sino un tipo de productos; lo que había hecho, en primer término, la demandada, Danone, S.A., con su publicidad, en un intento de monopolizar el mercado.
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La demandada, además de oponer la excepción de litisconsorcio activo necesario y la falta de legitimación de la actora, afirmó, también en síntesis, que ésta había dado en la demanda a la genericidad, como prohibición absoluta de registro, un sentido poco conforme con la legalidad vigente, en su opinión la aplicable al caso; que la marca bio, puesta en relación con el producto designado, no era genérica, ni usual o común y, de serlo, tal efecto no podía atribuírsele, ya que en su publicidad la había utilizado para designar exclusivamente su producto, no sus características o el género a que pertenecía; que, realmente, se trataba de un signo sugestivo, ajeno al ámbito del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas ; y que, en último caso, habría adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso, a la luz del articulo 11..2 de la Ley de Marcas .
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La Sentencia de primera instancia, tras calificar la marca bio como descriptiva y, por ende, subsumible bajo la norma del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas , declaró aplicable el artículo 47.2 de la misma Ley , por haber adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los que estaba registrada, y desestimó la demanda, excepto en cuanto a la declaración de que dicha marca no podía impedir la utilización por las demandadas de los signos Nestlé Biocalcio y Nestle Sveltesse Biocalcio, pretensión ésta que fue la única estimada. Ambas litigantes han recurrido dicha Sentencia. La demandante, para que declaremos la nulidad o, subsidiariamente, la caducidad de la marca 213.645. La demandada, para que dejemos sin efecto el pronunciamiento en parte estimatorio.
Para determinar si la marca 213.645 es nula o ha caducado, se hace necesario, previamente, identificar las normas aplicables.
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La demandante, (a) en cuanto a la acción de nulidad, como se dijo, invocó (aunque no exclusivamente) las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 124 (no podrán ser admitidos al registro como marcas: 5°. Las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades pesos y medidas y otras similares), por su escasa precisión, propició una línea jurisprudencial favorable a admitir la prohibición de genericidad en abstracto, esto es, sólo por serlo el signo, con independencia de que el producto o servicio identificado con él fuera o no de la especie comprendida en el género designado (así, STS de 16 diciembre 1.969, Sala 4ª Que entrando a lo que constituye el fondo del asunto, se pretende la inscripción de la marca "Factor", que por su significación según el Diccionario de la Lengua Española, "el que hace alguna cosa", "cada una de las cantidades que se multiplican para formar un producto", "el apoderado o dependiente del comercio", "el encargado de larecepción, expedición y entrega de las mercancías en los ferrocarriles", y según el uso en química, farmacia y medicina, "la cantidad constante por la que se multiplica otra variable" (..), es decir, que se trata de una denominación genérica o irreivindicable, comprendida en el número 5° del art. 124 del EPI ...).
Y, (b) en cuanto a la acción de caducidad por vulgarización ex post, invocó la Ley 32/1.988, de Marcas , al tratarse de un efecto producido después de estar la misma en vigor.
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La demandada, por el contrario, reclamó, exclusivamente y en sentido opuesto, para las dos acciones, la aplicación de las normas de la Ley 32/1.988, de Marcas , interesada en resultar favorecida por la conexión expresa que establece la misma entre signo y producto designado, a los efectos de determinar la fuerza distintiva del primero, así como por la aplicación del artículo 11.2 de la misma Ley , que señala una excepción a la prohibición absoluta referida al signo descriptivo.
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La cuestión, sin embargo, no es, al menos básicamente, de derecho transitorio. Si lo fuera (esto es, si la marca fuera nacional), la fecha del registro de la marca bío reclamaría, (a) para el enjuiciamiento de la validez del mismo, la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial y (b) para determinar su caducidad, la de la Ley 32/1.988, de Marcas , ya que la disposición transitoria segunda de ésta (las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, se regirán por la presente Ley), sólo establece una retroactividad de grado mínimo SSTS de 16 de junio de 1.993, 12 de noviembre de 1.993, 29 de septiembre de 1.997; y de esta Sala de 18 de marzo de 1.996 -, determinante de que la nueva Ley se aplique a los títulos creados bajo el imperio de las normas derogadas, pero sólo respecto a sus efectos futuros, es decir, a los producidos con posterioridad a su entrada en vigor.
A la misma conclusión habría que llegar a la luz de la disposición transitoria segunda del Código Civil, aplicable a la validez y eficacia de los actos jurídicos, conforme a la regla tempus regit factum (los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus efectos según la misma... ).
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Sin embargo, no hay que olvidar que la marca número 213.645 es internacional con eficacia extendida a España - artículos 4.1 del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y 73 de la Ley 32/1.988, de Marcas - y que la actual Oficina Española de Patentes...
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