STS 157/2014, 28 de Marzo de 2014

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Alicante, el diecisiete de mayo de dos mil diez, la Procurador de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, obrando en representación de Silicalia, SL y Mármol Compac, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Formica, SA.

En el mencionado escrito, la representación procesal de Silicalia, SL y Mármol Compac, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que Mármol Compac, SA se había constituido el dos de julio de mil novecientos setenta y cinco, con objeto de dedicarse a la fabricación y venta de toda clase de piezas de aglomerado de mármol y similares y que Silicalia, SL lo hizo el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, con el mismo objeto. Que ambas sociedades demandantes eran empresas españolas integradas en el grupo Compac, dedicado a la fabricación y comercialización de revestimientos decorativos en mármol y cuarzo, caracterizados por su especial dureza y alta calidad, así como a la fabricación y comercialización de todo tipo de productos realizados con esos materiales. Que el grupo Compac lleva operando en el sector más de treinta años, a partir de un proyecto familiar iniciado en mil novecientos setenta y cinco. Que las sociedades del grupo elaboran mármol y cuarzo tecnológico, que venden con las marcas " Mármol Compac " y " Quarz Compac ". Que, en mil novecientos noventa, solicitó el registro del nombre comercial número 157 801, para distinguir su empresa de fabricación y venta de toda clase de piedras de aglomerado de mármol y similares. Que, en definitiva, el signo " Compac " había adquirido un elevado carácter distintivo en el sector, gracias a la calidad de los productos que identifica, a la publicidad que efectúa y a los patrocinios que, mediante él, realiza de actos diversos, incluida la intervención en numerosas ferias.

Que, como demostraba con el documento aportado con el número 30, Silicalia, SL era titular del registro de la marca comunitaria número 3 590 536, mixta - formado por la palabra " Compacquarz ", con un cuadrado que abarca la palabra " quarz " -, solicitada el diecinueve de diciembre de dos mil cuatro y concedida el cinco de noviembre de dos mil ocho, para distinguir productos de la clase 19 - tubos rígidos no metálicos para la construcción... - y 27 - revestimientos de suelos... -, así como servicios de la clase 39 - de transportes...-.

Que también era titular de las marcas españolas números 2 572 803, mixta - formada por la palabra " Compacquarz " con un cuadrado -, solicitada el dieciocho de diciembre de dos mil tres y concedida el veintiséis de agosto de dos mil cuatro, para productos de las clases 19 y 27, así como servicios de las clases 35 - de venta al detalle en comercios... -, 37 - de construcciones y reparaciones...- y 39 - de transporte y embalaje...-; 2 580 958, mixta, " Compacmarmol&quarz ", solicitada el dieciséis de febrero de dos mil cuatro y concedida el dieciséis de diciembre del mismo año, para distinguir productos de las clases 19 y 27, así como servicios de la clase 39 - de distribución...-; 2 634 404, mixta - formada por las palabras " Compac mármol&quarz ", con un círculo -, solicitada el tres de febrero de dos mil cinco y concedida el dieciséis de enero de dos mil siete, para distinguir productos de las clases 19 y 27, así como servicios de la clase 39. Añadió que la citada sociedad era titular de diversos nombres de dominio, en los que aparecía el nombre " Compac ", como demostraba con el documento aportado con el número 31. Que uno de esos nombres de dominio - " compac.es " - fue impugnado ante la OMPI, por razón de derechos previos y dicho organismo les dio la razón, mediante resolución de diecisiete de julio de dos mil ocho, como demostraba con los documentos aportados con los números 32 y 33.

Igualmente alegó que Mármol Compac, SA era titular de la marca comunitaria número 2 875 177, figurativa - formada por las letras " MCC " y un rectángulo sobre las palabras " Mármol Compac " y una línea gruesa - solicitada el ocho de octubre de dos mil dos y concedida el diez de marzo de dos mil cuatro, para distinguir productos de las clases 19 y 27, así como servicios de la clase 39, como demostraba con el documento aportado como número 34.

Añadió que Mármol Compac, SA era titular, también, del nombre comercial número 157 801, " Mármol Compac, SA ", solicitado el diez de octubre de mil novecientos noventa y concedido el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, para distinguir un negocio dedicado a la fabricación y venta de toda clase de piedras de aglomerado de mármol y similares. Así como que también era titular de las siguientes marcas españolas: número 2 037 920, mixta - formada por la letras " MCC ", en un rectángulo, sobre las palabras " Mármol Compac " y una línea gruesa -, solicitada el tres de julio de mil novecientos noventa y seis y concedida el siete de enero de mil novecientos noventa y siete, para distinguir productos de la clase 19; número 2 213 326, denominativa - formada por las palabras " Mármol Compac " -, solicitada el once de febrero de mil novecientos noventa y nueve y concedida el cinco de julio del mismo año, para distinguir productos de la clase 19; número 2 375 022, mixta - formada por la palabras " Marfil Stone de MCC Mármol Compac ", sobre una línea gruesa -, solicitada el uno de febrero de dos mil uno y concedida el veinte de julio del mismo año, para distinguir productos de la clase 19; y número 2 398 158, mixta - formada por las palabras " MCC Compac Stone " sobre una línea gruesa -, solicitada el cuatro de mayo de dos mil uno y concedida el cinco de noviembre del mismo año, para distinguir productos de la clase 19.

Igualmente alegó que la demandada, Formica, SA, se constituyó el veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y dos, para la fabricación, diseño y distribución de laminados decorativos y revestimientos, al igual que las demandantes, siendo la filial española de la multinacional Formica Corporation. Que, como demostraban los documentos números aportados con los 35, 36, 37 y 38, a mediados de dos mil ocho las demandantes tuvieron conocimiento de que Formica, SA, había solicitado el registro de la marca comunitaria número 6 524 243, " CompacTop ", dentro de un rectángulo, a cuya concesión se opusieron, de modo que la división de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior estimó la oposición, por resolución de veintinueve de abril de dos mil diez, como demostraba con el documento aportado con el número 47. Que también habían tenido conocimiento de que Formica, SA había conseguido el registro de la marca española número 2 658 342, compuesta por los términos " CompacTop ", dentro de un rectángulo, con colores gris, plata y blanco, para diferenciar productos de la clase 20 - acabados en materias plásticas para muebles, piezas de mobiliario, encimeras de muebles - parecidos a los que ellas fabricaban, los cuales comercializa. Que igualmente Formica, SA había solicitado nombre de dominio " compactop ", para hacer publicidad de sus productos.

Concluyó la representación procesal de las demandantes afirmando que existía riesgo de confusión tras comparar signos y productos o servicios.

Se remitió a los documentos números 43 y 44, para demostrar que, el nueve de enero de dos mil nueve, había requerido a la demandada de cese y remoción.

Destacó que reclamaban en la demanda los beneficios que hubiera obtenido la infractora con la venta del producto identificado con la marca " Copac Top. Invocó las normas de los artículos 9 , 96 , 97 Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como apoyo normativo de las acciones ejercitadas - la declarativa de la infracción, la de condena al cese, la de publicación de la sentencia, la de indemnización de daños y la de nulidad de la marca española 2 658 342 " Compac Top ".

Con esos antecedentes, la representación procesal de Silicalia, SL y Mármol Compac, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia por la que " 1º.- Se declare: a.- Que el uso del signo ‹Compac Top› que efectúa la demandada Formica, SA en el tráfico económico para distinguir laminados y encimeras constituye infracción de las marcas de mis representadas que consisten o incluyen como elemento principal el distintivo ‹Compac›. b.- Que el registro por la demandada del nombre de dominio ‹compactop.com› infringe las referidas marcas de mis representadas. c.- La cancelación del dominio ‹compactop.com›, comunicando la sentencia con la notificación de que se proceda a la cancelación del mismo a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. d.- La nulidad de la marca española número 2 658 342 de Formica, SA, comunicando la sentencia que declare la citada nulidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 2º.- Se condene a la demandada: A estar y pasar por las anteriores declaraciones. A.- A cesar en cualquier utilización del signo que compone la marca española número 2 658 342, así como de cualquier signo que incluya la denominación ‹Compac› para distinguir revestimientos, laminados, encimeras o cualquier producto idéntico o similar a los de las actoras, con expresa prohibición de realizarlo en el futuro. b.- A retirar del mercado todos los productos, carteles, folletos u otros documentos donde aparezca la denominación ‹Compac›, debiendo ser destruidos a presencia judicial, todo ello a costa de la parte demandada. c.-A cesar en el uso del nombre de dominio ‹Compactop.com› y la página de internet www.compactop.com -eliminando sus contenidos- así como cualquier otro uso de un nombre de dominio en Internet o en cualquier otro medio que incluyala denominación ‹Compac›. d.- Al pago a las demandantes de la indemnización de daños y perjuicios causados como consecuencia de infracción de sus derechos de propiedad industrial en la cuantía que determine el Juzgador sobre las bases expuestas en la fundamentación jurídica de la demanda, esto es, considerando el beneficio percibido por Formica con la venta de los productos identificados con la marca ‹Compac Top› y, en todo caso, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados. e.- A que sea publicada a su costa la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante anuncios en dos diarios de tirada nacional (El País y El Mundo) en la forma que el Juzgado determine. f.- Al pago de las costas del presente procedimiento ".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante, que la admitió a trámite por auto de veintiuno de mayo de dos mil diez , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 397/2010.

Formica, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández que, en tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Formica, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que se oponía a los hechos afirmados por las demandantes en tanto no fueran expresamente admitidos por ella. Añadió que los signos de las demandantes eran todos compuestos y con elementos gráficos y que no era cierto que los mismos dieran a las demandantes una exclusiva de uso del término " Compac ".

Que la demandada formaba parte del grupo Formica, principal fabricante, diseñador y distribuidor mundial de laminados decorativos y materiales de revestimiento y que era titular de la marca mixta española 2 658 342, " Compactop ", con rectángulo, concedida para distinguir acabados de materias plásticas para muebles y piezas de mobiliario. Que, igualmente, había solicitado la marca comunitaria mixta, 6 524 243, " Compactop ", con rectángulo. Que había elegido el término " Compactop " por su relación con el laminado compacto que utiliza en sus productos. Que la T la utiliza como última letra de " Compac " y primera de " top " y que emplea " top " en el sentido de superior.

Que la denegación del registro de la referida marca comunitaria no era firme, ya que la resolución había sido recurrida y la decisión pendía de la Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Que, en todo caso, había entre los signos confrontados diferencias fonéticas, por los distintos componentes en el conjunto. Que también había diferencias conceptuales, ya que " Compac " es un término genérico en el sector de los laminados. Que el término " top " es conocido en inglés y que lo mismo sucede con " quartz " y " stone ", empleados en las marcas de las demandantes.

Por último, negó la realidad de los daños alegados en la demanda.

Con esos antecedentes la representación procesal de Formica, SA interesó en el suplico del escrito de contestación una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante que " desestime íntegramente la demanda absolviendo a mi representada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa declaración de temeridad e imposición de costas a la demandante en cualquier caso ".

Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante dictó sentencia en el juicio ordinario número 397/2010, con fecha catorce de abril de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Silicalia, SL y Mármol Compac, SA, contra Formica, SA, debo declarar y declaro: 1º.- La nulidad del registro de marca española número 2 658 342 titularidad de la demandada. 2º.- Que el uso del signo que efectúa la demandada en el tráfico económico para distinguir laminados y encimeras constituye infracción de las marcas de las actoras. Y debo condena y condeno a la demandada: 1º.- A estar y pasar por la anterior declaración. 2º.- A cesar en el uso del signo o > compactop> y de forma específica del nombre de dominio compactop.com y página de internet www.compactop.com en el territorio en la Unión Europea. 3º.- A retirar del tráfico económico los productos, carteles, folletos y otros documentos en los que aparezca como signo distintivo. 4º.- A destruir el material anterior en los términos del apartado 51 ".

La representación procesal de Formica, SA interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante, en el juicio ordinario número 397/2010, con fecha catorce de abril de dos mil once.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava, que tramitó el recurso de apelación con el número 698/2011 y dictó sentencia con fecha once de enero de dos mil doce , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Formica, SA, representada en este Tribunal por el Procurador don Juan Carlos Olcina Fernández, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de los de Alicante de fecha catorce de abril de dos mil once, procede confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante ".

La representación procesal de Formica, SA interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de apelación número 698/2011, con fecha once de enero de dos mil doce .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo la cual, por auto de ocho de enero de dos mil trece , decidió: " Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Formica, SA, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), con fecha once de enero de dos mil doce, en el rollo de apelación número 698/2011 , dimanante del juicio ordinario número 397/2010 del Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de Alicante ".

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Formica, SA contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de apelación número 698/2011, con fecha once de enero de dos mil doce , se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

Infracción de los artículos 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y 9 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y de la jurisprudencia que los interpreta.

Infracción del art. 102 del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Infracción del artículo 41.1 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994, en relación con el artículo 3.2 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Silicalia, SL y Mármol Compac, SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el seis de marzo dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Resumen de los antecedentes.

En ambas instancias se ha declarado probado que la demandada, Formica, SA, al utilizar en el mercado el signo " CompacTop " para distinguir el origen empresarial de los productos decorativos y de revestimiento que vende - consistentes en encimeras para muebles -, genera riesgo de confusión e invade la esfera de exclusiva reconocida a cada una de las demandantes, Silicalia, SL y Mármol Compac, SA, como titulares de sendas marcas comunitarias, concedidas para diferenciar productos de las clases 19 - materiales de construcción no metálicos - y 27 - revestimientos de pisos -, además de servicios de las 37 y 39.

Los signos registrados a nombre de las demandantes, que, como se ha dicho, se han declarado lesionados por el uso que la demandada hace del suyo, ofrecen caracteres tipográficos singulares y están formados - uno - por el término " Compacquarz ", con las primeras seis letras mayúsculas y las cinco últimas minúsculas y situadas dentro de un cuadrado oscuro; y - el otro - por el vocablo " Compac ", con letras mayúsculas y debajo, con un tamaño menor, las palabras " Mármol Quarz ".

El Tribunal de apelación desestimó el recurso interpuesto por Formica, SA y confirmó la sentencia de la primera instancia que, tras declarar la conducta infractora, condenó a la recurrente a cesar en ella y a eliminar sus efectos perturbadores.

Contra la sentencia de segundo grado interpuso recurso de casación Formica, SA, por tres motivos a los que damos respuesta seguidamente.

Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso de casación.

Denuncia Formica, SA, en el primero de los motivos de su recurso, la infracción de los artículos 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y 9 del Reglamento (CE) 207/09, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Alega, tras esa referencia a preceptos relativos a los derechos conferidos por el registro de las marcas, que el Tribunal de apelación había dado a la palabra " compact " el tratamiento propio de un término caprichoso o de fantasía, sin tener en cuenta que el riesgo de confusión se determina desde la perspectiva de los consumidores interesados en la adquisición de los productos ni que, en diversos Estados miembros, dicha palabra se utiliza habitualmente para distinguir, específicamente, determinado tipo de material.

Desestimación del motivo.

Para afirmar el riesgo de confusión - esto es, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas - han de tenerse en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes a tal fin, atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el cual las percibe como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles; lo que no impide, tratándose de marcas compuestas o mixtas - como son las aquí confrontadas -, que exista en ellas un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencias de aquel Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95, 22 de junio de 2.000 , C- 425/98 y 10 de abril de 2.008 , C-102/0 , entre otras muchas -.

El Tribunal de apelación declaró el riesgo de confusión y la infracción, con las condenas subsiguientes, tras haber tenido en cuenta el mencionado conjunto de factores, una vez identificado el tipo de consumidor de los productos de las respectivas litigantes, así como la semejanza entre ellos y entre los respectivos signos. Y hay que decir que no se advierte causa alguna para revisar, en un recurso extraordinario como es el de casación, la razonable conclusión a la que llegó utilizando un método correcto.

A ello hay que añadir que los signos registrados a nombre de las actoras no incluyen la palabra " Compact ", sino " Compac " y que el utilizado por Formica, SA se compone de la misma y del sufijo " Top ", con las primeras letras en mayúscula, lo que expresa la idea de una composición artificial. Ello sentado, la calificación dada a " Compac " de término caprichoso o de fantasía no puede entenderse incorrecta a las vista de los hechos declarados probados en la instancia.

En todo caso, el Tribunal de apelación no extrajo ninguna consecuencia de la referida e impugnada calificación. Antes bien, consideró determinante, al comparar los signos, la escasa trascendencia de las diferencias existentes entre los elementos con mayor fuerza de unos y otro, desde los puntos de vista fonético, gráfico y conceptual.

El motivo debe ser desestimado.

Enunciado y fundamentos de los motivos tercero y cuarto del recurso de casación.

1. Denuncia Formica, SA, en el segundo de los motivos de su recurso, la infracción del artículo 102 del Reglamento (CE ) 207/09, de 26 de febrero de 2009, y de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la extensión territorial de las sentencias dictadas por los tribunales de las marcas comunitarias.

   Se refiere la recurrente a la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de abril de 2011 (C-2353/2009), según la que cuando el acto de violación de una marca comunitaria no menoscaba la función identificadora o individualizadora de la misma en alguno de los Estados miembros por motivos lingüísticos, los tribunales de las marcas comunitarias deben limitar el alcance territorial de la prohibición que impongan. Afirma que esto no lo había hecho el Tribunal de apelación, pese a que debía, por no ser " compact " un término de fantasía, al tener un significado específico para los destinatarios de los productos diferenciados, en varios Estados miembros.

2. En el segundo motivo del recurso denuncia Formica, SA la infracción de los artículos 41 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994, y 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

   Alega que haberle prohibido el Tribunal de apelación el uso del signo " CompacTop " en toda la Unión Europea, incluidos los territorios de aquellos Estados miembros en los que el referido término tiene un significado determinado, constituye una medida disuasoria desproporcionada.

Desestimación de los dos motivos.

Es cierto, como afirma la recurrente, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión, en el que el signo goza de una protección uniforme.

En ese sentido el Tribunal de Justicia ha declarado - así en la sentencia de 14 de diciembre de 2006 (C-316/05 ) - que el objetivo contemplado en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento 40/94 es proteger de manera uniforme en todo el territorio de la Unión el derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de violación.

También es cierto que, en la sentencia de 12 de abril de 2011, el citado Tribunal recordó que, si un tribunal de marcas comunitarias al que se ha sometido un conflicto de violación de dichos signos constata que los actos infractores se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, " en particular porque [...] el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga ".

Sin embargo, las cuestiones - conexas - que plantea en ambos motivos la recurrente merecen la calificación procesal de nuevas a los efectos de la casación o, cuanto menos, de formuladas " per saltum ", ya que no fueron tratadas por el Tribunal de apelación.

En consecuencia, no es procedente que nos pronunciemos sobre ellas - sentencias 373/2010, de 15 de junio , 101/2012, de 7 de marzo , entre otras muchas -, tanto más si su tratamiento aparece condicionado a una determinada base fáctica que debería haber sido declarada probada y que no nos corresponde en este trámite extraordinario reconstruir.

Ambos motivos se desestiman.

Régimen de las costas.

En aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas del recurso de casación desestimado quedan a cargo de la recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.