STS, 18 de Diciembre de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:6760 |
| Número de Recurso | 5407/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5407/2006 interpuesto por "ARBORA & AUSONIA, S.L.", representada por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 7 de septiembre de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 549/2003, sobre concesión de la marca internacional número 749.922, "Cyberdodo"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y D. Juan Miguel, representado por el Procurador D. Rafael Gafas Pacheco.
"Arbora & Ausonia, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 549/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de agosto de 2002, confirmado el 16 de mayo de 2003, que concedió el registro en España de la marca internacional número 749.922, "Cyberdodo".
En su escrito de demanda, de 22 de marzo de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que, estimando el presente recurso, declare que la marca internacional nº 749.922 'Cyberdodo' titularidad de D. Juan Miguel, infringe lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, por incompatibilidad con las marcas prioritarias nº 515.518, 518.093, 599.452 y 750.757 'Dodot' y nº 841.135, 841.136 'Superdodot' titularidad de Arbora & Ausonia, S.L., y como consecuencia de todo ello declare que las resoluciones recurridas no son conformes a Derecho, anulándolas, revocándolas y dejándolas sin efecto, disponiendo el rechazo de la extensión de la protección en España de la marca internacional nº 749.922 'Cyberdodo'. Todo ello con expresa imposición en costas a la Administración Pública por haber resuelto el recurso impugnado de forma temeraria". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de mayo de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime el recurso interpuesto".
D. Juan Miguel contestó a la demanda con fecha 3 de junio de 2004 y suplicó sentencia "por la que desestimando el recurso interpuesto se confirme, por ser ajustada a Derecho, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió a mi representado el registro de la marca internacional 749.922 'Cyberdodo' en la clase 16ª del Nomenclátor oficial de marcas".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 6 de octubre de 2004 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 7 de septiembre de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º.- Desestimar el presente recurso. 2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".
Con fecha 24 de noviembre de 2006 "Arbora & Ausonia, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5407/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, así como por haber realizado la Sentencia de instancia una errónea valoración de la prueba".
D. Juan Miguel presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa condena en costas.
El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 1 de julio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 3 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 7 de septiembre de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Arbora & Ausonia, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita en España la marca internacional número 749.922, "Cyberdodo", para distinguir productos de las clases 9, 16 y 28 del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca internacional número 749.922, "Cyberdodo", solicitada por D. Juan Miguel, se había opuesto "Arbora & Ausonia, S.L." en cuanto titular de las marcas "Dodot" números 515.518 ("papeles, cartulinas y cartones, manteles de papel, pañuelos de papel, servilletas de papel"), 518.093 ("objetos de escritorio y dibujo") y 599.452 ("papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalajes (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés"; ampliada para "pañales y pañales-braga [...]"), que amparan dichos productos de la clase 16.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley de Marcas ], por existir entre los distintivos enfrentados, de un lado las marcas nacionales prioritarias: 515.518, 518.093 y 750.757 todas 'Dodot' (denominativas) y 841.135/136 'Superdodot' (denominativa) y de otro lado la marca internacional solicitada 'Cyberdodo' (denominativa), suficientes disparidades denominativas y fonéticas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, tras exponer las líneas generales de la jurisprudencia en materia de comparación de marcas (fundamento jurídico segundo), fueron las siguientes:
"[...] La aplicación de la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina conduce a la conclusión de que, aún existiendo una cierta semejanza denominativa entre las marcas confrontadas, en un examen de conjunto se garantiza su recíproca diferenciación, al incorporar el prefijo 'cyber' que conforma la marca solicitada una singularidad relevante sobre la raíz común 'dodo', alejándose con ello cualquier riesgo de confusión entre las mismas en el público consumidor de los respectivos productos amparados por una y otra marca, tal y como lo ha entendido la Administración demandada. En efecto, debe considerarse que la marca novel 'cyberdodo', en sus aspectos denominativos, fonéticos y conceptuales, presenta suficientes diferencias frente a las prioritarias 'dodot' y 'superdodot', por lo que no cabe apreciar la existencia de la prohibición relativa que invoca la recurrente.
En idéntico sentido, las diferencias relatadas alejan la posibilidad de un riesgo de asociación entre las marcas en conflicto, así como de un aprovechamiento de la reputación de las prioritarias por parte de la novel.
Como consecuencia de ello, debe desestimarse en su integridad el presente recurso, al resultar ajustadas a Derecho las resoluciones impugnadas."
El recurso de casación contra la sentencia de instancia consta de un primer motivo, bajo el amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
La sociedad recurrente discrepa del juicio de comparación hecho por el tribunal de instancia. A su juicio, existe parecido determinante de la confusión entre los signos confrontados porque la nueva marca "se limita a reproducir la anterior añadiendo un sufijo o prefijo genérico". Como ya hiciera en el proceso de instancia, sostiene que "el hecho de que la marca 'Cyberdodo' incluya el prefijo 'Cyber' no será suficiente para estimar que la misma difiere y no es confundible con las marcas prioritarias y notorias Dodot".
El motivo no podrá ser estimado.
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En primer lugar, existe diferencia bastante entre "Dodot" y "Dodo" para excluir la confusión pues un elemento característico de aquélla es precisamente su terminación en "t" que contribuye a identificarla y especificarla ante el público. No cabe, pues, sostener que -incluso dejando al margen, por el momento, el término "Cyber"- la nueva marca sea "reproducción casi idéntica de la marca Dodot".
De hecho, en un litigio anterior aceptamos el juicio de instancia respecto de otra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas -de 27 de enero de 1993- en la que el organismo registral había admitido la compatibilidad de la marca internacional entonces solicitada (número 533.427, "Dodo") con la marca prioritaria número 518.094, "Dodot". Al desestimar el recurso de casación número 1723/1996, interpuesto por "Arbora Holding, S.A." contra la sentencia dictada el 3 de julio de 1995 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (recurso número 755/1993), respetamos el juicio de instancia,
La Sala territorial había centrado en aquel caso su examen en la contraposición entre la nueva marca aspirante "Dodo" y las marcas de los actores "Dodot", números 599.456 y 518.094 (respecto de esta última la Oficina Española de Patentes y Marcas, por error, no la tuvo presente en el momento de resolver) y afirmado su recíproca compatibilidad. Concluyó el tribunal a la luz de los artículos 124.1 y 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, tras una valoración de conjunto, que una y otras podían convivir sin riesgo de confusión para los consumidores. Y subrayó, entre otras circunstancias, "las diferencias fonéticas que aporta la 'T'."
Al desestimar en nuestra sentencia de 10 de junio de 2002 aquel recurso rechazamos el segundo de los motivos, que se refería a la contraposición entre la marca concedida y las marcas "Dodot" prioritarias. Dijimos entonces que la conclusión obtenida por el tribunal de instancia (que se daban las condiciones para que una y otras marcas pudieran convivir sin riesgo de confundir a los consumidores) no podía ser sustituida por esta Sala en el marco del recurso de casación.
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La diferencia así apreciada se intensifica desde el momento en que el término de fantasía "Dodo" de la marca impugnada forma parte de un conjunto con sentido propio ("Cyberdodo") que difiere notablemente de los signos registrados "Dodot" o "Superdodot". El hecho de que el término griego "cyber" tenga, por sí mismo, un significado propio no lo convierte sin más en partícula de la que se deba prescindir para efectuar el juicio de comparación de las marcas enfrentadas. No puede, en efecto, aceptarse la afirmación de la recurrente de que se trata de un "prefijo carente de distintividad" y, en todo caso, aunque así fuera, nada impide que la incorporación de un elemento genérico junto con otro u otros sin este carácter (o incluso la conjunción de dos genéricos, en los términos del artículo 11.3 de la Ley de Marcas aplicable al caso) determine la aparición de un signo con su propia distintividad, como aquí ocurre.
En conclusión, la Sala de instancia no ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, al hacer el juicio de comparación de los signos en liza, por lo que el primer motivo debe ser rechazado.
En el segundo motivo de casación se critica la sentencia por "no haber tenido en cuenta que las marcas prioritarias Dodot ostentan una innegable notoriedad en el mercado". El motivo se articula al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y, aunque en él se afirma que la Sala ha infringido "las normas del ordenamiento jurídico" sin mayores precisiones, en realidad la única cita de precepto legal es, de nuevo, la del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, cuya correcta aplicación al caso de autos ya hemos apreciado. No hay en él una referencia explícita al artículo 13 de la citada Ley.
Sostiene asimismo la recurrente que se infringe la jurisprudencia sobre la protección de las marcas notorias. A su juicio, la "especial notoriedad que ostentan las marcas Dodot y la obligatoriedad de que las marcas posteriores se alejen sustancialmente de éstas no se ha tenido en cuenta por la sentencia de instancia, lo que consideramos que comporta no sólo una errónea valoración de la prueba obrante en autos, sino también una incorrecta aplicación de la jurisprudencia de este Tribunal".
El motivo también será desestimado. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de los artículos 12.1 y 13.c) de la Ley de Marcas, la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se refiere el primero de dichos preceptos supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas. En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha transcrito más arriba el riesgo de confusión prohibido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 aplicable al caso. Y, por nuestra parte, hemos juzgado que tal apreciación resulta conforme a Derecho.
Queda, por tanto, igualmente excluida la posibilidad de aprovechamiento de la reputación de la marca prioritaria que prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas para los supuestos en que ésta ha alcanzado un reconocimiento o prestigio determinado, bien en un sector específico del mercado (notoriedad), bien en general.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 5407/2006, interpuesto por "Arbora & Ausonia, S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 7 de septiembre de 2006, recaída en el recurso número 549 de 2003. Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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SAP Madrid 54/2017, 6 de Febrero de 2017
...jurisprudencial para la apreciación de plagio que la copia llevada a cabo por la obra plagiaria tenga carácter "sustancial" ( S.T.S. de 18 de diciembre de 2008 y las que en ella se citan), dicha característica no concurriría en nuestro caso en vista del escaso número de fragmentos en los qu......