SAP Madrid 124/2013, 22 de Abril de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 124/2013 |
| Fecha | 22 Abril 2013 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00124/2013
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
C/ General Martínez Campos nº 27.
Teléfono: 91 4931988/89
Fax: 91 4931996
ROLLO DE APELACIÓN Nº 90/2012.
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 370/2010.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
Parte recurrente/recurrida: EUROPRODUCCIONES TV, S.A.U.
Procuradora: Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger
Letrado: D. Alejandro Negro Sala
Parte recurrente/recurrida: D. Plácido, D. Jesús María, Dª Beatriz, D. Benjamín, ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD.
Procuradora: Dª Isabel Campillo García
Letrado: D. Pedro Merino Baylos
SENTENCIA Nº 124/2013
En Madrid, a veintidós de abril de dos mil trece.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 370/2010 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado ambas partes la Sentencia que dictó el Juzgado el día veintisiete de junio de dos mil once.
Han comparecido en esta alzada los demandantes, D. Plácido, D. Jesús María, Dª Beatriz,
D. Benjamín, ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD., representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Campillo García y asistidos del Letrado D. Alejandro Negro Sala, así como la demandada, EUROPRODUCCIONES TV, S.A.U., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger y asistida del Letrado D. Pedro Merino Baylos.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Con estimación parcial de la demanda promovida por D. Plácido, D. Jesús María, Dª Beatriz, D. Benjamín e ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD. contra EUROPRODUCCIONES TV, S.L. y EUROPRODUCCIONES TV, S.A. sobre acción reivindicatoria, de nulidad, de caducidad de marcas acumuladas, debo efectuar los siguientes pronunciamientos:
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Declarar la nulidad de los citados registros de marca española nos. 2222976 PASA PALABRA (Cl.
38), 2222977 PASA PALABRA (Cl. 41), 2351547 PASAPALABRA (Cl. 9), 2351548 PASAPALABRA (Cl. 28), con base en cualquiera de los motivos de nulidad en los que, entiende esta parte, incurren los registros objeto de este procedimiento: Por haber sido solicitados de mala fe (causa de nulidad del artículo 51.1.a) de la Ley 17/2001 de Marcas ).
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Desestimar la acción reivindicatoria ejercitada respecto de las marcas anteriormente reseñadas.
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Desestimar la acción de cesación entablada frente a los demandados.
En materia de costas no procede hacer especial pronunciamiento, debiendo cada parte abonar las propias y las comunes por mitad."
Contra la anterior Sentencia interpusieron recurso de apelación ambas partes y, evacuado el traslado correspondiente, se presentaron los escritos de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día dieciocho de abril de dos mil trece.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.
1. D. Plácido, D. Jesús María, Dª Beatriz, D. Benjamín e ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD. interpusieron demanda de juicio ordinario contra EUROPRODUCCIONES TV, S.L y EUROPRODUCCIONES TV, S.A. (en adelante, sin distinción, al tratarse realmente de una sola entidad, EUROPRODUCCIONES). La demanda solicitaba, en relación a cuatro marcas españolas: núms. 2.222.976, "Pasa Palabra" (clase 38);
2.222.977, "Pasa Palabra" (clase 41); 2.351.574, "Pasapalabra" (clase 9) y 2.351548, "Pasapalabra" (clase
28), de las que es titular la demandada, que se declare el reconocimiento del mejor derecho sobre los registros, ejercitando la acción reivindicatoria sobre dichas marcas. Subsidiariamente solicitaba que fuera declarada la nulidad de las marcas con base a diversos motivos: haber sido solicitadas de mala fe ( artículo 51.1.a) de la Ley de Marcas ; ser posteriores a los derechos de marca notoria de las actoras amparada por el Convenio de la Unión de París ( artículo 6 bis CUP y 52.1 LM ) y reproducir y/o transformar el título de la obra prioritaria de los actores protegido por derechos de autor (52.2 LM en relación con el artículo 9.1.c) LM ). Y con carácter subsidiario, para el caso de que fueran desestimadas las anteriores acciones, solicitaba que se declarase la caducidad de las marcas citadas por falta de uso real y efectivo o, subsidiariamente, por falta de uso de su legítimo titular o tercero autorizado por él. Por último, solicitaba la condena a las sociedades demandadas, como consecuencia de la estimación de la acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad, a no usar en el futuro los signos mencionados en relación con los productos y servicios amparados por los registros.
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La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó parcialmente estimatoria de la demanda. Destacó en primer lugar que EUROPRODUCCIONES TV, S.L. fue absorbida por otra entidad que finalmente se denominó EUROPRODUCCIONES TV, S.A.U.
En relación a la acción reivindicatoria analizó previamente la alegada prescripción de la acción ejercitada por el transcurso de cinco años desde la publicación del registro o desde el momento en que las marcas hubieran comenzado a ser utilizadas, plazo que en realidad considera de caducidad.
A tal efecto consideró que no se puede tener por acreditado que las marcas registradas hayan sido objeto de uso efectivo por la titular registral o por un tercero con su consentimiento, que en este caso sería BOCABOCA PRODUCCIONES, S.A. (en adelante BOCA). Para ello examina diversos contratos como el de cesión de uso de la marca suscrito en fecha 21 de junio de 2001 o el contrato suscrito entre los actores y BOCA en fecha 20 de junio de 2000, además del contrato de licencia de 19 de junio de 2007, los contratos relativos al merchandising (docs. 54 a 56 de la demanda), el contrato suscrito por BOCA con TELECINCO en fecha 6 de junio de 2008 y el suscrito en fecha 30 de abril de 2008 con ESPASA CALPE. 3. Respecto al examen de fondo de la acción reivindicatoria señala la sentencia que los actores no utilizaban la marca "Pasapalabra" en el territorio nacional, ni puede entenderse que ostentaran derecho marcario alguno. Tampoco del formato del programa se puede derivar un derecho sobre el signo marcario que pudiera ser defraudado, y añade que debe prescindirse de extremos posteriores a la solicitud de registro de las marcas y que los derechos deben recaer sobre las marcas o signos distintivos que puedan corresponder con la denominación que el programa adopte en cada país o la traducción del título con el que se emite en otro país. Tampoco se puede sostener que existiera derecho marcario sobre el término "Passaparola". Respecto a las marcas 2.351.547 (clase 9) y 2.351.548 (clase 28) el programa se había comenzado a emitir antes de la solicitud pero el registro lo es para clases ajenas al programa de televisión.
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Por el contrario aprecia la sentencia la existencia de mala fe en el registro determinante de la nulidad de las marcas. La demandada no consiguió explicar el interés legítimo que movía a EUROPRODUCCIONES a realizar el registro de las marcas cuando ya se estaba emitiendo en Italia bajo el título "Passaparola" la versión del formato "The Alphabet Game", con éxitos de audiencia muy importantes, y el título elegido se correspondía con una de las frases gancho utilizada en la ronda final del programa. El programa ya se había emitido con notable éxito en Reino Unido y Francia, teniendo suscritos contratos de opción en diversos países, entre ellos España (de fecha 07/01/1997). Se refiere también a la asistencia de los ejecutivos de EUROPRODUCCIONES a los congresos internacionales MIPTV y MIPCOM (1997 a 1999) en los que se da a conocer el formato, por lo que resultaba impensable que la demandada no lo conociera. Añade que la testigo María del Pilar manifestó que en los años 1997 y 1998 se mantuvieron reuniones en España entre ejecutivos de ITV y de EUROPRODUCCIONES, y que el testigo Victorino manifestó que los mercados latinos eran consumidores de formatos creados en los mercados anglosajones, actuando como mercados simétricos España e Italia. Por otra parte la demandada no utilizó los signos para distinguir ningún producto o servicio, concediendo licencias gratuitas a favor de la productora del programa en España y cuando ésta rompe relaciones con los actores es cuando se hacen valer derechos marcarios. Estando ya vinculada la demandada con la productora alega los derechos marcarios para frustrar las negociaciones que los autores llevaban a efecto. Concluye señalando que el registro se efectuó con la finalidad de parasitar los efectos derivados del éxito del programa y con conocimiento de los derechos que ostentaban terceros.
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Por último, considera innecesario la sentencia examinar el resto de acciones formuladas con carácter subsidiario, apreciando, no obstante, la caducidad de las marcas por los razonamientos expuestos al desestimar la excepción de prescripción de la acción reivindicatoria. Rechaza también la acción de cesación en cuanto la resolución declara la nulidad de las marcas, sin atribuir titularidad alguna.
Dado que los argumentos de los respectivos recursos y escritos de oposición se entrecruzan reseñaremos a continuación, en lo sustancial, el contenido de los diferentes recursos y los motivos de oposición para intentar después efectuar una exposición ordenada de las cuestiones controvertidas.
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