SAP La Rioja 159/2012, 3 de Mayo de 2012
| Ponente | FERNANDO SOLSONA ABAD |
| ECLI | ES:APLO:2012:272 |
| Número de Recurso | 8/2011 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 159/2012 |
| Fecha de Resolución | 3 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - La Rioja, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
LOGROÑO
SENTENCIA: 00159/2012
AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA
LOGROÑO
Domicilio : -: VICTOR PRADERA 2
Telf : 941296484/486/489
Fax : 941296488
Modelo: SEN 010
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 8 /2011
S E N T E N C I A Nº 159 DE 2012
Ilmos/as. Sres/as.
Presidente:
D. ALFONSO SANTISTEBAN RUIZ
Magistrados/as:
Dª Mª DEL CARMEN ARAÚJO GARCÍA
D. FERNANDO SOLSONA ABAD
En la ciudad de LOGROÑO, a tres de Mayo de dos mil doce.
VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 217 /2009, procedentes del JDO. de PRIMERA INSTANCIA N. 6 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 008 /2011, en los que aparece como parte apelante e impugnada la mercantil LEON POSTIGO S.A., representada por el Procurador de los tribunales, D. JESUS LOPEZ GRACIA y asistida por el Letrado D. JUAN JOSE CARREÑO MORENO, y como parte apelada e impugnante la entidad mercantil BURBERRY LTD, representada por la Procuradora de los tribunales, Dª BLANCA LAURA GOMEZ DEL RIO y asistida por la Letrado Dª SONIA SANTOS, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. D. FERNANDO SOLSONA ABAD .
Que, con fecha 1 de septiembre de 2010 se dictó sentencia (f.-296-308) por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño (Juzgado de lo Mercantil) en Juicio Ordinario de ese Juzgado 217/2009 del que dimana el presente rollo en cuyo fallo se recogía: "Que debo estimar parcialmente la demanda interpuesta por BURBERRY LTD frente a LEON POSTIGO S.A. y en consecuencia: -se declara que la demandada ha infringido la marca nacional nº 1.074.152 Y las marcas internacionales 499.422 y 732.879 propiedad de Burberry LTD.
- se condena a la demandada a:
- estar y pasar por dicha declaración
- a cesar en la realización de cualquier acto de comercio con los productos que infringen las marcas de la demandante.
- a destruir a su costa, las 4.800 unidades del producto infractor actualmente retenidos en la Aduana de Valencia.
- a indemnizar a Burberry LTD en la suma de 60.384 euros.
Y todo ello sin imposición de las costas a ninguna de las partes, abonando cada una de ellas las causadas a su instancia y las comunes por mitad"
Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación procesal de la demandada LEON POSTIGO, S.A. se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que le fue admitida, con traslado por 20 días a cada parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste se dio traslado a las demás partes (BURBERRY, LTD.) para que en 10 días presentase escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable. BURBERRY, LTD. Presentó escrito de oposición al recurso y además de impugnación de la sentencia apelada. Tras ello se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial.
Recibidos los autos por este Tribunal, se formó el correspondiente rollo, designándose ponente al Sr. Magistrado Don FERNANDO SOLSONA ABAD señalándose para la deliberación y fallo con fecha 19 de abril de 2012, si bien por razones de organización de este Tribunal la deliberación, votación y fallo se produjo en fecha 26 de abril de 2012 .En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.
Se alza la apelante LEON POSTIGO, S. A., demandada en el presente procedimiento, contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño, que estimando la demanda interpuesta contra ella por la actora BURBERRY, LTD., consideró que la demandada había infringido la marca nacional nº 1.074.152 y las marcas internacionales 499.422 y 732.879 propiedad de Burberry LTD. y condenó a la demandada a cesar en la realización de actos de comercio con los productos que infringían dichas marcas, a destruir a su costa las 4800 unidades del producto infractor actualmente retenidos en la Aduana de Valencia y a indemnizar a BURBERRY, LTD en 60.384 euros.
Debemos aclarar que la infracción de propiedad industrial que en la sentencia se consideró cometida por el demandado hace referencia al forro de cuadros de unas zapatillas encargadas e importadas por el demandado para su comercialización por él, el cual según la sentencia infringiría el signo registrado de la actora, conocido normalmente como "cuadro Burberry" o "Burberry Check" y que la citada marca BURBERRY utiliza habitualmente en sus productos; no se discute por otra parte su cualidad de marca notoria y renombrada.
La recurrente funda su recurso en los siguientes motivos esenciales:
I.-) Que ha existido infracción de los artículos 216 y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por existir error en la valoración de la prueba. Basa esta afirmación en una serie de argumentos que podemos sintetizar de la siguiente forma:
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Que la sentencia no ha tenido en cuenta que los productos presuntamente infractores no fueron fabricados por el demandado sino por una empresa china denominada CHANG HONG SHOES MATERIAL FACTORY, Ninguna vulneración de propiedad industrial habría perpetrado el demandado, que se limitó a encargar calzado ( zapatillas con forros de cuadros) a esta empresa china, la cual sería la 1ue en su caso habría cometido la infracción habiendo la parte demandada alegado falta de litisconsorcio pasivo necesario, que fue rechazado por el Juez pero que no mencionó en sentencia.
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Que antes de esta "litis", en el año 2005, la actora promovió unas Diligencias Previas penales contra la hoy demandada que fueron ya sobreseídas en el año 2005, no advirtiéndose infracción de marca. c) Que hay diferencias entre el grafismo registrado por la actora y conocido como "Burberry Check" o "cuadro Burberry" y el cuadro del forro de las zapatillas controvertidas, las cuales se ven a simple vista. El de la demandada se trata de un simple diseño de "cuadros escoceses".
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Que no hay similitud ni en los trazos de los cuadros, ni en su anchura, ni en tamaño ni en separación de los trazos. Que el propio perito de la demandante admite que entre el diseño del demandado y el "cuadro Burberry" hay diferencias aunque las califique de "circunstanciales". El carácter de marca notoria de la demandante no se discute, pero ello no supone la extensión de su protección a todos los estampados de cuadros en los que se utilice alguno o algunos de los colores que se contienen en el signo gráfico por ella regulado, con independencia de sus trazados. Hay muchos "cuadros escoceses" y BURBERRY no puede pretender la protección frente a cualquiera de estos diseños. El forro de las zapatillas de la demandada es accesorio, no es visible, la marca del demandado es por otra parte visible pues está en la plantilla y no en la suela como dice la sentencia.
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Que no se crea ninguna confusión al consumidor, pues en la plantilla aparece visible las letras "LP", que es la marca del demandado (León Postigo). La elitista clientela de BURBERRY y los locales donde esta vende sus productos nada tiene que ver con los establecimientos donde se van a vender las zapatillas del demandado ni están destinados a la misma clientela.
II.-) Que se ha aplicado incorrectamente los artículos 41 y 42 de la Ley de Marcas . No se han producido daños y perjuicios al actor. La lesión de un derecho de marca no determina automáticamente la existencia de daños y perjuicios. Par ello se debería haber probado en el procedimiento ese daño o ese perjuicio, y no se ha hecho. Que lo relevante es que las zapatillas en cuestión nunca se han comercializado pues fueron interceptadas y retenidas en la aduana de Valencia, por lo que, no habiéndolas puesto jamás a la venta, no cabe indemnización y queda vacío de contenido el art. 43 Ley de Marcas .
Que la sentencia argumenta que se ha suplantado a BURBERRY en el primero eslabón de la cadena comercial, pero quien en su caso habría hecho tal suplantación y vulneración habría sido la empresa china CHANG HONG SHOES MATERIAL FACTORY.
Que la cuantificación de la indemnización parte de un documento como el 16 de la demanda que ha sido autoconfeccionado por la demandante.
Que al otorgar una indemnización a la actora por unos perjuicios inexistentes, se ha producido un enriquecimiento injusto de la demandante.
Por su parte, BURBERRY, LTD no solo se opuso a la sentencia sino que impugnó la misma por dos motivos:
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El primero, sin solicitar la revocación de ningún concreto pronunciamiento del fallo, se basó en que si
bien la sentencia apelada aplicó correctamente el art. 34.2.b) de la Ley de Marcas, entendió no aplicable el art.
34.2.c) del mismo texto legal, lo cual al juicio de la actora es un error, puesto que dicho precepto, tratándose de una marca notoria o renombrada, se aplica también, y ello no solo cuando los productos o servicios son distintos sino también cuando son semejantes, pues "quien puede lo más puede lo menos", lo que significaría que no sería preciso que se hubiese riesgo de generase confusión a los consumidores.
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En segundo lugar estima que no se produjo una estimación parcial de la demanda como afirma la sentencia, sino una estimación sustancial, por lo que las costas del proceso deberían imponérsele a la demandada.
A esta impugnación se opuso la demandada LEON POSTIGO, S. A. alegando lo que estimó procedente.
La primera alegación del recurso de la apelante insiste en su alegación de falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber traído al procedimiento a la empresa china CHANG HONG SHOES MATERIAL FACTORY, fabricante de las zapatillas que incorporaban el forro infractor del signo gráfico de la actora, al tiempo que reiteraba que en su caso la infracción la habría perpetrado dicha empresa y no la ahora apelante.
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ATS, 10 de Septiembre de 2013
...S.A. presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia de 3 de mayo de 2012, dictada en apelación, rollo n.º 8/2011, por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de La Rioja , dimanante del juicio ordinario n.º 217/09, del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de - ......