SAP Alicante 1/2012, 9 de Enero de 2012
| Ponente | FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN |
| ECLI | ES:APA:2012:61 |
| Número de Recurso | 267/2011 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 1/2012 |
| Fecha de Resolución | 9 de Enero de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA N.º 267 ( C- 11 ) 11.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 996 / 09.
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.
SENTENCIA NÚM. 1/12
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a nueve de enero del año dos mil doce.
El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por BACARDI & COMPANY LTD y BACARDI ESPAÑA, SA, apelantes por tanto en esta alzada, representadas por la Procuradora D.ª ESTHER PÉREZ HERNÁNDEZ, con la dirección de la Letrada
D.ª MÓNICA ESTEVE SANZ; siendo la parte apelada DINSA WORLD WIDE DISTILLERS, SA, representada por la Procuradora D.ª FRANCISCA CABALLERO CABALLERO, con la dirección del Letrado D. JAIME DE RIVERA LAMO DE ESPINOSA.
En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 20 de enero del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la demanda interpuesta por BACARDI & COMPANY LTD y BACARDI ESPAÑA SA contra DINSA WORLD WIDE DISTILLER SA, absolviendo a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas.".
Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 22 / 11 / 11, en que tuvo lugar.
En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto, la extensión de los escritos de interposición del recurso y de oposición, y a permisos del magistrado ponente.
Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.- Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de tres marcas comunitarias, de una marca nacional y de una pretendida marca unionista notoriamente usada y no registrada, sendas acciones de infracción de dichas marcas y de competencia desleal, la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la íntegra desestimación de aquélla.
Con relación a la acción a la infracción de la marca unionista no registrada, notoriamente usada, consistente en el color azul zafiro pantone 306 - C, la sentencia razona que, de conformidad con el art. 34.5 LM y art. 6 bis del Convenio de París, el titular de una marca de ese tipo puede ejercitar el ius prohibendi previsto en el art. 34.2 LM . Analiza la resolución, desde la perspectiva de la legislación comunitaria y de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los principios que rigen sobre la aptitud de un color para constituir un signo distintivo de un producto, llegando a la conclusión de que corresponde a la parte actora la prueba de que el color azul zafiro, por su uso, ha llegado a ser apto para identificar la ginebra que se envasa en la botella que tiene ese color, de modo que, simplemente por el mismo, se le atribuya una procedencia empresarial determinada, que distinga el producto del de otras empresas, teniendo en cuenta que, con relación a las bebidas alcohólicas, es jurisprudencia asentada que se trata de productos de consumo corriente, respecto de los cuales el público pertinente es el consumidor medio de los productos de gran consumo, y no, limitadamente, los bebedores habituales de ginebra. Sobre la base de diez aspectos que la sentencia relaciona, el magistrado concluye que no hay prueba suficiente de que el uso del color azul zafiro sirva para transmitir una información precisa del origen empresarial de la ginebra, es decir, por el uso del color no ha adquirido carácter distintivo, razón por la que no considera que exista infracción que pueda sustentarse en la pretendida marca invocada por la demandante.
Con relación a la infracción de las tres marcas comunitarias ( art. 9.1.c Reglamento Marca Comunitaria ) y de la marca nacional ( arts. 34 y concordantes LM ), tras indicar que el consumidor relevante de los productos signados con ellas es el consumidor medio y que existe identidad aplicativa entre los productos comercializados por las partes, la resolución procede a la comparación de los signos enfrentados llegando a la conclusión de que existen abundancias divergencias visuales entre los signos marcarios tridimensionales registrados y el envase comercializado por la demandada, razón por la que tampoco aprecia riesgo de confusión. Por todo ello, considera que no existe infracción marcaria.
Tampoco se considera la existencia de una infracción de la marca notoria de las actoras, notoriedad que no se discute.
No aprecia actos de competencia desleal, conforme a la doctrina de que no cabe examinar la posible infracción concurrencial cuando el mismo supuesto de hecho ha sido ya enjuiciado desde la óptica de la legislación marcaria.
Recurre la sentencia la otrora parte demandante, reproduciendo las alegaciones vertidas en la primera instancia. El objeto del pleito queda, pues, reproducido en todos sus términos en esta segunda instancia.
Se abordarán los distintos motivos de recurso siguiendo el propio orden de la resolución recurrida.
La protección de la marca no registrada, notoriamente conocida.- Mantiene la apelante que es titular de una marca no registrada, notoriamente conocida, consistente en el color azul zafiro pantone C-306-C, para ginebras.
Como titular de dicha marca, habría de dispensársele la protección prevista en el art. 34 LM, pues su número 5 dispone que " Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 ". Es decir, el titular de esa marca no registrada podría prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilizaran en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la misma, para productos idénticos ( art. 34.2.a LM ), o cualquier signo idéntico o semejante que, por ser idénticos los productos, implique riesgo de confusión del público, incluido el riesgo de asociación ( art. 34.2.b LM ).
La sentencia apelada analiza, en primer término, si la marca no registrada existe, pues la alegación de la demandante es que el color azul zafiro, aplicado a la ginebra que comercializa, es una marca no registrada que ha adquirido su carácter distintivo a consecuencia de su uso. Es decir, la sentencia aborda la cuestión de si el mero uso que la demandante ha venido haciendo de dicho color, al aplicarlo a las botellas de ginebra BOMBAY SAPHIRE que comercializa, ha sido apto para transmitir una información precisa sobre el origen empresarial de dicho producto y para distinguirla de otras ginebras del mercado, algunas de las cuales también se presentan en botellas con tonalidades azules, pues ello sería lo que permitiría hablar de marca, en un sentido jurídico. Y llega a la conclusión de que ello no se ha producido, al valorar, de modo harto pormenorizado y sumamente correcto, el material probatorio existente en el procedimiento.
El recurso de apelación insiste en los siguientes alegatos, expuestos ahora en síntesis: cuando BOMBAY SAPHIRE se lanzó al mercado de las ginebras, en el año 1994, ninguna botella de ginebra utilizaba el color pantone 306-C o tonalidad parecida, con lo que queda claro el carácter precursor del mismo y ha permitido que el público estableciera un vínculo entre dicho color y el producto; la singularidad del uso de dicho color se ha incrementado y reforzado con el paso del tiempo por el esfuerzo de BACARDI, en publicidad, promoción y marketing, hasta el punto de que el color se ha convertido en la seña de identidad del producto; la prueba determina, al entender de la parte, que tanto los profesionales de la hostelería y restauración como los consumidores asocian el color azul pantone con el producto BOMBAY SAPHIRE. Por todo ello, se reitera, se dan cumplidamente los elementos establecidos por la jurisprudencia para la adquisición de carácter distintivo y notoriedad del color azul pantone 306-C como perteneciente al producto BOMBAY SAPHIRE, a consecuencia de su uso.
Al abordar el motivo impugnatorio que nos ocupa, no deja de llamar la atención a este Tribunal el ingente esfuerzo alegatorio y de prueba de la otrora demandante para obtener la protección que impetra, sobre la base de una marca no registrada (en definitiva, un color), teniendo en cuenta que la actora BACARDI & COMPANY LTD, cuando en su día decidió proteger sus signos con solicitudes de marca, no las ciñó exclusivamente a dicho color (en el año 1995, solicitó una marca nacional tridimensional y una marca comunitaria también tridimensional, botellas en ambos casos, aunque solo en la segunda, cuya representación es en color, se distingue en la botella el color azul pantone que nos ocupa). Es decir, con independencia del valor que el color azul pudiera tener, como elemento distintivo de la ginebra BOMBAY SAPHIRE (que, se reitera, comenzó a comercializarse en España en el año 1994), la sociedad antes citada no solicitó el registro del citado color como marca de su producto, sino, bien al...
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