En torno a la incidencia de los artículos 30 y 36 del TCEE en la protección de la marca por los derechos nacionales de los Estados comunitarios
| Autor | M. Botana Agrá |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Mercantil Facultad de Derecho de Santiago de Compostela |
(Comentario a la sentencia del tribunal de justicia de la ce de 30 de noviembre de 1993, caso C-317/91, deutsche renault/audi)
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ANTECEDENTES
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La sociedad alemana Audi AG, fabricante de automóviles, obtuvo el registro de la marca «Quattro» para distinguir la versión de tracción total (a las cuatro ruedas) de algunos modelos de automóviles por ella fabricados; versión que comercializó a partir de 1980 con la denominación «Audi Quattro».
De otra parte, la compañía francesa Renault, fabricante también de automóviles, era titular registral de la marca «Quadra» para distinguir la versión de tracción total del modelo «Espace»; versión que comenzó a comercializar en Alemania en marzo de 1988 a través de la Deutsche Renault AG.
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Al tiempo de emprender esta comercialización, la filial alemana de Renault presentó ante la Oficina alemana de Patentes la solicitud de revocación de la marca «Quattro»; solicitud que fue atendida por la Oficina al considerar que esta marca se hallaba incursa en la prohibición contenida en el párrafo 2 del artículo 4 de la Ley alemana de Marcas. Al resolver el recurso interpuesto por Audi AG contra su resolución, la Oficina se reafirmó en la decisión recurrida; y apelada esta última resolución, el Tribunal federal de Patentes la confirmó en todos sus extremos.
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Como réplica a la solicitud de revocación de su marca «Quattro», la sociedad Audi AG interpuso contra la compañía Deutsche Renault AG la acción de cesación del uso de la marca «Quadra», así como la de resarcimiento por daños y perjuicios derivados del uso de esta marca en el mercado alemán. Estas pretensiones de Audi AG fueron estimadas por los correspondientes tribunales de primera instancia y de apelación (el núm. 1 de Munich y el de apelación de Munich); en sus respectivas sentencias, estos tribunales entendieron que la marca «Quattro» gozaba de la protección prevista en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y, en consecuencia, las semejanzas fonéticas y conceptuales que con ella presentaba la marca «Quadra» hacían que el uso de esta marca fuese incompatible con el de aquélla en el sector del mercado de los productos distinguidos por ambas.
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Contra la sentencia del Tribunal de apelación, la sociedad Renault interpuso recurso de «revisión» ante el Tribunal Supremo alemán; recurso que fue estimado. Y así, por contraste con los razonamientos de la sentencia objeto de revisión, este Tribunal consideró que la cifra numérica «4» (incluso en su dicción en idioma italiano) constituye un importante signo descriptivo utilizado en la industria del automóvil, por lo que debe permanecer libre y disponible para su uso por los medios interesados. De otra parte, el Tribunal entendió que la notoriedad que la sentencia recurrida atribuye a la marca «Quattro» en atención a los sondeos que se habían efectuado al respecto no alcanzaba el grado necesario para acogerse a la protección prevista por la legislación con respecto a las marcas objeto de un uso extrarregistral. De ahí que, a juicio del Tribunal, antes de pronunciarse sobre el riesgo de confusión entre la marca «Quattro» y la marca «Quadra» habría que efectuar ulteriores sondeos que permitieran ver si la primera de estas marcas goza del elevado nivel de notoriedad legalmente exigido para ser merecedora de protección jurídica; y sólo en la hipótesis de que se cumpliera este requisito procedería afirmar la existencia de riesgo de confusión entre tales marcas y, en consecuencia, prohibir a la titular de la marca «Quadra» el uso de esta marca en Alemania.
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Así las cosas, y ante la eventualidad de que llegara a producirse esta última consecuencia, la sociedad Renault alegó que la prohibición de uso de su marca «Quadra» a que podría llegarse por la indicada vía representaría una restricción ilícita al comercio intracomunitario. Esta alegación impulsó al Tribunal Supremo alemán -a fin de valorar si procedía o era superfluo reenviar el examen del tema del grado de notoriedad de la marca «Quattro» al Tribunal de apelación- a plantear ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades la siguiente cuestión prejudicial:
Si constituye una restricción ilícita al comercio intracomunitario, en el sentido de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, prohibir en un Estado miembro a una filial (establecida en ese Estado) de un fabricante de automóviles, establecido en otro Estado miembro, la utilización como marca de la denominación «Quadra» (que ese fabricante viene usando en su Estado de origen para designar un vehículo de cuatro ruedas motrices), por el motivo de que otro fabricante de automóviles goza en el Estado de la filial de aquél de un derecho de protección como marca o como «presentación» sobre la palabra «Quattro», a pesar de que esa palabra constituye una cifra numérica en otros Estados miembros y que el número «4» designado por tal palabra juega un papel variado e importante en la fabricación y comercialización de automóviles.
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El escrito del Tribunal Supremo alemán en el que planteó esta cuestión prejudicial tuvo su entrada en el Tribunal de Justicia de las CCEE el 9 de diciembre de 1991. Se sustanció como el caso C-317/91, y se resolvió por sentencia de 30 de diciembre de 1993 (para la elaboración de este comentario se maneja la versión francesa preparada por los servicios propios del Tribunal).
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DOCTRINA
En el enjuiciamiento de la cuestión planteada el Tribunal ha centrado sus consideraciones en torno a estos dos puntos: el del nacimiento del derecho de marca y/o de «presentación» sobre la denominación «Quattro», y el del riesgo de confusión entre esta denominación y la marca «Quadra».
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Sobre la constitución del derecho sobre la denominación «Quattro»
(17) Debe recordarse ante todo que, en virtud de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, en particular el artículo 30, están prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente. Sin embargo, el artículo 36, inciso primero, dispone que estas disposiciones no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial.
(18) Conforme al inciso segundo del artículo 36, las prohibiciones y las restricciones a las que se refiere el inciso primero no deberán «constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».
(19) Como se ha declarado ya en la sentencia de 14 de diciembre de 1979, caso Henn/Darby, la función del inciso segundo del artículo 36 del Tratado es la de impedir que las restricciones a los intercambios, basadas en los motivos señalados en el inciso primero, sean desviadas de su finalidad y utilizadas para establecer discriminaciones con respecto de mercancías originarias de otros Estados miembros o para proteger indirectamente determinados productos nacionales.
(20) Importa subrayar que, a falta de una unificación o de una armonización de las legislaciones sobre la materia dentro de la Comunidad, el establecimiento de las condiciones y de las modalidades de protección de un derecho de propiedad intelectual está reservado a las normas nacionales; así lo ha proclamado el Tribunal en las sentencias de 14 de diciembre de 1982, caso Keurkoop, y de 5 de octubre de 1988, caso Volvo, en relación con los dibujos y modelos, así como en la sentencia de 30 de junio de 1988, caso Thetford, con respecto a las patentes.
(21) De lo que antecede se deduce que corresponde al Derecho nacional determinar las condiciones de protección de una denominación, como «Quattro», respetando, sin embargo, los límites enunciados en el inciso segundo del artículo 36.
(22) A este propósito es de señalar, en primer término, que la legislación nacional aplicable al caso, conforme a la interpretación que da a la misma el Tribunal de reenvío, subordina la protección a título de derecho de marca de una denominación como «Quattro» a unos requisitos muy estrictos.
(23) Además de las limitaciones que la Ley establece con relación a la inscripción registral de un signo numérico como marca, conviene subrayar que por lo general un signo no registrado sólo es protegible cuando el mismo se ha impuesto en los medios interesados, lo que significa que el público alemán debe percibir el signo como indicación de que el producto al que se aplica procede de una empresa concreta. Así ocurrirá unicamente cuando la gran mayoría de los consumidores o usuarios tienen esta percepción del signo.
(24) Este grado de notoriedad del signo, exigido por el Tribunal Supremo alemán, tiene que ser aún más elevado en los casos en que se trate de un signo para el que exista un imperativo de disponibilidad, como sucede con la cifra «4» en el sector del automóvil. Por razón justamente de la importancia del imperativo de disponibilidad, el Tribunal Supremo alemán considera que el grado de notoriedad que han revelado las pruebas realizadas hasta ahora no es suficiente.
(25) Por lo demás, estas reglas son igualmente aplicables cuando la cifra se transcribe en un idioma extranjero, si es que el mismo es suficientemente conocido en Alemania.
(26) De otro lado, conforme al artículo 16 de la Ley alemana -aplicable también por analogía al derecho de «presentación» (Ausstattungsrecht)-, la protección del signo no alcanza a impedir que un competidor coloque sobre sus productos menciones relativas a las características del producto de que se trate, siempre que tales menciones no sean utilizadas a título de marca. Las denominaciones descriptivas en lenguas extranjeras quedan sometidas a estas mismas reglas. Los tribunales que hubieron de resolver sobre la cesión del uso de la marca «Quadra» han...
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