STS, 30 de Junio de 2009

En su resolución de fecha 19 de octubre de 2004, la Oficina Española de Patentes y Marcas estima el recurso de alzada interpuesto por "Codifarma,S.A" contra otra resolución de fecha 5 de marzo de 2004 que concede el registro de la marca número 2.541.367 "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A.". En la resolución estimatoria del recurso de alzada se razona en los siguientes términos:

"Considerando que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, prohibe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicio idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, donde se desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público, condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada.

Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, la marca recurrida "Codifar Comercial Distribuidora Farmacéutica" y el nombre comercial anterior "Codifarma, S.A." una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. Al observar la marca recurrida tal y como está diseñada, se aprecia con facilidad que el vocablo "Codifar" adquiere un carácter principal en el conjunto, al ser éste su elemento denominativo más destacado, siendo muy semejante al nombre comercial oponente. Esta semejanza unida al hecho de que se solicita para servicios relacionados impide la pacifica convivencia de ambos signos en el mercado. No cabe alegar el precedente anterior en este caso, pues entre la marca 983823 "Comercial distribuidora Farmacéutica Codifar" (denominativa) y la marca recurrida hay una importante diferencia en cuanto a la disposición gráfica del conjunto, ya que en la hoy recurrida se coloca el vocablo "Codifar" al principio y de forma más destacada del resto lo que supone un acercamiento al nombre comercial oponente, lo que no sucede en el precedente señalado."

En el recurso contencioso-administrativo nº 74/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 14 de septiembre de 2007, en cuyo fallo se estima el recurso contencioso deducido.

El fundamento de derecho segundo de la citada sentencia dice textualmente:

" Se fundamenta el recurso en la compatibilidad de la marca solicitada, esto es la nº 2.541.367 "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica" y el nombre comercial 109.603 "Codifarma S.A.". Entiende el recurrente que la marca solicitada es compatible al no producirse confusión alguna entre la que pretende y la protegida por el Registro. Se alega la inexistencia de infracción del artículo 6.1b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos: b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de "Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A". El Tribunal "a quo" lo tuvo por preparado mediante providencia de 17 de octubre de 2007.

La representación procesal de "Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A." mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 11 de diciembre de 2007, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, al amparo de los siguientes motivos de casación:

"Primero: Se articula al amparo del artículo 88.1c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio ; infracción por violación por inaplicación del artículo 67.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio .

Se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998 de 13 de julio ; infracción por violación por inaplicación del artículo 4 de la Ley 17/2001 de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable al caso.

Se articula al amparo del artículo 88.1 d) dela Ley 29/1998 de 13 de julio ; infracción por violación por indebida aplicación del artículo 7.1 b) en su relación con el 6.1 b), ambos de la Ley 17/2001 de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable al caso.

Se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 2971998 de 13 de julio ; infracción por violación por no aplicación del artículo 34 de la Ley 17/2001 de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable al caso."

Mediante providencia de la Sección Tercera de 17 de enero de 2008 el recurso de casación ha sido admitido.

Dado traslado al Abogado del Estado para formular oposición, manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite.

Mediante providencia de 11 de marzo de 2009, se señaló para votación y fallo del recurso el 23 de junio de 2009, designándose Magistrada Ponente a la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 14 de septiembre de 2007, estimó en parte el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada, dictada en alzada, que revoca la resolución inicial de concesión y deniega el registro de la marca número

2.541.367 "Codifar. Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A.", mixta, para distinguir productos de las clases 35 (compraventa al mayor y detalle, importación y exportación de productos destinados a laboratorios y farmacias y representación de productos de laboratorios y farmacias) y 39 ("servicios de distribución, almacenamiento y reparto de mercancías) del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca nacional número 2.541.367, "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A.", mixta, solicitada por "Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A." se había opuesto "Codifarma S.A." en cuanto titular del nombre comercial número 109.603, "Codifarma S.A.", que distingue servicios de "compraventa al mayor y detalle, importación y exportación de productos destinados a laboratorios y farmacias y representación de productos de laboratorios y farmacias".

La Sala de instancia estima en parte el recurso deducido contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que, en alzada, había estimado que concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por apreciar entre los distintivos enfrentados la marca solicitada "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica" y el nombre comercial oponente "Codifarma, S.A." una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, semejanzas que no garantizaban su recíproca diferenciación, y no excluían el riesgo de error o confusión en el público.

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo se contienen en el fundamento jurídico séptimo en el que se expresa lo siguiente:

"[...]Aplicando tal doctrina al caso de autos teniendo en cuenta que la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1.996 entiende que no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles, sino solamente aquella semejanza que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambas. En el caso presente si bien existen semejanzas denominativas entre la marca nº

2.541.367 "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica" y el nombre comercial 109.603 "Codifarma S.A. al coincidir los 7 primeros fonemas de la marca y el nombre comercial, sin que sirva de elemento especificativo el añadido "Comercial Distribuidora Farmacéutica", sin embargo como hemos señalado el artículo 7.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas exige además que sean idénticas o similares las actividades que designa el nombre comercial respecto a los productos o servicios para los que se solicita la marca. La marca nº 2.541.367 "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica" pretende distinguir en clase 35 Venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de toda clase de productos para farmacias, droguerías, comercios de alimentación, para el hogar, sanidad, perfumería, dermatología y belleza; importación y exportación; publicidad, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda de la explotación de una empresa comercial". Y en clase 39 "Distribución, almacenamiento y reparto de mercancías". El nombre comercial 109.603 "Codifarma S.A." distingue la compraventa al mayor y detalle importación y exportación de productos destinados a laboratorios y farmacias. Por tanto sólo existe identidad aplicativa respecto de los productos farmacéuticos y de laboratorio. Es procedente la estimación parcial del recurso y acordar la inscripción de la marca en las clases 35 y 39 si bien excluyendo de la protección registral a dichos productos farmacéuticos y de laboratorio."

Dicho lo cual, la Sala a continuación estimó en parte el recurso en los siguientes términos:

"[...]Que estimamos con el alcance que se dirá el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Ernesto García-Lozano Martín en nombre y representación de la entidad "Comercial Distribuidora Farmacéutica S.A." y en su virtud anulamos la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de octubre de 2.004, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad "Codifarma S.A." contra la resolución de 5 de marzo de 2.004 que originariamente concedió la inscripción de la marca nacional nº 2.541.367 "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacétuica" en las clases 35 y 39 del Nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción, y ordenamos la inscripción de la citada marca en clase 35ª referida exclusivamente a "Venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de toda clase de productos para comercios de alimentación, para el hogar, importación y exportación; publicidad, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación de una empresa comercial". Y en clase 39 para "Distribución, almacenamiento y reparto de mercancías" con exclusión de los productos farmacéticos y de laboratorio sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes."

En el primer motivo de casación, articulado al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio -por infracción de las normas reguladoras de la sentencia- por inaplicación del artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Se sostiene que la sentencia de instancia elude pronunciarse sobre dos cuestiones que circunscriben, al eliminarlo, el riesgo de confusión en el consumidor, elemento trascendental que afecta al "thema decidendi"

. Estas cuestiones son, en primer lugar, que la actora viene girando con el acrónimo "Codifar" desde hace más de veinte años y, en segundo término, que las actividades a distinguir por los registros en pugna se desenvuelven en el ámbito farmacéutico, circunstancia que disminuye el riesgo de confusión y error debido a la especialización de los profesionales a los que van dirigidos los productos y servicios.

El motivo debe desestimarse, pues, en relación a la primera cuestión, ha de considerarse suficientemente contestada por lo expresado en el fundamento antes transcrito, en el que claramente la Sala rechaza la alegación de diferenciación de la marca solicitada con base en anteriores signos registrados, debido a la coincidencia de siete fonemas entre la marca y el nombre comercial y a la falta de relevancia del añadido "Comercial Distribuidora Farmacéutica".

Respecto de la segunda omisión debe señalarse que con arreglo a constante doctrina constitucional y jurisprudencia de esta Sala, el requisito de congruencia derivado del artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional no exige la respuesta detallada a todas y cada una de las alegaciones formuladas por las partes, pues basta que de los razonamientos del Tribunal pueda extraerse sin ningún género de dudas, e incluso tácitamente, cual ha sido el hilo conductor que lo ha llevado al fallo.

En el presente caso, la circunstancia de que en la sentencia se esté haciendo alusión a la jurisprudencia que establece que "no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles, sino solamente aquella semejanza que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambas", y añadir, más adelante, que la identidad fonética que se dan en los términos "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica" y "Cofidarma, S.A." y la identidad de los ámbitos aplicativos respecto a los productos farmaceúticos y de laboratorio susceptibles de producir confusión en el mercado, está descartando tácitamente la aplicación de la jurisprudencia que se citó en la demanda sobre la reducción del riesgo de confusión en el sector farmacéutico dada la especialización del personal a que va dirigido.

El tribunal de instancia da una respuesta bastante y suficiente a las alegaciones singulares de la demanda y expresa en su razonamiento las conclusiones a las que llega en torno a la confundibilidad parcial de la marca y el nombre comercial enfrentados, justificando las razones por las que considera que la resolución recurrida es sólo en parte conforme a derecho. La falta de una explicación o motivación sobre el particular invocado por la actora no resulta una omisión relevante, por lo que, sin más, no procede acoger la censura que hace la recurrente a la sentencia de instancia.

Los siguientes motivos de casación, segundo, tercero y cuarto se articulan al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción . En ellos se denuncia, respectivamente, la quiebra del artículo 4 de la Ley 17/2001, de Marcas, la infracción del artículo 7.1.b) en relación con el 6.1 .b), ambos de la misma norma, y, por último, se invoca la inaplicación del artículo 34 de la citada Ley de Marcas ; en todos ellos la cita del precepto se acompaña con la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso.

En los tres motivos casacionales subyace la misma cuestión, relativa al error del análisis comparativo realizado por la Sala de instancia al valorar los conceptos de semejanza y el riesgo de confundibilidad entre la marca aspirante y el nombre comercial oponente, y el ámbito y actividades de los servicios relacionados, insistiendo la recurrente en el argumento antes expuesto sobre la utilización del acrónimo "Codifar" y en la inexistencia de riesgo de confusión.

Conviene realizar un tratamiento conjunto de los motivos impugnatorios en la medida que esta Sala se ha pronunciado recientemente sobre la controversia suscitada en la sentencia de 18 de marzo de 2009, dictada en el recurso de casación nº 525/2007 .

En esta sentencia analizábamos el recurso de casación planteado por la entidad "Comercial Distribuidora Farmacéutica S.A." contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de septiembre de 2006, que desestimó el recurso promovido frente a la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas que denegó la inscripción del nombre comercial número 243.121 "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica" para las clases del Nomenclátor Internacional solicitada por la recurrente.

En nuestra sentencia consideramos correcto el criterio de la Sala de instancia que apreció identidad fonética entre los signos comparados, los nombres comerciales "Codifar, Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A." y "Codifarma, S.A." para las clases 35 y 39 del Nomenclátor, y que la identidad de los ámbitos de aplicación eran susceptibles de producir confusión en el mercado. Decíamos en aquella ocasión:

"A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

En el presente caso no se observa que la Sala de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al comparar las marcas enfrentadas, únicos supuestos en que sería posible revisar en casación la valoración efectuada en la sentencia recurrida. En efecto, no ofrece duda que la semejanza entre los términos "codifar" y "codifarma" es clara y produce riesgo de confusión en los consumidores, ya que la última sílaba "ma" del signo opuesto no es suficiente para mostrar una diferencia notable, al encontrarse al final de la palabra. Tampoco tienen suficiente distintividad los otros elementos gráficos y denominativos de la solicitante, pues son eclipsados por el más resonante y visible "codifar", que se coloca en grafía más grande y superior plano que el resto de la denominación, casi imperceptible. Por otra parte, sus campos aplicativos están relacionados, ya que ambos actúan en el sector farmacéutico, bien sea en el campo de la compraventa de productos, bien sea en el de distribución, transporte, depósito y almacenamiento, por lo que el principio de especialidad no es operativo; sin que el hecho de que se encuentren en el ámbito de los productos farmacéuticos pueda tener influencia cuando la similitud es de extrema intensidad como ocurren en el presente caso. Tampoco cabe recoger el argumento de que el nombre solicitado ya estaba inscrito en favor de la recurrente para otros signos, pues como indica la sentencia, la colocación en el último lugar del conjunto denominativo tanto de la marca nº 983.823 como del rótulo 267.514 le atribuye un menor valor distintivo a los efectos de atribuir una prioridad registral específica para él, siendo, por último rechazable que el nombre comercial solicitado responde a la razón social de la recurrente, pues eso no impide que se apliquen las prohibiciones legales, si dicha razón social transformado en signo entra de lleno en las mismas."

Las anteriores conclusiones sobre la similitud de los términos indicados resultan plenamente aplicables al supuesto analizado y conllevan a la desestimación del recurso de casación deducido, sin que puedan tomarse en consideración los documentos aportados en la fase final de este recurso relativos a la transferencia de derechos de una marca "Codifar", pues se trata de hechos nuevos que no inciden en la decisión de esta Sala que está limitada por los términos de la sentencia y de los escritos de interposición y oposición al mismo.

Las exigencias del recurso de casación determinan que nuestro pronunciamiento se limite a la cuestión suscitada en el recurso sobre la compatibilidad de los signos comparados, en los términos antes expuestos sin que por razones de congruencia procesal nos corresponda examinar el pronunciamiento de instancia en lo relativo a la "estimación parcial e inscripción de la marca en las clases 35 y 39 con exclusión de los productos farmacéuticos y de laboratorio", aspecto que devino firme al no ser oportunamente impugnado en casación.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español