ATS, 24 de Febrero de 2009

1. - La representación procesal de PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. presentó, el día 12 de diciembre de 2006, escrito de interposición del recurso de casación contra la Sentencia dictada con fecha 20 de octubre de 2006, por la Audiencia Provincial Valencia (Sección 9ª), en el rollo de apelación nº 580/2006, dimanante de los autos de Juicio Ordinario nº 1054/2003 del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Valencia.

2. - Mediante Providencia de 14 de diciembre de 2006, se tuvo por interpuesto el recurso acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta Sala.

3. - El Procurador D. Ángel Rojas Santos, en nombre y representación de PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L., presentó escrito ante esta Sala el día 2 de enero de 2007, personándose en concepto de recurrente. La Procuradora Dª Ana Leal Labrador, en nombre y representación de Dª Fátima, presentó escrito ante esta Sala con fecha 10 de enero de 2007, personándose en calidad de parte recurrida.

4. - Por Providencia de fecha 13 de enero de 2009, se puso de manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión del recurso.

5. - Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2009, la parte recurrente se manifiesta disconforme con las causas de inadmisión puesta de manifiesto por entender que el recurso formalizado cumple todos los requisitos exigidos por la LEC 2000 para acceder a la casación, mientras que la parte recurrida, por escrito de la misma fecha se muestra conforme con las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.José Almagro Nosete, a los solos efectos de este trámite.

1. - Por la parte demandada, hoy recurrente, se formaliza recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En la medida que la Sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio ordinario sobre propiedad industrial, esto es, tramitado en atención a la materia, el cauce casacional utilizado es el adecuado, conforme doctrina reiterada de esta Sala, como se ha indicado, entre otros, en Autos de fechas 3-5-2007 (Recurso 2104/2003), 16-5-2007 (Recurso 441/2004) y 29-5-2007 (Recurso 1704/2003 ).

2. - Más en concreto, la parte recurrente preparó recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando la infracción de los arts. 2.1 6.1, 8.1, 9.2, 34, 39.3 y D. A. Decimocuarta de la Ley de Marcas, y los arts. 5, 6, 11 y 112 de la Ley de competencia Desleal, y señalando los siguientes apartados: A) Error en la interpretación del concepto jurídico de mala fe, con oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que exige que la mala fe sea probada, que una de las manifestaciones de la buena fe es el principio de que nadie puede ir en contra de sus actos y que constituye un supuesto de mala fe el conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello, citando las Sentencias de 14 de febrero, 21 de julio y 28 de septiembre de 2000, 10 de marzo de 2003, 18 de mayo de 2006 y 22 de noviembre de 2001 . B) Error en la interpretación de los conceptos jurídicos de confusión y asociación en materia marcaria, y en particular en relación con una marca notoria, con oposición a la doctrina jurisprudencial que establece que la marca notoria merece una especial protección, así como la doctrina relativa a los elementos dominantes en los signos, citando las Sentencias de 19 de febrero de 2003, 17 de mayo de 2004, 23 de mayo de 1996, 31 de diciembre de 1996, 19 de mayo de 1993, 20 de julio de 1994, 29 de septiembre de 2003 y 10 de julio de 2002 . C) Error en la interpretación de los criterios doctrinales y las normas que rigen los signos distintivos y los nombres civiles, con oposición a la doctrina jurisprudencial que señala que los apellidos, al solicitarse como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo, de manera que ni facilita el registro por el hecho de llamarse así el solicitante, ni evita la confusión, citando las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1989, 20 de junio de 1994, 18 de mayo de 2006 y 29 de mayo de 2003 . D) Error en la interpretación de la doctrina de los actos propios y el principio de seguridad jurídica del art, 9.3 de la Constitución con oposición a la doctrina jurisprudencial que establece que no puede una persona olvidarse o desconocer sus propias afirmaciones o actos anteriores, así como la que señala los efectos de la litispendencia u de la cosa juzgada, citando las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2003, 25 de abril de 2005 y 9 de diciembre de 2005 . E) Error en la aplicación de la doctrina de la competencia desleal, actos de confusión y aprovechamiento de reputación ajena, en cuanto estos deben valorarse de forma independiente, con oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo recogida en la Sentencias de 29 de septiembre de 2003, 17 de octubre de 2002, 1 de diciembre de 2005 y 7 de octubre de 2005 .

   En el escrito de interposición es recurso de casación se articula en cinco motivos. En el primer motivo, infracción del art. 7 del Código Civil, doctrina jurisprudencial del concepto de mala fe, y la infracción del art.

   51.1.b) de la Ley de Marcas, indica el recurrente que entrando a valorar la acción de nulidad del registro de la marca TRINI & PRIETO, la Sentencia impugnada detalla, en cinco apartados, los motivos por los que considera que PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. ha actuado de mala fe, resaltando el recurrente que se opone a la doctrina jurisprudencial de la mala fe, en sus diversas variantes, tanto a la mala fe subjetiva, teñida de elementos psicológicos, que en materia de signos distintivos debe entenderse en el sentido de consciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud, como de la mala fe objetiva o actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quién actúa en unas circunstancias concretas, así como el conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello, debiendo tenerse presente que la buena fe se presume, de manera que la concurrencia de la mala fe debe probarse, estando claro, sigue alegando el recurrente, que en el presente caso en ningún momento se ha demostrado, por los argumentos de la Sentencia, que exista un fraude probado, o ánimo claro de causar un daño, pasando a continuación a analizar las cinco conductas que se enumeran en dicha resolución, una por una, para determinar si alguna de ellas entraña una actuación de mala fe, así considera respecto de la primera conducta -la coincidencia con un nombre y apellidos que ha venido usando hasta la fecha como marca- que no es constitutiva de mala fe ya que ignora todas las circunstancias concurrentes en el presente caso, en particular que dicho uso extrarregistral viene auspiciado por una autorización por parte de la recurrente, infringiéndose el art. 34 de la Ley de Marcas, ya que en la fecha en que se produjo la solicitud de la marca TRINI & PRIETO el único titular y legitimado para la solicitud y registro de la marca que incluyera el término PRIETO era el recurrente, circunstancia esta que fue resuelta por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de julio de 2001, cuyas consecuencias jurídicas resultan contradictorias con la presente, en conclusión, ningún acto de mala fe puede encontrarse en quien solicita como registro del marca que viene autorizando a usar a un tercero; en relación con la segunda conducta -no uso de la marca solicitada-, señala el recurrente que se infringe claramente el art. 51.1.b) de la Ley de Marcas ya que la mala fe se exigen el momento de la presentación de la solicitud, y no con actos u omisiones posteriores, que nada tienen que ver con la causa de nulidad absoluta, indicando que en este sentido el Tribunal Supremo viene a confirmar que la mala fe exigida para provocar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad viene referida en el tiempo al momento de la solicitud, por lo que aún cuando no deben rechazarse como elementos de investigación las actuaciones posteriores a aquélla, pueden alcanzar singular relevancia las anteriores; sin perjuicio de ello, sigue alegando el recurrente, tampoco es cierto este razonamiento de no utilización de la marca, por cuanto que la marca si ha sido objeto de uso, infringiéndose el art. 39 de la Ley de Marcas, ya que la marca ha sido usada tanto por la recurrente como por tercero con el consentimiento del titular; respecto al tercer argumento de la Sentencia, alega el recurrente que el razonamiento de la Audiencia quebranta lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley de Marcas, en particular el art. 46.2 de dicho cuerpo legal, en cuanto está sancionando como acto de mala fe la no cesión o transmisión de la propiedad de un signo distintivo propio a un tercero, y el acto de blindar una marca propia puede considerarse un derecho del titular de la misma; en lo concerniente al cuarto argumento, indica el recurrente que dicho razonamiento vulnera de plano los preceptos sobre obligaciones y contratos del Código civil, así la Sala sin fundamentación jurídica alguna hace extensivas al recurrente las consecuencias derivadas de un contrato privado entre dos personas físicas para organizar su separación de un negocio empresarial que compartían; y respecto al quinto argumento utilizado por la Audiencia para apreciar la concurrencia de la mala fe, señala el recurrente que el hecho de que la marca solicitada coincida parcialmente con un nombre civil no es por sí mismo, un acto de mala fe. El segundo motivo es la infracción de los arts. 4, 6, 8 y 34 de la Ley de Marcas, error en la interpretación de los conceptos jurídicos de confusión y asociación en materia de marcas, en particular en relación con una marca notoria. Argumenta el recurrente que atendiendo a la comparación entre el distintivo PRIETO y el nombre comercial TRINI PRIETO, usado por la demandada, la Sentencia recurrida contiene un grave error y una omisión jurídicamente determinante, ya que indica que existen numerosa marcas registradas con el término PRIETO de los que son titulares incluso otros familiares de los hoy litigantes, y sin embrago, como consta en Autos, no existen otras marcas registradas que incluyan el término PRIETO para distinguir productos o servicios relacionados con la perfumería y cosmética que sean titularidad de terceros, todas ellas son titularidad de la PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L., ya que las que menciona de otros familiares están todas ellas denegadas, resoluciones de la OEPM que constan en la documentación obrante en Autos, este error grave provoca que la Audiencia lo califique como "apellido común" y por tanto sin capacidad suficiente diferenciadora, además la Audiencia ha cometido una omisión jurídicamente determinante, como es ignorar en el juicio de compatibilidad que realiza de los signos, el carácter notorio de la marca PRIETO de PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L., infringiendo el art. 8 de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que establece el carácter reforzado de marcas que gozan de esta cualidad al merecer una especial protección, cualidad de marca notoria que viene determinada por los hechos declarados probados en las dos Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, si bien en la Sentencia que se recurre de forma indirecta, en cuanto la notoriedad es un hecho probado en el anterior procedimiento, así la Sentencia de 25 de julio de 2003 tiene en consideración la notoriedad y relevancia comercial de la marca del recurrente, entendiendo dicha partes que no habiendo sido cuestionado por la Audiencia no puede obviarse esta cualidad en el análisis comparativo de las dos marcas, y a mayor abundamiento, la comparación que realiza de los signos, la Sentencia impugnada, se aparta de la doctrina relativa a los elementos dominantes de los signos, sean gráficos o denominativos, señalando que en el caso "Bodegas Murúa", STS de 20 de junio de 1994, la Sala 1ª analizó el posible riesgo de confusión de manera contraria y con criterios doctrinales que no respeta la sentencia ahora recurrida en cuanto indicó que lo predominante en dicha marca es el apellido Murúa, o en la Sentencia de 29 de septiembre de 2003, en la que se señala el especial hincapié que se hace en el vocablo PEPE por ser el elemento principal o preponderante, mientras que la Audiencia considera el apellido PRIETO como común sin tomarlo en consideración como una marca registrada relacionada con la perfumería y la cosmética, indicando por otro lado la STS de 10 de julio de 2002 que la anteposición de un nombre propio a un apellido no es elemento diferenciador suficiente, indicando el recurrente que también la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo da primacía de las marcas sobre las denominaciones sociales cuando concurre confusión o riesgo, así como la prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos siempre que la denominación contenida en la marca sea distinta y no se trate de vocablos descriptivos. El tercer motivo es la infracción de los arts. 2, 4.2. a) y 9.2 de la Ley de Marcas, así como la doctrina jurisprudencial sobre la diferenciación entre nombre civil y marca, la Disposición Adicional Decimocuarta de la dicha ley sobre otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas coincidentes con marcas notorias y de la doctrina del Tribunal Supremo sobre primacía de los signos distintivos registrados frente a denominaciones sociales. Señala el recurrente que la Sentencia confunde el objeto del proceso, la confrontación entre dos signos distintivos, con los nombres civiles, apellidos y relaciones familiares, que no pueden ser determinantes en la resolución de dictada, siendo la manifestación más grave cuando establece que no puede admitirse que la demandada viniera autorizando a la demandante el uso del nombre comercial TRINI PRIETO, porque esa autorización nunca podría venir referida al nombre civil de la persona supuestamente habilitada para tal uso antes del registro en el OEPM, alegando el recurrente que la autorización que viene siendo discutida y que entiende la Sala que no podía venir referida a su nombre civil, lo era sobre la marca PRIETO, no sobre el apellido Tomás Fátima, como así fue declarado probado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de julio de 2003, oponiéndose a la doctrina jurisprudencial que establece que los apellidos, al solicitarse como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo, y no podrán admitirse los que por su semejanza con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado, sin que la inclusión del nombre propio delante del apellido pueda esgrimirse como argumento para identificar productos y servicios si no tiene la suficiente fuerza identificadora para evitar el riesgo de confusión, de manera que la mera inclusión del nombre dentro del conjunto marcario, ni facilita el registro por el hecho de llamarse así el solicitante no tampoco puede ser causa de evitación de la confusión; indica el recurrente que también resulta de aplicación al caso la doctrina relacionada con el uso de las denominaciones sociales con fines comerciales identificadores, de manera que existiendo una utilización no consentida como marca de la denominación social TRINI PRIETO, S.L., se infringe la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas, oponiéndose la resolución recurrida a la doctrina jurisprudencial que establece que no puede coexistir un denominación social si es coincidente con un nombre comercial o marca registrada previamente y hay riesgo de confusión. En el motivo cuarto, infracción del art. 34 y 38 de la Ley de Marcas, error en la interpretación jurisprudencial de los actos propios y contradicción entre Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia que vulnera el principio de seguridad jurídica, alega el recurrente que no es aceptable la afirmación de la Sala de que determinados hechos y sus consecuencias jurídicas recogidos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de julio de 2003, no son aplicables a Dª Fátima, sino que por el contrario, le son de completa aplicación en tanto en cuanto afectan a una comunidad de bienes, de la que era cotitular, y posteriormente a una sociedad limitada de la que participó al 50% con su hermano y ex socio, y en dicha Sentencia se determinó que hubo autorización tácita por parte del titular registral de la marca PRIETO para el inicio y consolidación de los hermanos Francisco y Fátima, no resultando ajustado a derecho que la misma Audiencia Provincial, ahora dictamine lo contrario, contradicción que justifica la existencia de interés casacional, ya que ambas Sentencias contienen criterios jurídicos distintos, atentando al principio de seguridad jurídica, principio que exige que no se dicte una resolución antagónica a otra sobre la existencia o no de un mismo hecho, oponiéndose a la doctrina jurisprudencial que establece que los pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales resultan contrarios al principio de seguridad jurídica, así como al derecho de tutela judicial efectiva, en cuanto expectativa legítima de obtener para una misma cuestión una respuesta unívoca de los Tribunales, así como la doctrina jurisprudencia sobre la litispendencia y la cosa juzgada, por ello, indica el recurrente, resulta de aplicación lo dispuesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de julio de 2003, siendo evidente que, la demandante, como socia constituyente y administradora de TRINI PRIETO PERFUMERÍAS, S.L., sobre la cual la anterior Sentencia declara que existió un consentimiento por parte del titular registral de la marca PRIETO para uso y disfrute de la marca TRINI PRIETO, no es un tercero ajeno a aquélla circunstancia sino, por el contrario, le son de entera aplicación tanto los hechos como las consecuencias jurídicas que se derivan de la mencionada resolución, por lo que resulta de aplicación al presente supuesto la doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos. Y por último, el quinto motivo es la infracción de los arts. 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, error en la interpretación de la aplicación de la normativa sobre competencia desleal referente a los actos de confusión y aprovechamiento de reputación ajena. Indica el recurrente que la resolución recurrida no hace mención alguna a posible acto de aprovechamiento de reputación ajena ni a la falta al principio de la buena fe por parte de la demandante, todos ellos hechos y peticiones invocadas en la demanda y resueltos en la sentencia de primera instancia, omisión que coincide en cierto extremo con la omisión que se hizo en el análisis de compatibilidad marcaria en relación con el carácter notorio de la marca del recurrente, no habiéndose valorado por lo tanto la reputación comercial como el elemento necesario de la compatibilidad marcaria, tampoco se ha valorado el posible acto desleal de aprovechamiento de dicha reputación, oponiéndose la resolución recurrida a la doctrina jurisprudencial sobre el riesgo de asociación y aprovechamiento indebido e ilícito de la reputación y fama adquirida por otro en el mercado.

   Utilizado por el recurrente el cauce del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta que dicha vía es la adecuada habida cuenta que el procedimiento se sustanció por razón de la materia.

3. - Pues bien, a la vista de lo expuesto, el RECURSO DE CASACION, en lo que respecta al motivo cuarto incurre en la causa de inadmisión de preparación defectuosa al plantear cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación (art. 483.2.1º, en relación con el art. 477.1 ), por cuanto denunciada la infracción de la jurisprudencia que establece que los pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales resultan contrarios al principio de seguridad jurídica, así como al derecho de tutela judicial efectiva, en cuanto expectativa legítima de obtener para una misma cuestión una respuesta unívoca de los Tribunales, así como la doctrina jurisprudencia sobre litispendencia y cosa juzgada, resulta que tales cuestiones tienen naturaleza adjetiva, siendo el cauce adecuado para su denuncia el recurso extraordinario por infracción procesal. A este respecto es preciso significar que el recurso de casación está limitado a una estricta función revisora de la aplicación de las normas sustantivas al objeto del proceso a que alude el art. 477.1 LEC 2000, y que debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes, relativas "al crédito civil o mercantil y alas situaciones personales o familiares",tal y como ya se indicado, correspondiéndole al recurso extraordinario por infracción procesal controlar las "cuestiones procesales", entendidas en sentido amplio, es decir, no reducido a las que enumera el art. 416 de la LEC 2000 bajo dicha denominación -falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus respectivas clases; cosa juzgada o litispendencia; falta del debido litisconsorcio, inadecuación de procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o en la petición que se deduzca-, sino comprensivo también de las normas referidas a la legitimación, en cuanto constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto, pero de tratamiento preliminar, e igualmente de las que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión, de tal modo que los aspectos atinentes a la legitimación (ordinaria o extraordinaria), las disposiciones relativas a la cosa juzgada, tanto en su aspecto negativo o de eficacia de cosa juzgada material como en su aspecto positivo o prejudicial, así como la infracción de normas relativas a cuestiones probatorias se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados. En aplicación de tales criterios el recurso de casación en cuanto a las cuestiones señaladas resulta improcedente, debiendo denunciarse tales infracciones a través del cauce del recurso extraordinario por infracción procesal, sin que pueda eludirse este nuevo sistema de recursos y la regla 2ª del apartado uno de la Disposición final decimosexta de la LEC 2000 por la vía de denunciar infracciones procesales a través del recurso de casación, tal y como se ha indicado en Autos de esta Sala, entre otros, los de fechas 27 de marzo de 2007, recurso 1431/2004, 3 de mayo de 2007, recurso 2037/2004 y 10 de julio de 2007, recurso 2264/2005 .

   Además, se hace preciso señalar que la ley adjetiva es de naturaleza meramente instrumental, por ello se limita a establecer los cauces para la denuncia de la infracción de normas sustantivas, uno de ellos es precisamente el recurso de casación, cuyo ámbito, como antes se dijo, está circunscrito al control de la interpretación y aplicación del derecho material, y, por ello, el "interés casacional" nunca puede basarse en jurisprudencia o normas relativas a "cuestiones procesales", como con reiteración se ha indicado por esta Sala, razón por la que no cabe invocar la nueva LEC para fundar el interés casacional, ya que éste, en todo caso, deben venir referido a cuestiones sustantivas y no procesales, como son las planteadas en el presente caso.

4. - Además, el RECURSO DE CASACIÓN incurre en la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional (art. 483.2.3º, inciso segundo, de la LEC 2000 ). De manera que sustentando el recurrente, en el primer motivo en el que entra a valorar la declaración de nulidad del registro de la marca TRINI & PRIETO, que la Sentencia se opone a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo sobre la mala fe, tanto a la mala fe subjetiva -consciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud-, como de la mala fe objetiva o actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quién actúa en unas circunstancias concretas, y que en materia de marcas debe considerarse mala fe el conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello, así como la presunción de la existencia de buena fe, de manera que la concurrencia de la mala fe debe probarse, y que debe venir referida en el tiempo al momento de la solicitud de inscripción de la marca, por lo que aún cuando no deben rechazarse como elementos de investigación las actuaciones posteriores a aquélla, pueden alcanzar singular relevancia las anteriores, estando claro, según el recurrente, que en el presente caso en ningún momento se ha demostrado, con ninguna de las cinco conductas enumeradas en la Sentencias, la existencia de mala fe en la solicitud del registro de la marca. Alegando en el segundo motivo, que la Audiencia ha cometido una omisión jurídicamente determinante, como es ignorar en el juicio de compatibilidad de los signos que realiza, el carácter notorio de la marca PRIETO de PERFUMERIAS FRANCISCO PRIETO, S.L., oponiéndose a la jurisprudencia que establece la protección reforzada de las marcas notorias, cualidad de marca notoria que viene determinada por los hechos declarados probados en la Sentencia de 25 de julio de 2003 -que sí tiene en consideración la notoriedad y relevancia comercial de la marca del recurrente-, y en la Sentencia que se recurre de forma indirecta, entendiendo dicha parte que no habiendo sido cuestionado por la Audiencia no puede obviarse esta cualidad en el análisis de compatibilidad de las dos marcas, indicando también el recurrente, a mayor abundamiento, que la comparación que realiza de los signos la Sentencia impugnada se aparta de la doctrina relativa a los elementos dominantes de los signos, sean gráficos o denominativos, señalando que en el caso "Bodegas Murúa", STS de 20 de junio de 1994, donde la Sala 1ª analizó el posible riesgo de confusión con criterios doctrinales que no respeta la sentencia ahora recurrida en cuanto indicó que lo predominante en dicha marca es el apellido Murúa, o en la Sentencia de 29 de septiembre de 2003, en la que se indica el especial hincapié que se hace en el vocablo PEPE por ser el elemento principal o preponderante, mientras que la Audiencia considera el apellido Tomás Fátima como común sin tomarlo en consideración como una marca registrada relacionada con la perfumería y la cosmética, que la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo establece la primacía de las maracas sobre las denominaciones sociales cuando concurre confusión o riesgo, así como la prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos siempre que la denominación contenida en la marca sea distinta y no se trate de vocablos descriptivos. Señalando el recurrente, en el tercer motivo, que la Sentencia establece que no puede admitirse que la demandada viniera autorizando a la demandante el uso del nombre comercial TRINI PRIETO, porque esa autorización nunca podría venir referida al nombre civil de la persona supuestamente habilitada para tal uso antes del registro en el OEPM, oponiéndose a la doctrina jurisprudencial que establece que los apellidos, al solicitarse como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo, no pudiendo admitirse los que por su semejanza con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el marcado, sin que la inclusión del nombre propio delante del apellido puede esgrimirse como argumento para identificar productos y servicios si no tiene la suficiente fuerza identificadora para evitar el riesgo de confusión, de manera que la mera inclusión del nombre dentro del conjunto marcario, ni facilita el registro por el hecho de llamarse así el solicitante no tampoco puede ser causa de evitación de la confusión, que también resulta de aplicación al caso la doctrina relacionada con el uso de las denominaciones sociales con fines comerciales identificadores, de manera que existiendo una utilización no consentida como marca de la denominación social TRINI PRIETO, S.L., se infringe la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas, oponiéndose la resolución recurrida a la doctrina jurisprudencial que establece que no puede coexistir una denominación social si es coincidente con un nombre comercial o marca registrada previamente y hay riesgo de confusión. Alegado en el motivo cuarto, junto a las cuestiones analizadas en el Fundamento Jurídico Tercero de este Auto, que, la demandante, como socia constituyente y administradora de TRINI PRIETO PERFUMERÍAS, S.L., sobre la cual la Sentencia de 25 de julio de 2003 declara que existió un consentimiento por parte del titular registral de la marca PRIETO para uso y disfrute de la marca TRINI PRIETO, no es un tercero ajeno a aquélla circunstancia sino, por el contrario, le son de entera aplicación tanto los hechos como las consecuencias jurídicas que se derivan de la mencionada resolución, por lo que resulta de aplicación al presente supuesto la doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos. Y por último, alegando en el quinto motivo que la resolución recurrida no hace mención alguna a posible acto de aprovechamiento de reputación ajena por parte de la demandante, no habiéndose valorado la reputación comercial como el elemento necesario de la compatibilidad marcaria, ni el posible acto desleal de aprovechamiento de dicha reputación, oponiéndose la resolución recurrida a la doctrina jurisprudencial sobre el riesgo de asociación y aprovechamiento indebido e ilícito de la reputación y fama adquirida por otro en el mercado.

   Sin embargo, basta examinar la resolución recurrida para comprobar cómo la misma no se opone a las doctrinas alegadas como infringidas, ya que en relación con el primer motivo del recurso de casación, en ningún momento se opone a la doctrina jurisprudencial que sobre la buena fe alega la parte, así resulta del Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia, en el que indica que a tenor del resultado probatorio de autos, cabe concluir que el registro de la marca -TRINI & PRIETO- llevado a cabo por la entidad demandada se hizo con mala fe, lo que resulta de las siguientes circunstancias: 1º) El nombre registrado coincide plenamente -a salvo de la utilización del subterfugio de la grafía &- con el que la demandante ha venido usando desde que iniciara su actividad empresarial junto con su hermano, utilización del nombre que igualmente se mantuvo tras la separación de los dos hermanos y el inicio de la andadura empresarial de forma individual por la Sra. Fátima, dicha circunstancia expresamente se reconoce en el documento n° 36 de la demanda, en el que el representante de la entidad demandada, en las conversaciones previa al procedimiento indica "nunca se fue contra la persona de Trini Prieto, ni contra el RÓTULO que mantiene durante estos doce años antes de separarse de su hermano". 2º) Con claridad resulta de la documental obrarte en autos en relación con las declaraciones verificadas en el acto del juicio, desde que la entidad demandada solicitara el registro de la marca "TRINI & PRIETO", no se ha hecho uso de la misma para ninguno de los productos, servicios o actividades para la que fue solicitada por PERFUMERIA FRANCISCO PRIETO S.L. 3º) No es dable admitir el argumento de la demandada en orden al que se trata de justificar el registro «por razón de blindar la marca», a fin de que no pasara a manos de terceros cuando se produjo la separación de los hermanos Fátima y Tomás del negocio que llevaban en común, pues dicha marca no se utiliza por la entidad demandada y en contrapartida con tal registro sólo se causaba perjuicio a la demandante, pudiendo haberse conseguido tal blindaje por la vía de efectuar dicho registro directamente a favor de la Sra. Fátima, o solicitarse inicialmente por la demandada y cederse posteriormente a favor de aquella. 4º) Abunda en la consideración de la concurrencia de la mala fe en la solicitud del registro la circunstancia de que dicha solicitud es posterior a la fecha en que los hermanos Fátima y Tomás suscriben el acuerdo de liquidación de la empresa común, por lo que ninguna razón cabe estimar en orden a considerar que el registro de la marca se verificase para que no hubiese problemas, -como indicó el legal representante de la entidad demandada-, pues los problemas, al menos a dicho momento, habían sido resueltos en virtud de convenio de 29 de diciembre, de cuyo contenido tenían cabal conocimiento los integrantes de la sociedad demandada. 5º) No pudiendo admitirse que la entidad demandada viniera autorizando a la demandante el uso de la marca comercial TRINI PRIETO al amparo de lo dispuesto en el art. 39 de la Ley de Marcas, porque esa autorización nunca podría venir referida al nombre civil de la persona supuestamente habilitada para el uso antes del registro en la OEPM, y tampoco procedía darse en el momento posterior habida cuenta de las circunstancias en el que el mismo se produjo. En lo concerniente al segundo motivo del recurso, tampoco se opone la Sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial que establece la protección reforzada de las marcas notorias, ya que en ningún momento califica a la marca del recurrente como marca notoria, de manera que difícilmente puede atribuirse a la Sentencia impugnada la oposición a la doctrina jurisprudencial relacionada con una cuestión que no ha sido analizada, hay que destacar que alegando el recurrente que la cualidad de marca notoria viene determinada por los hechos declarados probados en la Sentencia de 25 de julio de 2003 -que sí tiene en consideración la notoriedad y relevancia comercial de la marca del recurrente-, y en la Sentencia que se recurre de forma indirecta en cuanto no ha sido cuestionado por la Audiencia, la resolución impugnada indica en el Fundamento Jurídico Segundo que se hace necesario precisar que si bien no existe inconveniente, a tenor del resultado probatorio de estas actuaciones, dar por reproducidos determinados hechos declarados probados relativos al devenir fáctico familiar de las partes litigantes y que refleja la Sentencia de 25 de julio de 2003, ello sólo podrá ser en la medida en que vengan referidos a datos históricos de la familia; no estando, por otra parte recogido el carácter notorio de la marca PRIETO de PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L., en la relación de hechos probados recogidos en el Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia recurrida. En relación con la alegación de que en todo caso la comparación que se realiza de los signos se aparta de la doctrina relativa a los elementos dominantes de los signos, sean gráficos o denominativos, tampoco se opone a las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1994 -en cuanto indicó que lo predominante en dicha marca es el apellido Murúa-, ni de 29 de septiembre de 2003 -en la que se indica el especial hincapié que se hace en el vocablo PEPE por ser el elemento principal o preponderante-, ya que las mismas contemplan unos supuesto distintos del ahora enjuiciado, así la primera de la Sentencias citadas tras señalar que el elemento predominante en dicha marca es el apellido Murúa indica que existen pruebas evidentes de confusión en el mercado así lo revela que personas ajenas al demandado cuando catalogan los vinos de Rioja confunden las marcas "Murúa" y las "Bodegas Murúa S.A." con las "Bodegas Murúa Entrena S.A." y atribuyen a ambos vinos Murúa; lo mismo se puede decir en relación con la segunda Sentencia, en la que se indica que lo que resulta de las etiquetas es que como consecuencia de los caracteres de imprenta de la palabra Pepe, colocada siempre sobre la palabra Pardo, y resaltando más que esta, y de completarse la etiqueta con distintas inscripciones en lengua inglesa, y tratándose el producto de ropa vaquera, se produce en los consumidores una confusión clara entre los productos Pepe Pardo y los de la marca Pepe, y no puede compartirse la afirmación de que todo producto con la marca Pepe originaría confusión, porque lo que destaca de manera clara en las etiquetas o rotulación correspondiente a la marca Pepe Pardo es precisamente la palabra Pepe, indicando dicha Sentencia más adelante que es razonable el especial hincapié que hace la Audiencia en el vocablo PEPE por ser el elemento preponderante que, unido a otras características, crea la semejanza determinante del riesgo de confusión y asociación. Por ello, las Sentencias del Tribunal Supremo en el que se funda el recurrente contemplan unos supuestos de hechos diferentes del enjuiciado, por el contrario la Sentencia recurrida en el Fundamento Jurídico Quinto señala que según resulta del contenido de las actuaciones, en la solicitud de la marca "TRINI PRIETO" realizada por la demandante Sra. Fátima, se formuló oposición por la entidad ahora demandante por acumulación, basada en las distintas marcas de la que era titular registradas con el término "PRIETO" y distintas grafías así como en la marca "TRINI & PRIETO", resolviendo la OEPM que si bien estimaba de aplicación el art. 12,1 de la Ley de marcas en relación con la última de las mencionadas, "TRINI & PRIETO", no se estima, sin embargo el mencionado art. de la ley de Marcas en relación con las otras marcas del mismo titular, Tomás Fátima, las cuales se estiman diferenciadas del conjunto gráfico denominativo solicitado, conclusión ésta a la que igualmente llega la Sala tras comparar las grafías y colores que integran las marcas de PERFUMERÍAS FRANCISCO PRIETO SL y aquéllas otras que configuran el nombre comercial que viene usando la entidad TRINI PRIETO SL, pues mientras la de ésta viene constituida por un cuadrado en color rosa fucsia en el que aparece en blanco con una determinada grafía la expresión "TRINI PRIETO", las de aquélla basan su elemento distintivo en el término PRIETO, enmarcado o no y acompañado por diferentes grafías consistentes en hojas de árbol o flor de lis, según las distintas marcas registradas, sin que al caso sea motivo suficiente para estimar la pretensión la coincidencia del apellido Tomás Fátima dado el carácter común del mismo, lo que con claridad resulta de la circunstancia de existir numerosas marcas registradas, de las que son titulares incluso otros familiares de los hoy litigantes- que participan de dicho apellido; no existe riesgo de confusión o asociación del que pueda derivar la prohibición de uso, pues ha quedado acreditado que los nombre comerciales, los registrados como marcas de la entidad demandante y el utilizado extra registralmente por la entidad demandada, han venido conviviendo en el mercado durante años (desde finales de los años 80), sin que se haya hecho denuncia alguna hasta la fecha en que la Sra. Fátima promovió la inscripción de su marca, pero, además de este dato de convivencia, existen suficientes diferencias entre las marcas (grafías y color) que permiten no estimar la existencia del riesgo de confusión necesario para estimar la acción ejercitada, en conclusión considera la Audiencia que no es de apreciar al caso de autos infracción alguna de los derechos de propiedad industrial -marcas- de los que es titular la entidad PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO S.L. por la mercantil TRINI PRIETO S.L., en razón a la utilización que ésta última viene haciendo de la denominación o nombre comercial "TRINI PRIETO", al resultar la visión de conjunto en ambos casos totalmente diferente pues, al margen de la nota común que ofrece el apellido Tomás Fátima, participan de grafías y colores diferentes de suficiente entidad como para no producir en el público consumidor riesgo de confusión, nota ésta que también resulta eludida por el incuestionable dato de que ambas marcas vienen conviviendo en el mercado desde hace más de quince años. De la misma manera - entrando en el análisis del motivo tercero del recurso de casación- la afirmación contenida en la Sentencia recurrida de que no puede admitirse que la demandada viniera autorizando a la demandante el uso del nombre comercial TRINI PRIETO, porque esa autorización nunca podría venir referida al nombre civil de la persona supuestamente habilitada para tal uso antes del registro en el OEPM, tampoco se opone a la doctrina jurisprudencial que establece que no pueden admitirse como distintivo de marca aquellos apellidos que por su semejanza con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el marcado, sin que la inclusión del nombre propio delante del apellido puede esgrimirse como argumento para identificar productos y servicios si no tiene la suficiente fuerza identificadora para evitar el riesgo de confusión, de manera que la mera inclusión del nombre dentro del conjunto marcario, ni facilita el registro por el hecho de llamarse así el solicitante ni tampoco puede ser causa de evitación de la confusión, ni a la que establece que no puede coexistir un denominación social si es coincidente con un nombre comercial o marca registrada previamente y hay riesgo de confusión, ya que la Sentencia recurrida, al analizar si en el registro de la marca "TRINI & PRIETO" la entidad demandada, PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L., incurrió en un supuesto de nulidad absoluta al haber actuado con mala fe, señala que no puede admitirse que la demandada, antes del registro de la marca en la OEPM, viniera autorizando a la demandante, Dª Fátima, el uso del nombre comercial TRINI PRIETO al amparo de lo dispuesto en el art. 39 de la LM, porque esa autorización nunca podría venir referida al nombre civil de la persona supuestamente habilitada para tal uso antes del registro, pero no en ningún momento establece que la mera inclusión del nombre dentro del conjunto marcario facilita el registro por el hecho de llamarse así el solicitante, ni que pueden admitirse como distintivo de marca aquellos apellidos que por su semejanza con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el marcado, ni que puedan coexistir un denominación social si es coincidente con un nombre comercial o marca registrada previamente y hay riesgo de confusión, de hecho, como arriba se ha indicado, la Audiencia tras el análisis de compatibilidad de los distintivos o denominaciones de los signos enfrentados -"PRIETO" y "TRINI PRIETO"- llega a la conclusión de que no hay riesgo de confusión o asociación. Tampoco se opone a la doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos -alegada en el motivo cuarto- porque la resolución recurrida en ningún momento señala que el recurrente autorizase a la demandante el uso de la marca comercial TRINI PRIETO, ni se recoge dicha autorización en la relación de hechos probados. Y por último, y en lo concerniente al motivo quinto, tampoco se opone a la doctrina jurisprudencial que sobre el riesgo de asociación y aprovechamiento indebido e ilícito de la reputación y fama adquirida por otro en el mercado alega el recurrente, ya que como él mismo indica, la resolución recurrida no hace mención alguna a posible acto de aprovechamiento de reputación ajena por parte de la demandante, no habiéndose valorado la reputación comercial como elemento necesario de la compatibilidad marcaria, ni el posible acto desleal de aprovechamiento de dicha reputación -indicando la Audiencia que no es necesario entrar en el examen y resolución de la acción de competencia desleal por venir su ejercicio intrínsecamente relacionado con la acción marcaria-, por lo que, y como ya se indicó anteriormente, difícilmente puede atribuirse a la Sentencia impugnada la oposición a la doctrina jurisprudencial relacionada con una cuestión que no ha sido analizada.

   En la medida que ello es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias de esta Sala citadas como infringidas, en relación con los preceptos alegados como infringidos ahora examinados, resolución que, por tanto, debe mantenerse incólume en casación, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida (AATS, entre otros, 20 de marzo, 22 de mayo y 31 de julio de 2007, en recursos 1975/2003, 1553/2004 y 2038/2004 ).

5. - Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC 2000, dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

6. - Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.

1. ) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L., contra la Sentencia dictada con fecha 20 de octubre de 2006, por la Audiencia Provincial Valencia (Sección 9ª), en el rollo de apelación nº 580/2006, dimanante de los autos de Juicio Ordinario nº 1054/2003 del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Valencia.

2. ) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3. ) IMPONER las costas a la parte recurrente.

4. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.