STS, 25 de Febrero de 2010

"Emilio Hidalgo, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo número 999/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de diciembre de 2004, confirmado el 10 de mayo de 2005, que concedió la inscripción de la marca número 2.582.942, "Hidalgo", denominativa, para distinguir vinos en general y en especial los tipos amparados por las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla, de la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

En su escrito de demanda, de 23 de junio de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando el recurso se deniegue el registro de la Marca nº 2.582.942/4 'Hidalgo' para distinguir vinos en general y en especial los tipos amparados por las DD. OO. jerez y manzanilla, en clase 33".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de julio de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente."

"Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A." contestó a la demanda con fecha 29 de diciembre de 2006 y suplicó sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente escrito, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

No habiéndose recibido el pleito a prueba ni formulado conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de diciembre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Anheuser-Busch Incorporated contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 2004 por la que se concedió la marca nº 2.557.752 Budmen (mixta) para la clase 25. Sin Costas."

Por auto de 18 de junio de 2008 la Sala acordó: "Ha lugar a la rectificación por error material interesada en el siguiente sentido: sustituir la mercantil Anheuser-Busch, la resolución de fecha 29 de noviembre de 2004 y la marca nº 2.557.752 Budmen (mixta) para la clase 25, por la mercantil Emilio Hidalgo S.A., la resolución de fecha 10 de mayo de 2005 y la marca nº 2.582.942 Hidalgo para la clase 33, quedando la redacción del fallo del siguiente tenor: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Emilio Hidalgo, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de mayo de 2005 por la que se concedió la marca nº

2.522.942 Hidalgo para la clase 33. Sin costas".

Con fecha 14 de octubre de 2008 "Emilio Hidalgo, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4307/2008 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional : por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, con infracción de los artículos 33.1 y 67.1 LJCA, así como del artículo 24.1 de la Constitución".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso en fecha, 12 de febrero de 2009, y suplicó su desestimación con costas.

"Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A." se opuso al recurso en escrito de fecha 18 de marzo de 2009 y suplicó su desestimación con expresa condena en costas a la recurrente.

Por escrito de 3 de diciembre de 2009 "Emilio Hidalgo, S.A." aportó resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de fecha 13 de marzo de 2009.

"Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A." presentó sus alegaciones el 23 de diciembre de 2009 y suplicó a la Sala su inadmisión.

Por providencia de 19 de enero de 2010 la Sala acordó: "Ha lugar a admitir el documento que, al amparo del artículo 271.2 de la Ley de Enjuicimianto Civil, presenta la parte recurrente en casación, documento de fecha (13 de marzo del 2009) posterior a la interposición de dicho recurso y que en principio (a reserva de lo que se resuelva en la sentencia sobre su alcance e incidencia) pudiera tener relación con las cuestiones litigiosas, señalándose para la Votación y Fallo de este recurso, el próximo día diecisiete de Febrero de dos mil diez", en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de diciembre de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Emilio Hidalgo, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.582.942, "Hidalgo", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vinos en general y en especial los tipos amparados por las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla".

A la inscripción de la marca número 2.582.942, solicitada por "Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A., se había opuesto "Emilio Hidalgo, S.A." en cuanto titular de la marca número 405.218, "Martín Hidalgo", que ampara vinos de todas clases y sidras en la misma clase.

La Oficina Española de Patentes y Marcas accedió al registro de la marca por las siguientes razones: "[...] y observando que entre los distintivos de los hoy enfrentados, 'Hidalgo', el solicitado, y 'Martín Hidalgo', el signo prioritario, se da una disimilitud de conjunto suficiente para que, aun con relación aplicativa, no dé lugar al error que la Ley pretende evitar; por lo que este caso no es incardinable en el supuesto legal prohibitorio antes citado".

El tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo tras exponer los siguientes fundamentos jurídicos:

"[...] A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca Hidalgo al entender que no existe una semejanza con la marca enfrentada Martín Hidalgo, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para no producir riesgo de confusión entre los consumidores [...] No existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado, lo cual queda acreditado por el hecho de existir en el mercado, conviviendo pacíficamente, otras denominaciones con el término Hidalgo, pertenecientes a la mercantil Bodegas Hidalgo-La Gitana".

Pese a la objeción opuesta por la parte correcurrida, el recurso de casación es admisible sin que a ello obste que su cuantía sea indeterminada pues no concurren las excepciones que se prevén en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional para esta clase de recursos. Y habiéndose preparado sobre la única base del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, es asimismo suficiente que en aquel escrito se mencione como infringida la Ley (obviamente, estatal) reguladora de esta Jurisdicción.

En su único motivo de casación la sociedad recurrente imputa al tribunal de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Afirma que la Sala incurre en un vicio de incongruencia omisiva por no haber resuelto la cuestión básica controvertida en el proceso: en concreto, no se habría pronunciado sobre el argumento clave invocado en la demanda, esto es, la preexistencia de otra marca denominativa anterior "Hidalgo", idéntica y referida a los mismos productos que la marca aspirante. En vez de tomar en cuenta este alegato, el tribunal de instancia hace la comparación respecto de otra marca ("Martín Hidalgo") que no fue aducida en la demanda, aunque sí en la vía administrativa.

El motivo ha de ser estimado. La lectura del fragmento de la sentencia que hemos transcrito pone de relieve cómo el tribunal se limita al examen comparativo de las marcas "Hidalgo" y "Martín Hidalgo", sin tener en cuenta que en la vía jurisdiccional la recurrente había cambiado el razonamiento jurídico en que apoyaba su pretensión y tan sólo alegaba ya la identidad entre la marca aspirante y otra marca "Hidalgo" (número 527.576) de la que decía ser propietaria. Y era precisamente respecto de este último alegato sobre el que la entidad codemandada había expresado su oposición al contestar la demanda, subrayando que, a su entender, se producía una desviación procesal no admisible.

Ciertamente el nuevo argumento no había sido opuesto en la vía administrativa pero su inclusión en la demanda -y con carácter de única alegación- exigía una respuesta de la Sala sentenciadora que no ha sido dada. El tribunal se limita, repetimos, a exponer consideraciones sobre el contraste de las marcas tal como habían sido examinadas en el expediente, pero no tiene en cuenta el contenido específico de la demanda. La alegación en ella desarrollada debió merecer la atención de la Sala, bien para compartirla bien para rechazarla. Su falta de análisis y respuesta constituye un defecto de incongruencia que determinará la casación de la sentencia.

Casada la sentencia, esta Sala ha de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional .

Circunscrita la demanda, como ya ha quedado dicho, a la sola alegación de que la sociedad "Emilio Hidalgo, S.A." era titular de una marca "Hidalgo", número 527.576, para denominar bebidas alcohólicas con la excepción de cervezas, a ella hemos de dar respuesta. Dicha sociedad afirma que podía basar su recurso jurisdiccional en la marca número 527.576 aunque no lo hubiera hecho en el expediente administrativo, pues accedió a su titularidad no durante la sustanciación del procedimiento ante la Oficina registral sino después de culminado éste, cuando la adquirió en virtud del acuerdo de transferencia de 20 de abril de 2006 (más de un año después de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas ahora impugnada).

A su entender, la posibilidad de alegar en los litigios sobre marcas, ante los órganos jurisdiccionales, circunstancias sobrevenidas posteriores a la decisión registral pero relevantes para el caso ha sido admitida por diversas sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo. Entre ellas cita las de 29 de junio de 2005, 23 de abril de 1993, 12 de julio de 2007, 29 de noviembre de 2007, 25 de junio de 2008 y 2 de julio de 2008 .

No supone una desviación procesal determinante de la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo el hecho de que en la demanda se invoquen argumentos o circunstancias nuevas, no alegadas en vía administrativa. El carácter revisor de esta jurisdicción no significa que en la vía judicial sólo se puedan reproducir las razones o motivos expuestos en la administrativa.

La sociedad "Emilio Hidalgo, S.A." que, como ya se ha dicho, adquirió los derechos de la marca "Hidalgo" número 527.576 el día 20 de abril de 2006, podía después de esa fecha oponerla en vía jurisdiccional como "nuevo" obstáculo al registro de la marca número 2.582.942 que estaba aún sub iudice en virtud de la interposición del recurso de instancia. No incurría en desviación procesal si planteaba su demanda sobre esta base argumental, derivada de una transferencia (de la marca obstaculizante) ulterior a la decisión administrativa pero anterior a aquella fase procesal, manteniendo en todo caso la misma pretensión impugnatoria, esto es, la improcedencia del nuevo registro.

Ha de tenerse en cuenta que la marca "Hidalgo" número 527.576 tenía existencia desde mucho tiempo antes de que se incoase el expediente de registro objeto de litigio, esto es, con anterioridad a que se solicitase la inscripción de la marca número 2.582.942. La alegación de la marca "Hidalgo" número 527.576 por parte de la demandante correspondía, pues, a un obstáculo objetivamente oponible a la nueva marca cuando se iniciaron los trámites para su registro. Obstáculo que, si bien no era susceptible de apreciación de oficio por el organismo registral una vez vigente la Ley 17/2001, tenía virtualidad propia -de haber sido invocado- para impedir la inscripción de la marca número 2.582.942.

Siendo, pues, innegable que la marca "Hidalgo" número 527.576 preexistía en el registro desde 1968 y dada su identidad fonética con la marca ahora debatida ("Hidalgo" número 2.582.942) y su identidad aplicativa (ambas tratan de identificar vinos), una y otra resultan incompatibles, de modo que la primera impide el registro de la segunda. Es aplicable al caso la prohibición relativa de registro establecida en el artículo 6.1.a) de la Ley 17/2001 pues en él concurren de modo acumulativo las dos circunstancias: a) el nuevo signo resulta idéntico a la marca anteriormente registrada; y b) el nuevo signo trata de distinguir productos idénticos a los que ya distingue la marca anteriormente registrada.

En ningún caso la nueva marca hubiera podido ser inscrita si en la vía administrativa a ello se hubiera opuesto quien era entonces titular de la marca "Hidalgo" número 527.576. Adquirida esta última por transferencia antes de la demanda e invocada en dicho escrito procesal por su titular como obstáculo insuperable para la inscripción del signo "Hidalgo" número 2.582.942, era procedente declarar en sede jurisdiccional la inviabilidad del nuevo registro pues, repetimos, no se incurre en desviación procesal por fundar la pretensión anulatoria en un hecho distinto de los que se tuvieron en cuenta en la vía administrativa.

Esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la posibilidad de que en la demanda se aduzcan -y en el fallo se aprecien, dentro de los límites de la congruencia procesal- circunstancias sobrevenidas que hayan acaecido después o que no hubieran sido tomadas en consideración por la resolución del organismo registral. Doctrina que ha de ser contrastada caso por caso y que en éste conduce a la estimación del recurso habida cuenta de que, insistimos, se trataba de un hecho obstativo preexistente a la solicitud de la nueva marca y que mantenía su fuerza impeditiva en todo momento, siempre que se hiciera valer por quien estuviera autorizado para ello.

En esta misma línea, por ejemplo, hemos declarado en la sentencia de 4 de febrero de 2010 (recurso de casación número 1498/2009 ) que puede servir de base para la decisión del litigio en vía jurisdiccional la adquisición a posteriori de la marca obstaculizante por quien solicitó la denegada en vía administrativa, si aquélla le fue transferida, antes de la demanda, por su titular anterior y así se reflejó en este escrito procesal.

Sentado lo anterior, debemos precisar que no obsta a la conclusión alcanzada el hecho de que en el mercado existan otras denominaciones registradas por "Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A." en las que al término "Hidalgo" se añaden otros como "bodega", "viuda de", "heredad de" o similares. En el presente recurso se trata, como ya hemos visto, del mero término "Hidalgo" en cuanto tal, aislado, de modo que las marcas reseñadas en el escrito de contestación a la demanda no pueden servir de referencia válida.

A estos efectos es ilustrativa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada el 15 de febrero de 2008 que, afirma la recurrente en casación sin que este dato haya sido contradicho, ha ganado firmeza. En ella se desestima la apelación (rollo 496/07) interpuesta contra la pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada (autos 329/2006 ) que, a su vez, desestimó la demanda de "Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A." contra "Emilio Hidalgo, S.A." por violación de los derechos de marca y competencia desleal.

La base de la demanda civil era precisamente el registro a favor de "Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A." de la marca número 2.582.942, "Hidalgo", para distinguir vinos en general y en especial los tipos amparados por las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla, de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, registro acordado por el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de diciembre de 2004 que es ahora objeto del presente recurso.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial rechazaron la acción de "Bodegas Hidalgo, S.A." porque la demandada ("Emilio Hidalgo, S.A.") demostró ante ellos haber adquirido los derechos de la marca "Hidalgo" número 527.576 desde el 20 de abril de 2006. A partir de este dato, uno y otro órgano jurisdiccional convinieron en que no se podía condenar al titular de una marca vigente a cesar en su uso sin previamente declarar la nulidad de aquélla, lo que no había sido instado. Y ambos constataron asimismo que el registro de la marca número 2.582.942 estaba aún sub idice ante esta jurisdicción contencioso-administrativa y que habían convivido anteriormente marcas que a dicho término añadían otros, de las que eran titulares una y otra sociedad.

La misma sentencia civil rechaza que el uso del distintivo "Hidalgo" por parte de la demandada ("Emilio Hidalgo, S.A.") pueda ser calificado de práctica desleal y subraya cómo se trata de conductas "consentidas durante muchos años, sin un perfil claro de actos intencionales de confusión por incorporar al etiquetado de sus productos el término Hidalgo junto a la clase de vino comercializado dentro de la denominación distintiva de origen y sin mayor imitación en la presentación o etiquetado de la botella, pueda, como ahora se pretende, permitir una declaración meramente testimonial de competencia desleal aplicadas a gran cantidad de productos diferentes que se ignoran desde cuándo se comercializaban por la demandada."

La sentencia de apelación, en efecto, destacaba cómo "[...] los vinos 'Hidalgo Paesa Fino', 'Hidalgo Amontillado Médium', 'Hidalgo Morenita Cream', 'Hidalgo Gobernador Oloroso Seco', elaborados y comercializados por las bodegas Emilio Hidalgo S.A., registrado también como marca y denominación social, y que, al igual que los productos 'Hidalgo Manzanilla' e 'Hidalgo Pedro Ximénez' han convivido durante tiempo con los también distintos productos identificados por la actora-apelante, algunos bajo protección marcaria centenaria (caso de Fino Hidalgo), y otros bajo el registro M. Hidalgo y Cía; Brandy Hidalgo 2000, Hidalgo 200, Vinícola Hidalgo, o Bodegas Hidalgo, bajo cuya cobertura, la actora ha comercializado, sin que conste marca propia, -al igual que hacía la demandada-, otras clases de vinos de la denominación de origen que los aglutina (ejem. Jerez Cortado Hidalgo, Palo Cortado Viejo Hidalgo, Hidalgo Oloroso Viejo o Hidalgo Amontillado Viejo)."

En la sentencia se puede leer igualmente cómo "durante toda o buena parte de la vida comercial de ambas bodegas" ha sido debatido "[...] el empleo de la marca o de la mención Hidalgo alusivo al apellido familiar de origen de una y otra parte procesal y han pugnado también por hacer de esa denominación su seña de identidad como razón social -la actora acompañándola del distintivo 'La Gitana'-, con enfrentamientos, incluso judiciales[...] y desde hace décadas por excluir la una a la otra de ese signo idéntico o evitar lo que el apelante llama actos de acercamiento a sus signos distintos, con numerosos cambios de denominación social por parte de una y otra empresa hasta generar una confusión cierta en el sector del tráfico y con especial significación en los canales de distribución extranjeros, al que la actora quiso poner fin al conseguir la titularidad de la marca Hidalgo por concesión en diciembre de 2004 de la O.E.P.M., cuyos efectos se encuentran 'sub iudice' sometidos a la revisión del Tribunal Contencioso Administrativo (art. 27 L.M .)"

Pues bien, cualesquiera que hayan sido los actos de una y otra parte sobre marcas distintas de la aquí enjuiciada, en todo caso hemos de confirmar la incompatibilidad registral de las dos marcas "Hidalgo" para los mismos productos. No cabe admitir dos marcas idénticas para vinos y ha de reconocerse la prioridad de la opuesta en este caso por "Emilio Hidalgo, S.A." en su demanda ante la Sala de instancia.

El criterio que sentamos coincide con el mantenido por la Oficina de Armonización del Mercado Interior en su resolución de 13 de marzo de 2009 mediante la que rechaza la inscripción de la marca comunitaria "Hidalgo", solicitada por "Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A.". A ella se opuso "Emilio Hidalgo, S.A." invocando precisamente la titularidad de su marca nacional "Hidalgo" número 527.576, anterior en el tiempo a la solicitud del nuevo signo.

El organismo comunitario aprecia la identidad de las dos marcas y de los productos que amparan, lo que basta para que deniegue el nuevo signo al prosperar la causa de oposición establecida en el artículo

8.1.a) del Reglamento 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria, en términos similares a los que recoge el artículo 6.1.a) de la Ley española 17/2001 . No acepta tampoco el argumento de "Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A." sobre la existencia previa de otras marcas de su titularidad más o menos próximas a la solicitada.

La aportación del documento acreditativo de la denegación es admisible, según ya afirmamos en la providencia de 19 de enero de 2010, pues se trata de una resolución administrativa de fecha posterior al último escrito procesal en el seno del recurso, a los efectos del artículo 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Su alcance, sin embargo, no va más allá de constituir un precedente que, aun no siendo vinculante para los tribunales, puede ser ponderado como argumento meramente complementario, en cuanto expresa el autorizado juicio de la oficina comunitaria sobre la aplicación a un mismo supuesto de hecho de normas (las del Reglamento 40/94 ) similares a las insertas en la Ley 17/2001 .

Procede, en consecuencia, tras la casación de la sentencia de instancia, la estimación del recurso contencioso- administrativo y la declaración de nulidad del registro concedido. Y, de acuerdo con lo prevenido por los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional, no concurren las circunstancias legales para la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 4307/2008 interpuesto por "Emilio Hidalgo, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de diciembre de 2007 en el recurso número 999 de 2005, que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 999/2005 interpuesto por la citada entidad contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de diciembre de 2004, confirmado el 10 de mayo de 2005, y anular la inscripción de la marca número 2.582.942, "Hidalgo", denominativa, para distinguir vinos en general y en especial los tipos amparados por las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla, de la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

No hacer imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.