SAP Asturias 409/2009, 24 de Noviembre de 2009
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 409/2009 |
| Fecha | 24 Noviembre 2009 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
OVIEDO
SENTENCIA: 00409/2009
SENTENCIA Nº 409/09
ROLLO: RECURSO DE APELACION 142 /2009
Ilmos. Sres.
PRESIDENTE
D. Agustín Azparren Lucas
MAGISTRADOS
D. Guillermo Sacristán Represa
D. Javier Antón Guijarro
En Oviedo, a veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.
VISTOS en grado de apelación por esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 105 /2008, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL
N. 2 de OVIEDO, Rollo 142 /2009, entre partes, como Apelante ASENOR CONSULTORES S.L.L. representado por el Procurador de los Tribunales Dª. BLANCA ALVAREZ TEJON, y bajo la dirección letrada de D. JOSE GARCIA-INES ALONSO, y como Apelado ASESORIA JURIDICA DEL NORTE S.L. representado por el Procurador de los Tribunales Dª. DELFINA GONZALEZ DE CABO, y bajo la dirección letrada de D. RAMÓN MARÍA TROJAOLA ZAPIRAIN.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo dictó Sentencia en los autos referidos con fecha 23 de septiembre de 2008 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por ASESORIA JURIDICA DEL NORTE S.L., contra ASENOR CONSULTORES S.L., debo declarar y declaro que la compañía Asesoría Jurídica del Norte S.L. ostenta frente a la demandada un derecho preferente y exclusivo sobre el distintivo Asenor que deriva del registro de la marca nº 1.241.097/7 ASENOR, Clase 42ª; que la adopción y uso por la demandada de las denominaciones sociales Asenor Consultores S.L. y Asenor Servicios Jurídicos S.L., y como nombre comercial "ASENOR" constituye una infracción de los derechos de marca de Asesoría Jurídica del Norte; que la comercialización o prestación de servicios bajo la denominación y distintivo "ASENOR" constituye un a infracción de los derechos de marca de la actora; que la solicitud, registro y uso por la demandada del nombre del dominio "ASENOR.ES" y la página Web identificada con ASENOR constituye una infracción de los derechos de la actora sobre su marca ASENOR. Asimismo, se acuerda la cancelación del nombre de dominio ASENOR.ES y se condena a la demandada a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos, a cesar cualquier clase de uso de la denominación "ASENOR" tanto como denominación social como nombre comercial como marca, signo distintivo o dominio, así como cualquier signo que resulte confundible con la marca ASENOR; a retirar del mercado cualesquiera rótulos, documentos, material publicitario o comercial y objetos de todo tipo en los que figure la denominación "ASENOR"; a modificar su denominación social eliminando de la misma el término ASENOR y sustituyéndolo por cualquiera otro que no resulte confundible con la marca ASENOR y a indemnizar a la demandante en la cantidad de 5.532,51 euros. Asimismo se acuerda la cancelación registral de las razones sociales adoptadas por la demandada eliminando de la misma el vocablo " ASENOR" mediante la remisión de sendos mandamientos, junto con testimonio de la sentencia que se dicte, al Registro Mercantil de Cantabria y a la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central; y la notificación a la entidad pública RED.ES la sentencia que se dicte, ordenando la cancelación del nombre de dominio "ASENOR.ES". Y todo ello con expresa condena en costas a la demandada".
Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, por la parte apelada se formuló escrito de oposición, en los términos que recoge el suplico del escrito obrante en autos, y se dio traslado a la parte apelante, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.
Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 28 de abril de 2009, quedando los autos para sentencia.
VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Don Agustín Azparren Lucas.
Al igual que sucedió en la instancia, y tras el desistimiento respecto a la otra empresa demandada, la cuestión litigiosa queda limitada en esta apelación a la procedencia o no de la indemnización pedida por la violación de la marca registrada "ASENOR" por parte de la empresa ASENOR CONSULTORES S.L.L. ya que se produjo un allanamiento de esta en el acto del juicio, excepto en cuanto a la indemnización y costas. Incluso las partes llegaron a un acuerdo en relación al importe de los daños y perjuicios para el caso de que finalmente resultara procedente la condena indemnizatoria.
Para la entidad apelante no procede indemnización alguna al no existir el requerimiento para que cese la violación conforme al art. 42.2 de la Ley de Marcas, habiendo conseguido llevar el debate en la instancia a la aplicación del párrafo segundo del mencionado artículo, y así se dice en la contestación a la demanda, con cita del art. 42.2, que "la actora nunca hizo requerimiento o advertencia alguna" y que la demandada "siempre ha actuado de buena fe", hasta el punto de que el juez de lo mercantil en su sentencia ni siquiera plantea la aplicación del párrafo primero. De la misma manera, la entidad demandada ha intentado reducir también el debate en esta apelación a la falta de requerimiento y ausencia de culpa o negligencia de acuerdo con el mencionado párrafo.
Como señala la parte apelada, el párrafo segundo del art. 42 de la Ley de Marcas rige solo cuando el supuesto de hecho no esté incluido en el art. 42.1 que se refiere a "quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo
34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados" que, como señala el mismo precepto "estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados", estableciendo un supuesto de indemnización de carácter objetivo, reflejado en la expresión "en todo caso", frente a los supuestos del párrafo segundo que, aparte del que se refiere a las marcas renombradas, son calificados de "indemnización por advertencia u objetivada y, en último término, por culpa o negligencia que puede concurrir a pesar de la ausencia de mala fe" (SAP Madrid, sección 28ª, de 6 de febrero de 2009 ).
Efectivamente, como señala la entidad apelada, es ese el orden en que debe examinarse la procedencia de la indemnización y así se confirma por algunas resoluciones de Audiencias provinciales, como la SAP Madrid, sección 28ª, de 26 de septiembre de 2008, cuando afirma que "no es preciso tal requerimiento como presupuesto de la indemnización cuando los demandados han realizado alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del art. 34.3 de la Ley de Marcas o son responsables de...
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