STS, 30 de Abril de 1990
| Ponente | MANUEL GONZALEZ ALEGRE BERNARDO |
| ECLI | ES:TS:1990:10713 |
| Procedimiento | CASACIóN |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 1990 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 271.-Sentencia de 30 de abril de 1990
PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don Manuel González Alegre y Bernardo.
PROCEDIMIENTO: Propiedad industrial. Impugnación de marca.
NORMAS APLICADAS: Sustantivas. Artículos 1.962 del Código Civil y 1, 2, 11, 14, 124, 270-11 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930 y artículo 8 del Convenio de la Unión de París .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 9 de abril de 1945, 16 de octubre de 1954,11 de febrero
de 1964,19 de febrero de 1970, 26 de junio y 25 de noviembre de 1975.
DOCTRINA: Siendo un supuesto de doble inmatriculación, en el que se da el requisito de analogía o
semejanza de las marcas en debate, a fin de evitar la confusión a que pudiera dar lugar en el
mercado la existencia de una y otra, gozando de prioridad la marca de la que es titular la parte
actora, lo que provoca conforme al artículo 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, la nulidad
de la marca de la que es titular el demandado, con todas las consecuencias legales. Se estima el
recurso.
En la villa de Madrid, a treinta de abril de mil novecientos noventa.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados firmantes, el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, como consecuencia de juicio en impugnación de marca, tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia número ocho de los de Madrid, cuyo recurso fue interpuesto por "Orient Watch Co.», representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Andrés García Arribas, y defendida por el Letrado don Joaquín García-Romanillos Valverde, en autos seguidos con don Fidel, en el que es recurrida doña Rosa, representada por el Procurador de los Tribunales don José Pedro Vila Rodríguez, y asistida del Letrado don Javier del Valle Sánchez.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número ocho de los de Madrid, la parte actora "Orient Watch Co.», formuló demanda en base a los hechos que en síntesis son como siguen: Que con fecha 5 de octubre de 1967 se solicitó del Registro de la Propiedad Industrial por don Jose Ramón, la inscripción de la marca " DIRECCION000 » para distinguir toda clase de relojes de la clase 14.a -del nomenclátor oficial-. Dicha marca era concedida por el número NUM000 el 8 de julio de 1970. Que la marca referida era objeto de diversas transmisiones según se deducía del expediente administrativo unido a los autos; así en septiembre de 1971 aparecía como titular registral don Luis Manuel, el 30 de noviembre de 1983 don Luis Enrique (quien figuraba en otras certificaciones regístrales como don Fidel ) siendo cedida a la demanda con posterioridad apareciendo entonces como titular de la misma, no constando fehacientemente en el expediente administrativo, la fecha de la cesión. Que con fecha 30 de mayo de 1985 se ordenó el registro de escrito presentado por la representación de "Orient Watch, Co.» ante el Juzgado de Primera Instancia número ocho de los de Madrid, anunciando su propósito de impugnar el registro de la marca referida. Que requerido el expediente administrativo del Registro de la Propiedad Industrial y remitido el mismo, la adora interpuso la demanda el 31 de diciembre de 1985, siendo demandados don Fidel, titular de la marca registrada en la fecha de presentación del escrito de interposición y doña Rosa como cesionaria posterior de la misma. Que trasladados los autos a las partes demandadas, y no compareciendo don Fidel, fue declarado en rebeldía por providencia de 22 de mayo de 1986; siendo contestada la demanda por la representación de doña Rosa con fecha 27 de febrero de 1986. Que finalizados los términos de prueba se elevaron los autos a la Sala, previa comparecencia de las partes.
Que recibidos los autos en la Audiencia y por el turno de reparto, la Sala Segunda de lo Civil, ante la que comparecieron en tiempo y forma las partes litigantes reseñadas, no habiéndolo hecho don Fidel, por lo que se entendieron en cuanto al mismo las actuaciones en los estrados del Tribunal, dándose traslado de las actuaciones al señor Abogado del Estado Asesor del Registro de la Propiedad Industrial, a fin de que emitiera dictamen por escrito, pronunciándose a favor o en contra de la demanda, lo que hizo en el segundo sentido, y por la Sala anteriormente indicada, se dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO. Desestimando la demanda deducida por el Procurador don antonio Andrés García Arribas en nombre y representación de "Orient Watch Co.» contra doña Rosa representada por el Procurador don José Pedro Vila Rodríguez y don Fidel, rebelde, sobre nulidad de la marca " DIRECCION000 », expediente número 544.606 del Registro de la Propiedad Industrial, debemos absolver y absolvemos a los citados demandados de las pretensiones contra los mismos deducidas, imponiendo a la entidad actora las costas del procedimiento.
Por el Procurador don Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de "Orient Watch Co.», se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:
Motivo primero. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción, por interpretación errónea del artículo 14. del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930, y jurisprudencia concordante, contenida, entre otras, la sentencia de 26 de junio de 1975, R. 3.353; 18 de diciembre de 1985, R. 6.596, 11 de diciembre de 1987, R. 9.421 y 29 de abril de 1987. R. 2.732.
Motivo segundo. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción, por interpretación errónea del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, en su acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ("BOE» de 1 de febrero de 1974, R. 254), y jurisprudencia concordante.
Motivo tercero. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción, por interpretación errónea del artículo 8 del convenio de la Unión de París, en su acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ("BOE» de 1 de febrero de 1974. R.254), y jurisprudencia concordante como la contenida en la sentencia de 3 de febrero de 1987. R. 678, en el caso Activisión.
Motivo cuarto. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción, por violación del artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París, en su acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ("BOE» de 1 de febrero de 1974. R. 254) y jurisprudencia concordante.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 23 de abril en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Manuel González Alegre y Bernardo.
Para el mejor entendimiento de la cuestión que se trae al recurso, es de tener en cuenta los antecedentes recogidos en la sentencia recurrida y las consecuencias jurídicas que se hacen derivar, si bien lo sean sintetizadas a dichos efectos; se dice que siguiendo un orden cronológico se concretan: A) Con fecha 13 de julio de 1950 se constituye en Tokio la compañía "Tama Keiki Kabushiki Kaisha», que se inscribe en el correspondiente Registro Mercantil la que en 1951 cambia su nombre social por el de "Orient Wacht Co. Ltd.», registrando la marca "Orient», que lo es en numerosos países, sin que lo sea en España.
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En 5 de octubre de 1967 don Jose Ramón, esposo de la demandada, solicita la concesión de la marca " DIRECCION000 », en el Registro de la Propiedad Industrial de España, correspondiéndole el expediente administrativo número NUM000 pretendiendo distinguir "relojes de todas clases», siendo concedida la marca el 8 de julio de 1970, publicándose en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» el I de septiembre de 1970, en vigor, y tras sucesivas transferencias, a favor de la demandada doña Rosa . C) El 7 de marzo de 1969, y el 16 de febrero de 1980, la demandante "Orient Tokey Kabushiki Kaisha», solicitó del Registro de la Propiedad Industrial registro de la marca "Orient», siéndolo las dos solicitudes denegadas. D) Tras anunciar la demandante su propósito de impugnar la marca NUM000 " DIRECCION000 » se formula la demanda con fundamento en los artículos 8 y 6 bis del Convenio de la Unión de París ratificado por España
; en su relación declara la recurrida sentencia que si en principio pudiera merecer protección en España el nombre comercial de la compañía actora, al haberse consolidado la marca impugnada por el transcurso de tres años a contar desde la publicación de la marca en el "Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial», no constando que hubiese mala fe al tiempo de la solicitud por parte del titular de la marca, y habiendo tenido la actora conocimiento de la marca española lo que la permitía haberla impugnado dentro de plazo, lo que no hizo limitándose a solicitar el registro de una propia marca que le fue denegado, carece, consecuentemente, de la protección que sanciona el artículo 8 del citado Convenio de la Unión de París; respecto al invocado artículo 6 bis del mismo, como del conjunto de la prueba practicada, existen dudas razonables de que al tiempo de la constatación registral a favor de los demandados se diese respecto a la marca registrada la pretendida notoriedad que el precepto exige para que puedan prosperar las acciones impugnatorias deducidas, por el carácter genérico de la denominación antes apuntado y no estimarse suficientemente probado ese factor de notoriedad, sin que de lo actuado se pueda sentar que hubo mala fe por parte del titular de la marca, como el plazo de los cinco años a que se refiere dicho precepto, ha transcurrido con exceso y no probada la mala fe del titular registral se está en el caso de desestimar la demanda.
El motivo primero, amparado en la causa quinta del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denuncia la infracción, que se dice por interpretación errónea del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930 y jurisprudencia concordante, contenida en las sentencias que se citan; como queda expresado, la tesis del juzgador es la de que, al quedar consolidada, conforme al artículo 14 de dicho Estatuto, la propiedad de la marca impugnada por el transcurso de esos tres años a los que se refiere dicho artículo, a partir de la publicación de la misma en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a favor del demandado, carece el actor de la protección que le dispensa el artículo 8 del Convenio de la Unión, mas si ello pudiera ser válido, si se tratare de un titular de marca no registrada, quiebra cuando se trata de dos partes en el proceso que tienen su respectiva marca inscrita, pues respecto del actor a tal equivale la protección que le concede el artículo 8.º del citado Convenio internacional firmado en París : "El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito ni de registro, forme 271 o no parte de una marca de fábrica o de comercio», y como quedó anteriormente recogido, al declarar la recurrida sentencia que constituida en Tokio la compañía "Tama Keiki Kabushiki Kaisha» que se inscribe en el Registro Mercantil Japonés en 1950, cambió su razón social por la de "Orient Watch Co. Ltd.» registrando su "nombre comercial» en 1951 así como la marca "Orient», es visto nos encontramos ante un supuesto de doble inmatriculación, puesto que conforme declara el artículo 1,2 "la protección de la propiedad industrial tendrá por objeto entre otros, "las marcas de fábrica o de comercio", disponiendo el artículo 2,1 que los súbditos de cada uno de los países de la Unión poseerán en todos los demás países de la misma, por lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de todas las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en lo sucesivo a sus nacionales», por lo que conforme a doctrina de esta Sala se plantea un problema de prioridad, que se traduce en causa de nulidad, si se tiene en cuenta que el número 1.° del artículo 124 del Estatuto de ia Propiedad Industrial establece una prohibición absoluta de admitir el Registro como marca "los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión», causa de nulidad, a la que no ha de afectar, el que haya sido o no consolidada, ya que en verdad carecería de objeto si pudiera admitirse, como en su caso ocurriría, la coexistencia de marcas idénticas o análogas, causantes de aquella confusión, con lo que se provocaría la inseguridad jurídica, contraria a la esencia del Registro que por ello se trata de evitar (sentencias de 6 de abril de 1945, 16 de octubre de 1954, 13 de febrero de 1964, 19 de febrero de 1970, 26 de junio de 1975 y 25 de noviembre de este último año) y como la analogía y posible confusión entre las marcas no se discute y de aquellos antecedentes repetidos anteriormente aparece que el registro del nombre comercial y marca de los que son titulares el actor corresponde al año 1951 y por ende con anterioridad a la de la demandada que lo es del año 1970, por todo ello procede estimar este primer motivo casando y anulando la sentencia recurrida, haciendo innecesario conocer de los restantes motivos; debiendo en cuanto a las costas del recurso de casación, satisfacer cada parte las suyas.
Opone la demandada, como cuestión que cabe calificar de previa, aunque no se formule como excepción, sino como primero de los hechos, el ser incierto que el nombre comercial de la demandante a los efectos de la aplicabilidad del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, con la denominación "Orient Watch Co. Ltd.» y que esa será la denominación que en España se encuentra protegida a través del citado Convenio; se dice por la demandada que tratándose de una sociedad japonesa tiene que estar inscrita en el Registro de su nación en japonés con los caracteres que le son propios, pues bien, la que le corresponde es la que se expresa con la siguiente "simbología» japonesa (entendamos simbolismo, simbólicamente) "Orient Tokei Kabushiki Kaisha» y aun si tal correspondiera a esos caracteres japoneses, es lo cierto que según la abundante prueba documental que la actora viene actuando en cuanto a su actividad profesional se refiere como "Orient Wacht Co. Ltd.» en varios países integrados en la Unión, como no menos en España, tal como aparece del documento número 1, en cuyo certificado de traducción, aparece corresponder el nombre comercial de la actora: "Orient Watch Co.» pero es que como más significativo en el documento número 93, aportado por la demandada, se está nombrando a la actora como "Orient Watch Co. Ltd.», además de que en la sentencia casada y anulada se está reconociendo a la actora con tal denominación, sin que ni siquiera se plantee esta previa cuestión y así en su fallo se declara, que se desestima la demanda deducida por el respectivo Procurador en nombre y representación de "Orient Watch Co.» por todo lo que es de desestimar esta primera cuestión.
Se alega también la excepción de prescripción de la acción, al amparo de lo establecido en el artículo 1.962 del Código Civil respecto a la marca número 544.606, cuestión ésta que tampoco es considerada por la sentencia casada, más teniendo en cuenta que la concesión de marca aparece publicada en el "Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial» de fecha 8 de julio de 1970, y el escrito anunciando la intención de impugnar dicha marca, a los efectos de reclamar el correspondiente expediente administrativo, es de fecha de 27 de mayo de 1985, al no haber transcurrído el término de 15 años, que señala dicho artículo, también decae esta segunda cuestión.
Por todo ello y conforme a lo expresado en los fundamentos de casación, encontrándonos en consecuencia en un supuesto de doble inmatriculación, en el que se da el requisito de aquella analogía o semejanza entre las marcas en cuestión por lo que a fin de evitar la confusión a la que pudiera dar lugar en el mercado la existencia de una y otra, gozando de prioridad la marca de la que es titular la parte actora, lo que provoca, conforme a lo dispuesto en el artículo 124,1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, la nulidad de la marca de la que es titular la demandada doña Rosa, hace procedente la estimación de la demanda declarándose la nulidad de la marca registrada con el número NUM000 " DIRECCION000 », con todas sus consecuencias legales, con imposición de costas de la instancia a los demandados conforme lo dispuesto en el artículo 270.11 del Estatuto de la Propiedad Industrial .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de "Orient Watch Co.», contra la sentencia que en fecha 9 de mayo de 1988 dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, hoy correspondiente Sección del Tribunal Superior de Madrid, que se casa y anula, y, estimando la demanda, se declara la nulidad de la marca registrada con el número NUM000 " DIRECCION000 », con imposición de costas a los demandados, en la primera instancia, y debiendo cada parte satisfacer las suyas propias en este recurso de casación; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos.
ASI, por esta nuestra sentencia que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Luis Albácar López.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda.- Luis Martínez Calcerrada Gómez.- Manuel González Alegre y Bernardo.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, don Manuel González Alegre y Bernardo, y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.
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