SAP Barcelona 98/2006, 2 de Marzo de 2006
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 98/2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
| Fecha | 02 Marzo 2006 |
SENTENCIA num.98/06
Ilmos. Sres. Magistrados
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a dos de marzo de dos mil seis.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 132/2003 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Barcelona a instancia de BACH FLOWER REMEDIES LIMITED y NELSON & CO, representadas por el Procurador D. Antonio Mª de Anzizu Furest y defendidas por la Letrada Dña. Eva Mª Ochoa, contra ARTESANIA AGRICOLA S.A, representada por el Procurador D. Xavier Ranera Cahis y defendida por el Letrado D. Marcelo Gui Usabiaga, que penden ante esta Superioridad en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia dictada en los mismos el día 11 de marzo de 2004, por la Ilma. Magistrada-Juez de dicho Juzgado.
La parte dispositiva de la sentencia apelada, de fecha 11 de marzo de 2004 , es del tenor siguiente:
"Desestimo íntegramente la demanda deducida por BACH FLOWER REMEDIES LIMITED y NELSON & CO, contra ARTESANIA AGRICOLA S.A, a quien absuelvo de las pretensiones ejercitadas en su contra e impongo a la parte demandante el pago de las costas causadas."
Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por BACH FLOWER REMEDIES LIMITED y NELSON & CO mediante escrito del que se dio traslado a la contraria, que se opuso, tras lo cual, admitido que fue el recurso, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales. La votación y fallo del recurso se señaló para el día 12 de enero de 2006.TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO.
La pretensión de las apelantes, BACH FLOWER REMEDIES LIMITED y NELSON & CO, en el presente procedimiento, se orientaba a la cesación por la demandada ARTESANIA AGRICOLA
S.A del uso del término "remedio de urgencia" y "elixir de urgencia" para distinguir productos comprendidos dentro de la clase nº 5 del nomenclator internacional, por entender que dicho uso suponía una violación de su derecho de marca registrada RESCUE REMEDY y en todo caso de su marca notoria no registrada REMEDIO DE URGENCIA, y subsidiariamente, un acto de competencia desleal, pues la presentación del producto, de sus envases, tarifas y folletos se ha hecho de forma muy similar a la de la actora, debiendo retirar del mercado todos los productos descritos, folletos, carteles y demás medios de identificación que incorporen ese término, indemnizarle por los perjuicios sufridos y publicar la sentencia. La demandada se opuso a ello, alegando que RESCUE REMEDY no es traducible como remedio de urgencia, sino como "remedio de rescate", de modo que tal marca no ha sido violada, rechazando que la utilización de remedio de urgencia suponga violar la marca notoria de la demandante, pues ésta no usa ese término y el signo sería además genérico, o que exista riesgo de confusión en el mercado ni ilícito concurrencial.
La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda, descartando la existencia de infracción marcaria así como un ilícito concurrencial, y frente a ello se alzan las demandantes, insistiendo en sus argumentos y discrepando de la valoración y admisión probatoria efectuada por la Juzgadora, mientras que la demandada interesa la confirmación de su sentencia por los motivos expuestos ante el Juzgado.
Sobre la infracción de la marca RESCUE REMEDY.
Si nos ceñimos primero al ámbito marcario, es patente que la demanda presenta dos pilares distintos, la infracción al derecho de exclusiva que para las demandantes supone el registro ante la OEPM de la marca nacional nº 1.533.981 RESCUE REMEDY, concedida para los productos de la clase 5 con fecha 10 de mayo de 1994, y la violación de la pretendida marca notoria no registrada REMEDIO DE URGENCIA.
Respecto a lo primero, ante la evidencia de que los actos que se imputan a la demandada no consisten en la utilización del término en inglés, que es el registrado, la pregunta es si la protección del mencionado registro se extiende a la traducción del término al castellano. A este respecto, la razón asiste a la demandada cuando señala que los términos en lengua extranjera operan en nuestro entorno como marcas de fantasía o de creación. En efecto, en ellas la confrontación con el signo empleado debe hacerse mediante la ponderación del posible riesgo de confusión entre sus elementos conceptuales, denominativos, fonéticos y gráficos. Este examen es el que permitirá valorar si el signo de la parte demandada contraría el derecho de exclusiva que se deriva del registro, siempre que el signo confrontado con él no haya sido a su vez objeto de una protección registral (la protección en España de "Don Limpio" o "Alcampo" no se deriva sin más del hecho de tratarse de una traducción de los términos "Mr. Clean" o "Au Champ", como quiere indicar la apelante, sino de que aquellas palabras fueron registradas).
No desconocemos, desde luego, que en el momento actual la evolución de la sociedad española hace inapropiado un enfoque demasiado rígido, pues es absurdo desconocer la penetración de las lenguas extranjeras, sustancialmente el inglés, en nuestros hábitos cotidianos y actividades más diversas. La jurisprudencia ha venido admitiendo que en muchos casos las palabras inglesas son susceptibles de recepción eficaz por el consumidor medio de nuestro mercado, rechazando su carácter creativo o fantasioso y admitiendo su carácter conceptualmente distintivo, o por el contrario y a mayor abundamiento, su carácter genérico (por ejemplo, STS Sala 1ª, 26 de febrero de 2004 "Multiactive", con cita de la SS 28 de septiembre de 1974 "Instanmilk", 5 de febrero de 1993 "VIP", 20 de octubre de 1994 "Short y S.A", 28 de enero de 1997 "Gold Card", o 25 de febrero de 1997 "Cookies"), "por cuanto dichas palabras inglesas se han introducido en el mercado internacional y son de sobra conocidas por el consumidor español, o sea que su traducción al castellano es fácilmente alcanzable en el actual nivel cultural de la sociedad española por un amplio sector de la ciudadanía, por lo que para un parlante castellano es una expresión que también en él evoca la significación que alcanza en su propio idioma".
Por tanto, a sensu contrario, si el consumidor medio, incluso dentro del sector del mercado específicamente observado, no comprende el término en inglés como una referencia marcaria conocida y eficaz, es decir, si el elemento conceptual no le permite ligar el producto marcado de esa forma con undeterminado origen empresarial (que es, no debemos olvidar, el fin esencial de la marca: garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca - artículos 4 y 9 del Reglamento de la Marca Comunitaria 40/94 de 20 de diciembre de 1993 , artículo 4.1 de la LM 17/2001, STJCE de 29 de septiembre de 1998, "Canon", C-39/97 ), la violación marcaria vendrá dada o no por la similitud de los demás elementos integradores del signo (así, en la SAP Madrid 3 de octubre de 1997 , que el recurso trae a colación, se rechazó el uso de la palabra castellana "pantera", no por ser traducción de la marca registrada "Panthère", que es conceptualmente asimilable, sino por su semejanza gráfica y fonética).
En nuestro caso, tal y como expresa la sentencia de instancia, el término RESCUE REMEDY no es la traducción natural o inmediata al inglés de lo que en castellano sería REMEDIO DE URGENCIA, sino que apunta más bien, y así lo expresaba el traductor jurado Sr. Jose Enrique y explicaba el perito Sr. Juan Luis , a "remedio de rescate". Damos por reproducidos aquí los acertados argumentos de la sentencia recurrida para diferenciar la esencia de la palabra "rescate" y la de "urgencia" o "emergencia". Por tanto, si conceptualmente no es posible entender que el signo de la demandada es equiparable, y no existe riesgo de confusión fonética o gráfica con la marca registrada en inglés, la desestimación de la demanda en este punto fue correcta.
Sobre la infracción de la marca notoria no registrada REMEDIO DE URGENCIA.
En esta otra línea, las demandantes entienden que son titulares de una marca notoria no registrada, pues el empleo que han venido efectuando en estos años del término "remedio de urgencia" para referirse al elixir de flores del Dr. Amador que comercializan ha permitido al consumidor español ligar ese signo, que las demás competidoras no han utilizado, con las mencionadas empresas.
Respecto a la notoriedad de la marca no registrada, protegible en efecto según la LM vigente de acuerdo con los artículos 6.2.d) y 34.5 , en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, es claro que la apreciación de si procede o no dicha protección dependerá de un elemento básico y previo, como es la determinación de si el signo empleado tiene o no realmente eficacia distintiva, para luego analizar si llegó a tenerla de forma sobrevenida. Y en este sentido, compartimos la opinión de la Juzgadora de instancia sobre la genericidad de la pretendida marca no registrada. La sentencia de instancia, a estos efectos, es exhaustiva y clara en su argumentación, aunque adolece de cierta imprecisión al ubicar su fundamento jurídico, mencionando erróneamente el artículo 37 a) de la LM y basando la desestimación de la demanda en los artículos 5.1.c, 5.1.d y 5.1 .e, que en realidad recogen supuestos distintos al de la marca genérica (marcas exclusivamente descriptivas, vulgarizadas o impuestas...
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SJMer nº 6, 30 de Septiembre de 2021, de Madrid
...circunstancias concurrentes, especialmente la presencia de riesgo de confusión. Señala en tal sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 2.3.2006 [ROJ: SAP B 14972/2006] que "... Esta genericidad no se aprecia en abstracto, pues en su determinación actúan ......