STS, 17 de Mayo de 1996
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1996:2973 |
| Número de Recurso | 9635/1991 |
| Fecha de Resolución | 17 de Mayo de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa y seis.
En el recurso de apelación interpuesto por la entidad Kabushiki Kaisha Hattori Seiko representada por el Procurador Don Javier Ungría López, y asistida del letrado Don José-Enrique Astiz Suarez contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de Abril de 1.991 sobre inscripción de la marca NUM000 " DIRECCION000 ", habiéndose personado como parte apelada Doña Begoña representada por la Procuradora Doña Aurora Gomez-Villaboa y Mandri y defendida por el Letrado Don Juan Carlos Lara.
La sentencia apelada desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad apelante contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de Mayo de 1.985 y la desestimación tácita -después expresa por Resolución de 10 de Diciembre de 1.986- del recurso de reposición interpuesto contra aquella que concedió la marca " DIRECCION000 " para distinguir "metales preciosos, joyería, relojería e instrumentos cronométricos (clase 14)" a Doña Begoña por no estimarla incompatible con la marca nº 781.650, "SQ", para relojes e instrumentos horológicos, de la misma clase del Nomenclator, por entender que existían suficientes diferencias de denominación para garantizar su respectiva identificación.
La entidad apelante insiste en la motivación del recurso contencioso- administrativo alegando que es una conocida multinacional de la relojería y que el primer elemento de la denominación de la marca solicitada " DIRECCION000 " era la parte mas relevante de la razón social de la firma japonesa mientras que el segundo DIRECCION001 era la misma denominación de la citada marca que correspondía también a la actora. Alegó también que la oposición no se fundaba en la comparación de marcas a los fines del art. 124.1 ni en el parecido con el nombre de la entidad apelante, sino en la "ratio legis" del art. 124.1 trata de impedir que es aprovecharse del crédito ajeno usurpando un elemento significativo del nombre comercial, ya que Carlos María era el fundador de la sociedad japonesa e invocaba el art. 124.3 del mismo Estatuto y el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, y que Kabushiki Kaisha era el nombre en japonés de un tipo de sociedad mercantil, sobre cuyo extremo no se pronuncia la sentencia recurrida.
La Administración del Estado apelada ha solicitado la confirmación de la sentencia apelada por su propia fundamentación.
La representación procesal mencionada de Doña Begoña alega que la marca solicitada tiene ya registradas dos marcas para los mismos productos la nº NUM001 , denominada " DIRECCION002 ", y la nº NUM002 " DIRECCION001 " y que la actora no tenía registrado como marca la denominación " DIRECCION003 " por lo que como única solución sólo le cabe impugnar la concesión de la marca en aplicación del art. 6 bis, del Convenio de París citado; no habiendo acreditado que fuera notorio ese nombre como marca, por lo que no eran de aplicación ni el art. 124.1 -por no ser la demandante titular de ninguna marca que pueda confundirse con la impugnada- ni el art. 8 del Convenio de la Unión ya que ese artículoprotege el nombre comercial en su integridad o parte mas significativa que es SEIKO que es nombre notorio de la marca de relojes, ni tampoco el art. 124.3 por ser el vocablo " DIRECCION003 " una marca ya consolidada de la codemandada; sin que se aprecie semejanza alguna entre " DIRECCION001 " con la marca gráfica de la actora.
Se plantea en esta apelación, como en la primera instancia, la conformidad a derecho de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de Mayo de 1.985 que concedió a Doña Begoña la marca nº NUM000 , " DIRECCION000 " para distinguir metales preciosos, joyería y relojería (clase 14 del Nomenclator) no obstante la oposición de la entidad Hattori Tokeiten, que comercia como K HATTORI and Co. Ltd. que ha modificado su razón social por Kabushiki Kaisha Hattori SEIKO y así ha litigado en este proceso y actuado como parte apelante, titular de la marca nº 781.650, gráfica con un diseño que es denominado DIRECCION001 , para distinguir productos de relojería de la misma clase 14 del Nomenclator.
La resolución registral citada fue recurrida en reposición por la entidad oponente mencionada, recurso que fue desestimado primero tácitamente y después por resolución de 1º de Diciembre de 1.986 que mantiene la compatibilidad de las marcas enfrentadas por excluir todo riesgo de error o confusión en el mercado y por tanto la aplicación de la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial. La sentencia apelada desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra las resoluciones citadas manteniendo la compatibilidad de las marcas enfrentadas por no tener carácter denonimativo la marca opuesta sino de una "grafía caprichosa", no ser la nueva marca un mero añadido de la anterior y no poderse distinguir en el nombre comercial apellidos ni vocablos principales por ser palabras extranjeras por lo que estimaba que no eran de aplicación el art. 124 número 1 y 11 del Estatuto citado y el art. 8 del Convenio de la Unión de París invocados.
Valorando las alegaciones y documentación aportada al litigio, y con ella el expediente administrativo relativo a la concesión de la marca impugnada, se obtiene: 1º) que Doña Begoña solicitó el 27 de Enero de 1.984 la marca NUM000 , " DIRECCION000 " para amparar, entre otros productos de la clase 14 del Nomenclator, los de "relojería y demás productos cronométricos" cuando ya era titular de las marcas NUM001 , " DIRECCION002 " y NUM002 " DIRECCION001 " para distinguir productos de la misma clase 14; 2º) que la entidad oponente es la japonesa Kabushiki Kaisha Hattori SEIKO -antes Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten que en inglés se llama HATTORISEIK COMPANY LIMITED (Estatutos y traducción folio 128 y 145 de los autos); 3) que de esa entidad es DIRECCION004 Carlos María (folios 103 de los autos, traducción al folio 121); 4) que esa entidad es titular de una marca gráfica nº 781.650 compuesta por un signo en el que puede descubrirse entrelazadas las letras "s" y "q" para proteger "relojes e instrumentos horológicos y sus partes" y que fue concedida el 26 de Enero de 1.978.
Que en consecuencia la marca impugnada " DIRECCION000 " para distinguir, entre otros productos de la clase 14, relojes e instrumentos cronométricos, contiene en su denominación dos elementos uno constituido por el nombre del director de la entidad actora que integra la razón social "HATTORI SEIKO Co. Ltd." y otro por las letras DIRECCION001 que forman el grafismo distintivo de una marca inscrita con anterioridad en favor de la entidad apelante. Las otras dos marcas inscritas en favor de la codemandada Sra. Begoña son también posteriores al nombre comercial de la oponente y a la marca gráfica descrita a favor de este último.
En estas circunstancias la concesión de la marca solicitada en favor de la solicitante vulnera la prohibición del art. 124 en sus apartado 1 y 3 invocados. Entre la marca impugnada y la denominación social de la entidad oponente existe una semejanza que consiste en utilizar la marca impugnada el término DIRECCION003 separado por un guión de las letras DIRECCION001 sin significación en español. Este término es precisamente uno de los distintivos del nombre comercial de la empresa japonesa -HATTORI SEYKO- que se corresponde además con el del director de esa empresa. Esta similitud de denominación induce a error o confusión en el mercado no solo en la elección del producto que quiere adquirir el consumidor por la confianza que le inspira, sino por el riesgo de asociación con el nombre anterior -hoy ya recogido en el art. 12.1 de la vigente Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas- por la asociación que el consumidor medio puede establecer con la empresa japonesa de notoria trascendencia beneficiándose del prestigio y propaganda de aquella y pudiendo repercutir en su crédito si no resultaran de la misma calidad los productos distinguidos que los amparados por el nombre comercial. El art. 124.1º prohíbe el acceso al Registro de distintivos semejantes a otros registrados entre los que ha de incluirse el nombre comercial conforme al art. 2º d) del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Por otra parte el uso de un apellido o de una razón social que no sea el de la solicitante queda también prohibido en el mismo art. 124.3º también alegado. Acreditado en este litigio que el término "DIRECCION003 " corresponde al del apellido del director de la Compañía y -según afirma la actora y no se desvirtúa por la codemandada- fundador de la empresa, no es permisible utilizar como denominación de marcas términos que correspondan a esos apellidos o razón social sin la autorización del interesado. La protección del nombre comercial viene igualmente exigida por el art. 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, modificado por el Acta de Estocolmo de 14 de Julio de 1.967 ratificada por España por instrumento de 13 de Diciembre de 1.971 (BOE 1 de Febrero de 1.972) que asegura la protección del nombre comercial "forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".
La prohibición de inscripción de la marca que ha solicitado la aquí parte apelada no queda enervada por haber accedido al Registro las marcas "HATTORIS" y "S.Q." de las que también es titular. Esta Sala tiene reiteradamente declarado (Sentencias de 18 de Noviembre de 1.982 y 2 de Octubre de
1.986, recogidas en la sentencia de 18 de Febrero de 1.987 -que cita la actora-) que el precedente administrativo no vincula a la Administración en el ejercicio de su potestad reglada que ha de resolver en cada caso con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y "menos aún a los Tribunales, que según el art. 106.1 de la Constitución, controlan la legalidad de la actuación administrativa" que no pueden convalidar judicialmente el error padecido por el Registro en una inscripción anterior e "incrementar el peligro de confusión existente dando entrada a una tercera marca de características similares" (Sentencias de 2 de Noviembre de 1.976 y 4 de Junio de 1.986).
El recurso de apelación debe ser estimado con revocación de la sentencia apelada y declarando en su lugar la no conformidad a derecho de las resoluciones del Registro recurridas, anulando la concesión de la marca nº NUM000 " DIRECCION000 " solicitada por Doña Begoña para relojes e instrumentos cronológicos. Sin que se aprecie temeridad o mala fe a efectos de la imposición de las costas causadas de ambas instancias.
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de Abril de 1.991, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1.686/89, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada y en su lugar declaramos no conformes a Derecho, anulándolas, las resoluciones del registro de la Propiedad Industrial recurridas, que concedieron a Doña Begoña la marca nº NUM000 " DIRECCION000 " procediendo la denegación registral de la marca solicitada. Sin imposición de las costas causadas en ambas instancias.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. Don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.
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