STS, 2 de Diciembre de 1994
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1994:16965 |
| Número de Recurso | 5636/1991 |
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 4.521.-Sentencia de 2 de diciembre de 1994
PONENTE: Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
PROCEDIMIENTO: Apelación núm. 5.636/1991.
MATERIA: Propiedad industrial: Marcas.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1987, 14 de diciembre de 1988, 28 de diciembre de 1990, 20 de enero y 27 de febrero de 1992 .
DOCTRINA: No pueden tener acceso al Registro de la Propiedad Industrial los distintivos que, por
su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados, puedan inducir a error o confusión en el
mercado.
En la villa de Madrid, a dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
En el recurso de apelación núm. 5.636/1991, interpuesto por "Lever España, S. A.», representada por la Procuradora doña María Dolores de la Plata Corbacho y asistido de Letrado, contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de fecha 9 de junio de 1988 sobre concesión de la marca núm. 1.068.672 , "Sol de "Andalucía», con gráfico, habiendo comparecido la Administración General del Estado, representada y defendida por su abogacía.
Siendo Ponente el Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de la entidad "Lever España, S. A.", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1983, ratificada en reposición por la de 21 de abril de 1987, que concedían la marca "Sol de Andalucía", núm 1.068.672, clase 3.ª, a favor de la entidad "Selistrans, S. A.", con domicilio en Sevilla, calle Gallo, núms. 26-28, confirmando tales resoluciones por ser conformes a Derecho, sin expresa imposición de costas.» Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de "Lever España, S. A.», se interpuso recurso de apelación que fue admitida a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia, se personó ante la misma la Sra. Trinidad , en representación de "Lever España, S. A.», e igualmente se personó el Abogado del Estado en representación de la Administración General del Estado. No pudo notificarse, en cambio, la sentencia a la entidad "Selistrans, S. A.», constando una nota del cartero diciendo "se disolvió la empresa», haciéndose finalmente mediante edicto publicado en el "Boletín Oficial» de la provincia.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas, mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones. Dentro del plazo concedido solicitó dictar sentencia por la que estimando el presente recurso de apelación revoque la sentencia que hoy se impugna, declarando el derecho que asiste a mi representada "Lever España, S.
A.», a que se deniegue definitivamente la marca "Sol de Andalucía».
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines y por idéntico término a la representación de la parte apelada, la cual en tiempo y forma presentó escrito solicitando dictar sentencia por la que se desestime el recurso y se confirmen en todas sus partes tanto la sentencia apelada como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera y, guardado el orden de señalamientos se fijó a tal fin el día 1 de diciembre de 1994, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
La representación procesal de "Lever España, S. A.», ha apelado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, de 9 de junio de 1988 , que había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por aquélla contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1985, ratificada en reposición por la de 21 de abril de 1982, que concedió la marca núm. 1.068.672, "Sol de Andalucía», con gráfico, para productos de la clase 3.a (preparaciones para la colada y limpiar y jabones líquidos, exceptuando jabones de tocador), no obstante su semejanza con la marca núm. 346.101, "Sol», que ampara productos de la misma clase (jabones en general, productos jabonosos, lejías y detergentes para la limpieza doméstica). La apelante estima que la sentencia vulnera el art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial no sólo por la semejanza de denominaciones, sino por ser los mismos productos amparados.
Como resulta de los arts. 1.°, 118 y 124.1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial , la función que la marca viene a cumplir es proteger la propiedad industrial que corresponde al inventor descubridor o productor y al propio tiempo el derecho del consumidor a adquirir en el mercado el producto que desea evitando error o confusión en la elección realizada. El registro de la marca confiere aquel derecho de propiedad industrial y la admisión al registro como marca, queda prohibida respecto de los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados pueden inducir a error o confusión en el mercado ( art. 124.1.° ). El control judicial de esa facultad del Registrador, de carácter reglado, se efectúa en el proceso administrativo al resolver sobre la pretensión de nulidad del acto del encargado del Registro, y se lleva a efecto valorando globalmente las circunstancias de cada caso, determinando los conceptos jurídicos utilizados por el legislador.
En el presente caso, entre las marcas enfrentadas, "Sol» y "Sol de Andalucía», existe una semejanza fonética que resulta de estar incluido el vocablo "sol», que constituye el distintivo de la marca ya registrada en la de la marca concedida en la resolución recurrida. A esta semejanza ha de añadirse la identidad del área de venta de los productos (jabones líquidos y preparaciones para la limpieza) amparados que hace real la posibilidad de error o confusión en el mercado de las denominaciones enfrentadas, que -por otra parte no tienen carácter genérico, conforme al citado art. 124.5.º del Estatuto y jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta ( Sentencias de 29 de junio de 1987, 14 de diciembre de 1988, 28 de diciembre de 1990 y 27 de febrero de 1992 ), pues el carácter genérico de una denominación o de un signo viene determinado en cada caso por su conexión en el lenguaje común con los productos o servicios que pretende amparar la marca propuesta y entre "Sol» o "Sol de Andalucía» y productos de limpieza no existe esa conexión, ni de propiedades ni de procedencia, sino una mera relación conceptual al brillo que no basta para incluirla en aquella prohibición.
Tampoco el gráfico que acompaña a la denominación, por tratarse la marca concedida de una marca mixta, puede evitar la confusión derivada de esas coincidencias de los distintos fonéticos y de la identidad de la clase de productos amparados, pues una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos y a su fuerza evocadora "tan fuerte y expresiva que no diera lugar a otras sustanciales interpretaciones» ( Sentencia de 20 de enero de 1992 ), especialmente en una época en que los productos se toman directamente por el consumidor, pero en el presente caso la denominación común "sol» ha de entenderse como predominante por la carga conceptual y, en todo caso, permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita, que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o propaganda de la marca anterior.Cuarto: Procede, en consecuencia, estimar el recurso de apelación y anular la resolución del Registro de la Propiedad Industrial recurrida, sin que procesa la imposición de las costas en ambas instancias.
En nombre de Su Majestad el Rey y, en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Lever España, S. A.», contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 9 de junio de 1988 , debemos revocar y revocamos esta sentencia y en su lugar debemos anular y anulamos por no ser conformes a Derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1985 y 21 de abril de 1987, que concedieron la marca núm. 1.068.672, "Sol de Andalucía», con gráfico, a la entidad "Selistrans, S. A.». Sin imposición de las costas en ninguna de las instancias.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrial García.-José María Morenilla Rodríguez.-Pedro José Yagüe Gil.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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