STS, 28 de Noviembre de 1986
| Ponente | FRANCISCO PERA VERDAGUER |
| ECLI | ES:TS:1986:13989 |
| Fecha de Resolución | 28 de Noviembre de 1986 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 899.-Sentencia de 28 de noviembre de 1986
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Propiedad Industrial. Marcas. "Caja de Barcelona» y "Caixa de Barcelona», "Banco de
Barcelona». Compatibilidad.
DOCTRINA: La genericidad de las marcas "Caja de Barcelona» y "Caixa de Barcelona», señalada
por su oponente "Banco de Barcelona» (que, asimismo, no se halla exenta de ella), ha de ser
contemplada a la luz de la doctrina de la Sentencia de 22 de diciembre de 1975, en el sentido de
que, en ocasiones, la combinación de dos o más vocablos comunes genera un conjunto con carga
expresiva suficiente para individualizar en el mercado un producto o servicio concreto.
En la villa de Madrid, a veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sala pende en grado de apelación, entre partes, de una como apelante, la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona», representada por el Procurador don Ignacio Corujo Pita, bajo dirección de Letrado, y de otra como apelada, la Administración General, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la Sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 1 de diciembre de 1983, sobre inscripción de las marcas núms. 955.247 y 955.248, denominadas "Caja de Barcelona» y "Caixa de Barcelona», respectivamente.
Antecedentes de hecho
Con fecha 13 de octubre de 1980, la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona» solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de las marcas de la clase 36 del Nomenclátor Oficial, con la denominación "Caja de Barcelona» y "Caixa de Barcelona», respectivamente, a cuyos expedientes correspondieron los núms. 955.247 y 955.248, y una vez publicados se formuló oposición por el "Banco de Barcelona, S. A.», en relación con la marca de la misma clase núm. 662.308, denominada "Banco de Barcelona, S. A.», y cuya solicitud fue denegada por resolución de 2 de octubre de 1981, por estar incursas las marcas solicitadas en el apartado 5 del art. 124 del Estatuto, e interpuestos recursos de reposición por la solicitante fueron desestimados con fecha 13 de enero de 1983 , confirmando las resoluciones impugnadas.
Contra dichas resoluciones se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala Primera de esta Jurisdicción de la Audiencia Territorial de Barcelona, por la representación procesal de la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona», figurando como coadyuvante demandada el "Banco de Barcelona, S. A.», en cuyo recurso seguido por sus trámites legales, recayó Sentencia con fecha 1 dediciembre de 1983 , desestimando el recurso interpuesto y declarando ajustados a Derecho los actos administrativos recurridos, sin expreso pronunciamiento sobre costas.
Contra dicha sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, en el que las partes, después de instruirse de todo lo actuado presentaron su correspondiente escrito de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 25 de los corrientes, en cuya fecha tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Presidente de esta Sala Excmo. Sr don Francisco Pera Verdaguer.
Fundamentos jurídicos
En el escrito de alegaciones de la parte apelante se sintetiza perfectamente lo que es objeto de este litigio, poniendo de relieve que la sentencia apelada señala como el Registro de la Propiedad Industrial repudió la tesis del "Banco de Barcelona» sobre similitud de las marcas "Caixa» o "Caja de Barcelona», y "Banco de Barcelona», entendiendo la Sala que no juega la prohibición establecida en el art. 124.1 del Estatuto de aquella especial propiedad, bien que se desestimara la pretensión de la Caja, con base en el apartado o núm. 5 del mismo artículo estatutario, por calificar el Tribunal como genéricas dichas aludidas marcas "Caja de Barcelona» y "Caixa de Barcelona». Por ello la cuestión que hoy se suscita en este recurso de apelación no será otra que la de examinar si verdaderamente nos hallamos ante un supuesto enmarcable en la situación proscrita por el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial , esto es, si las repetidas y pretendidas marcas son o no equivalentes a expresiones o vocablos genéricos.
Conviene recordar aquí la doctrina fijada por esta Sala en varias de sus decisiones, invocando por todas la de 22 de diciembre de 1975 , relativa precisamente a este problema de la genericidad de las marcas, y expresiva tal sentencia de que la repetidamente citada norma estatutaria veda el acceso al Registro de las denominaciones genéricas, ya que -en su aspecto- se trata de elementos de uso común pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie, mientras -desde otra perspectiva- esa misma utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva hasta privarlas de la función identificadora que les es propia. Y, prosigue tal fallo, el carácter genérico de una expresión compleja no constituye automáticamente la suma de genericidad de sus componentes sino que, a veces, la combinación de dos o más vocablos comunes puede originar, y de hecho así sucede en numerosas ocasiones, un conjunto con propia sustantividad y la carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o del usuario de un producto o un servicio determinado.
Tal doctrina apoya una resolución estimatoria de este recurso de apelación.
Mas en el caso presente, y en el mismo sentido que acabamos de anotar, debemos significar la presencia de determinadas circunstancias que han de disipar cualquier duda, por demás admisible en una materia como la que estamos examinando, en la que de ordinario no es fácil calificar una solución como incuestionable, o un punto de vista como desatinado, y esas circunstancias a destacar no son otras que, de una parte, haberse alterado la denominación social de la entidad solicitante de tal modo que las expresiones "Caja de Barcelona» y "Caixa de Barcelona», hayan venido a formar parte de aquella social denominación; asimismo hay que poner relieve que la oposición en su momento articulada por el "Banco de Barcelona» se vio menguada en su propio soporte desde el punto en que goza de protección registral con esa denominación, tan tachable de genérica como la que impugna, extremo no desdeñable -al margen del mayor o menor alcance que a ello pueda atribuirse desde un punto estrictamente legal- cuando de lo que en el fondo se trata, al surgir ese tipo de oposiciones, no es de otra cosa que de proteger intereses propios; y, finalmente, que es ocioso relacionar aquí una inacabable serie de denominaciones de bancos y de cajas de ahorros, integradas pura y simplemente por el vocablo "banco» o "caja», seguido de un nombre geográfico, bien sea de una provincia o región, e incluso de una localidad.
FALLAMOS
Con estimación del recurso de apelación formalizado a nombre de la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona», contra la Sentencia dictada en los autos de que dimana este rollo por la Sala Primera de esta Jurisdicción, de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 1 de diciembre de 1983 , revocamos dicha resolución. Y, debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo deducido a nombre de dicha entidad, contra los acuerdos adoptados por el Registro de la Propiedad Industrial con fechas 2 de octubre de 1981 y 13 de enero de 1983, denegatorios de la inscripción de las marcas núms. 955.247 y 955.248, para distinguir servicios de la clase 36, con las denominaciones "Caja de Barcelona» y "Caixa de Barcelona», cuyos acuerdos anulamos por no ajustarse al ordenamiento jurídico, yen su lugar declaramos la procedencia de practicar tales inscripciones. Sin especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Francisco Pera Verdaguer.- Antonio Agúndez Fernández.- Miguel Español La Plana.- Salvador Ortolá Navarro.- Julio Fernández Santamaría.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Presidente Excmo. Sr don Francisco Pera Verdaguer, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario de la misma certifico.
-
ATS, 3 de Marzo de 2009
...conforman las marcas mixtas en litigio y el término INSIDE no tiene carácter prevalente. Se opone a las SSTS de 10 de mayo de 1995, 28 de noviembre de 1986 . Alega que en la marca del actor el elemento diferenciador es el vocablo INTEL y la grafía del círculo que envuelve la marca. La Sente......
-
SAP La Rioja 103/2008, 7 de Abril de 2008
...relación con la concesión de una marca, podría resultar perjudicial para una competencia libre. En este sentido se hace referencia a STS 28 de noviembre 1986, Sala Tercera, en la que se dispone "... en un aspecto, se trata de elementos de uso común, pertenecientes al dominio público, no ha ......
-
STSJ Cantabria 225/2015, 17 de Marzo de 2015
...pronunciamiento previo de la sentencia de esta Sala de 12-3-2008 (Rec. 124/2008 ), que a su vez, cita la doctrina de las SSTS de 21-6-1982, 28-11-1986, 21-5-1987, 18-6-1987 y 20-9-1990 En dichas resoluciones se indica que la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central "con tal ......
-
SAP Tarragona, 5 de Noviembre de 2002
...a la calificación que resulte pertinente, en virtud del principio "iura novit curia" (sentencias del Tribunal Supremo de 9-12-85, 28-11-86, 11-7-88, 17-6-91, 9-2-93, 18-7-95, 16-12-96 y 21-5-01, entre otras), aquéllos invocaban también las normas generales del cumplimiento de las obligacion......