STS, 24 de Octubre de 1986
| Ponente | JULIO FERNANDEZ SANTAMARIA |
| ECLI | ES:TS:1986:14101 |
| Número de Recurso | 918/1979 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 24 de Octubre de 1986 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 727.-Sentencia de 24 de octubre de 1986
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Propiedad Industrial. Marcas. Inexistencia de similitud. "Caña Dorada" y "Carta Dorada".
DOCTRINA: La incorporación de un vocablo de uso común ("dorada") a una marca no puede cerrar
el Registro a cualquier otra marca que use ese mismo vocablo común, siempre que al confrontarse
unas y otras aparezcan con diferencias suficientes para no crear error o confusión en el mercado.
Por otra parte, la marca oponente "Carta Dorada" se configura como un signo complejo de
naturaleza mixta en el que resalta la palabra "Freixenet" y la frase "Sierra Nevada", todo lo cual hace
difícil la confusión o error en el mercado, a que se refiere el art. 124.1 del Estatuto , enfrentándola
con la simple denominación "Caña Dorada".
En la villa de Madrid, a veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
En el recurso contencioso-administrativo que en grado de apelación pende ante la Sala, interpuesto por "Freixenet, S. A.", representada por el Procurador don Enrique Brualla de Pinies, bajo dirección letrada; contra Sentencia dictada por la Sala Primera de esta Jurisdicción de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 21 de marzo de 1983, sobre marca. Siendo partes apeladas "Alcoholes y Vinos, S.A.", representada por el Procurador don Fernando Pombo García, bajo dirección letrada, y la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.
Antecedentes de hecho
Que el Registro de la Propiedad Industrial, por acuerdo de 17 de mayo de 1978, concedió la marca núm. 746.203, denominada "Caña Dorada", a favor de "Alcoholes y Vinos, S. A.", con la oposición de varias marcas, e interpuesto recurso de reposición por la entidad "Freixenet, S.A.", fue desestimado por acuerdo de fecha 10 de julio de 1979.
Que contra el acuerdo de 17 de mayo de 1978 y contra la desestimación presunta del recurso de; reposición interpuesto contra el mismo se interpuso recurso por la representación procesal de "Freixenet, S. A.", ante la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el que seguido por sus trámites legales recayó Sentencia con fecha 21 de marzo de 1983 , cuya parte dispositiva dice así: "Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal de la entidad "Freixenet, S.A.", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de mayo de 1978, que concedió la marca núm. 746.203, "Caña Dorada", y contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra el anterior, debemos declarar y declaramos que dichos actos sonajustados a Derecho, absolviendo a la Administración demandada de las pretensiones contra ella deducidas en este proceso; sin hacer especial declaración sobre las costas causadas en esta instancia."
Que contra dicha sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, en el que las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron su correspondiente escrito de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 14 de octubre de 1986, en cuya fecha tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Julio Fernández Santamaría.
Fundamentos de Derecho
Los razonamientos de la parte apelante, reiterando en los contenidos en la demanda, carecen de virtualidad jurídica para desvirtuar los certeros fundamentos de la sentencia de primera instancia, que aceptamos, y que sirvieron de base a su fallo desestimatorio del recurso contencioso-administrativo en el que se declara ajustado al ordenamiento jurídico las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 17 de mayo de 1978, y la desestimación del recurso de reposición, que concedieron la inscripción de la marca núm. 746.203, "Caña Dorada", no obstante la oposición, entre otras, de la marca núm. 622.863, "Carta Dorada", de la propiedad de "Freixenet, S. A.", hoy entidad apelante.
Procede rechazar las alegaciones de la parte apelante, además de por las consignadas en la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones: a) el vocablo "Dorada" no puede, por el hecho de formar parte integrante de una marca, cerrar el Registro a, otra marca que utilice ese mismo vocablo junto con otros, siempre que al enfrentarse los signos aparezcan globalmente con diferencias suficientes para no crear error o confusión en el consumidor, y es ya jurisprudencia de esta Sala el que la combinación de dos o más vocablos genéricos o comunes puede originar, y así sucede en numerosas ocasiones, un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva diferenciadora; b) no cabe sostener que una vez registrado, como el todo o parte de una marca, un vocablo usual, común o genérico, aquellas posteriores en que se incluyan como elemento componente ese vocablo han de tener absolutamente cerrado el Registro de la Propiedad Industrial, tomándose como una de las marcas derivadas provocadora de confusión; la negativa a esta pretensión de incompatibilidad aparece en la doctrina de esta Sala recogida, entre otras, en las Sentencias de 1 de abril, 7 de mayo, 13 de octubre y 28 de diciembre de 1982, 27 de mayo y 11 de junio de 1983, y 22 de junio de 1985 , destacándose en esta última el que siempre es un riesgo previsible acudir a intentar individualizar marcas con vocablos genéricos, comunes o usuales, que no son susceptibles de exclusividad y, por tanto, no impiden que formen parte en el conjunto diferenciado de otros signos, y la realidad de esto se comprueba en que actualmente coexisten entre sí, pese a su coincidencia parcial en el término "Dorada", diversas marcas registradas, entre ellas, las expresadas por la parte apelada en el folio
7.° de su escrito de alegación, muchas de ellas prioritarias a cuando se obtuvo la inscripción de la hoy oponente; c) por otra parte en la marca propiedad de "Freixenet, S. A.", la frase "Carta Dorada" tiene un relieve secundario en el total de la misma, al tratarse de un signo complejo de naturaleza mixta y de una estructura gramatical muy distinta a la marca impugnada, pues ésta consiste en una simple denominación de "Caña Dorada", y aquélla, en cambio, junto al aspecto gráfico resalta sobre todo la palabra "Freixenet" y la frase "Sierra Nevada" por sus mayores caracteres sobre las demás de la marca, apareciendo como verdaderos factores diferenciadores de la misma, que elude la confusión o error a que se refiere el art. 124.1 del Estatuto , cual ha reconocido recientemente esta Sala -Sentencia de 14 de mayo de 1984 - en un enfrentamiento de las marcas "Castellblanch Carta Dorada" y "Freixenet Carta Dorada".
En consecuencia, procede desestimar el presente recurso de apelación; sin que hagamos expresa condena de costas en segunda instancia.
FALLAMOS
Que desestimando el presente recurso de apelación interpuesto en representación de "Freixenet, S. A.", debemos confirmar y confirmamos la Sentencia dictada el día 21 de marzo de 1983, en el recurso núm. 918/1979 , por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, sin hacer expresa condena de costas en segunda instancia.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Francisco Pera Verdaguer.- Antonio Agúndez Fernández.- Miguel Español La Plana.- Salvador Ortolá Navarro.- Julio Fernández Santamaría.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. donJulio Fernández Santamaría, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico.
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SAP La Rioja 165/2003, 12 de Mayo de 2003
...se debe dar una perfectaidentidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron (STS. de 24 de octubre de 1986, 25 de junio de 1987, 9 de mayo de 1988, 26 de febrero de 1990, etc.) y, como dice la sentencia de 25 de mayo de 1995, la concurrencia ......