STS 116/1983, 2 de Marzo de 1983

Núm. 116.-Sentencia de 2 de marzo de 1983

PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.

RECURRENTE: Octavio .

FALLO

No haber lugar al recurso contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de 28 de septiembre de 1981.

DOCTRINA: Registro de la Propiedad Industrial. Prescriptibilidad de la acción del propietario

extrarregistral y la del titular prioritario en caso de doble inmatriculación.

Si bien el derecho del propietario extrarregistral para impugnar la inscripción prescribe por el

transcurso de los tres años del artículo catorce del Estatuto de la Propiedad Industrial , no puede

decirse que el plazo sea el mismo en el caso de doble inmatriculación en el cual la acción que le

asiste al titular registral prioritario no está afectada por ese mismo plazo trienal, sino que en la tesis

más favorable a la parte recurrente que es la de la prescriptibilidad de dicha acción se hallaría

sujeta al plazo prescriptivo general de las acciones personales, que es el de los quince años que

señala el articulo 1.964 del Código Civil , como esta Sala dijo en sentencias de 1 de junio de 1971 y 18 de febrero de 1977 .

En la Villa de Madrid, a dos de marzo de mil novecientos ochenta y tres; en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Valencia , y en grado de apelación ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de la misma, por las entidades mercantiles

Fabrimalla, S. A., y Jimmis, S. A., con domicilio social en Igualada, contra Don Octavio , mayor de edad, casado, industrial, vecino de La Eliana (Valencia), sobre nulidad de varias marcas industriales; autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por el demandado, representado por el Procurador Don Juan Miguel Sánchez Masa y dirigido por el Letrado Don Francisco Fuentes Carsi; habiendo comparecido en el presente recurso, la parte demandante y recurrida, representada por el Procurador Don Juan Corujo López Villamil, y dirigida por el Letrado Don José Banús Duran.

RESULTANDO

RESULTANDO que ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Valencia, por el Procurador Don José Cervera Gay, en representación de Fabrimalla, S. A., y Jimmes, S. A., se promovió, alamparo de las reglas segunda y tercera del artículo doscientos setenta del Estatuto de la Propiedad Industrial , demanda de nulidad de los Registros de las Marcas que a continuación se expresa, en base a los siguientes hechos: Primero.-Que las actoras son las compañías anónimas denominadas Jimmes y Fabrimalla; Jimmes, S. A., actúa en estos autos como propietaria y titular registral de la marcas que luego se dirán; Fabrimalla, S. A., actúa, por su parte, como licenciada exclusiva y usuaria mercantil de las referidas marcas propietarias de Jimmis; la primera es una prestigiosa empresa que desde hace más de treinta años se halla dedicada a la fabricación, venta y exportación de prendas interiores y exteriores de género de punto para caballero, señora y niño, así como a la confección de artículos de lencería, corsetería, camisería y confecciones en general; viene utilizando en el comercio diversas marcas para el señalamiento y distinción de sus varias confecciones; de ellas se señalan las que consisten en los distintos Kiss-Me, Miss, y Jimmis, por ser las pertinentes al objeto de autos; la marca Miss viene siendo utilizada por Fabrimalla, S.

A., desde hace más de treinta años, en el mercado nacional y, luego, en el internacional para distinguir ropa interior para señora, Miss es una de las más acreditadas en el mercado de la lencería femenina, nacional e internacional; para corroborar estos hechos e aporta la documentación que obra en autos, destacando que Fabrimalla utiliza ocasionalmente su marca Miss precedida del vocablo Jim para formar la marca Jimmiss,

S. A., sea el propio vocablo Miss tanto en versión denominativa como en la gráfico denominativa. Segundo.-Las marcas Kiss-Me, Miss y Jimmiss se hallan debidamente inscritas, desde hace muchos años, en el Registro de la Propiedad Industrial, mediante inscripción en vigor, según documentación que a continuación relaciona, se designan expedientes originales obrantes en el Registro de la Propiedad Industrial; añadiendo es indudable, la prioridad, exclusiva y excluyente de Jimmiss, S. A., y de Fabrimalla, ésta cómo licenciada, de las marcas Kiss-Me, Miss y Jimmiss, para artículos del ramo textil; que el problema, que ha provocado, la incoación de este juicio deriva de la decisión del demandado de adoptar y usar, como marca de productos de lencería femenina, un signo distintivo confundible con las marcas de las actoras y de la sostenida voluntad del demandado de persistir en dicha decisión, pese al criterio contrario de la Jurisdicción, e incluso, en ocasiones, de la Administración. Tercero.-Que en marzo de mil novecientos sesenta y dos, cuando el demandado Don Octavio depositó a su propio nombre, en el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de concesión e inscripción de una marca para "corsetería en general», consistente fundamentalmente en la denominación Kiss, situada en un gráfico donde también figuraban las iniciales JVLL., correspondientes al peticionario; que incoado expediente con el número trescientos noventa y ocho mil setecientos noventa y seis, Fabrimalla formuló oposición, con fundamento en sus marcas Miss, propietarias inscritas con los números trescientos veintiséis mil setecientos sesenta y uno y trescientos veintiséis mil setecientos sesenta y dos, del Registro de la Propiedad Industrial, y con el número de marca internacional doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve; que impugnada es oposición por el peticionario demandado, el registro de la Propiedad Industrial dictó el acuerdo de veinte de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, en el que se indica que "la denominación Kiss, que se pretende registrar, y Miss, que constituye las marcas números trescientos veintiséis mil setecientos sesenta y dos, opuestas, tienen tal semejanza, principalmente fonética, que, de convivir, darían fácilmente lugar a error y confusión en el mercado». De ahí que el citado acuerdo denegara la inscripción de la marca kiss número trescientos noventa y ocho mil setecientos noventa y seis y, posteriormente, fuera confirmado por resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de nueve de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, desestimando expresamente el recurso de reposición interpuesto por el aquí demandado, contra la primera resolución denegatoria; en dicha desestimación, el Registro de la Propiedad Industrial insistía en que, "entre las denominaciones en controversia -Kiss y Miss- existe semejanza susceptible de ocasionar confusión entre los consumidores, ya que ambos vocablos se pronuncian en una sola emisión de voz, coincidiendo en tres de las cuatro letras de que están constituidos, situados en idéntica disposición, formando conjuntos denominativos fácilmente confundibles, sobre todo desde el punto de vista fonético, por lo que es de aplicación al presente caso el apartado primero del articulo ciento veinticuatro del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial »; que el signo objeto, de la marca número trescientos noventa y ocho mil setecientos noventa y seis, definitivamente denegada al demandado, no consistía únicamente en la denominación Kiss, sino en el conjunto denominativo JVLL. Kiss, pese a lo cual, y con cierto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca solicitada apreciando la incompatibilidad de su denominación básica con respecto a la marcas prioritarias propiedad de las actoras, que son las mismas que, entre otras, fundamentan la demanda; que en relación con la marca JVLL. Kiss número trescientos noventa y ocho mil setecientos noventa y seis, el Registro de la Propiedad Industrial, había dicho al Señor Octavio que la marca que había elegido no podía utilizarla por la negativa a su concesión por confundibilidad con las marcas prioritarias de Fabrimalla, S. A. que se había propuesto utilizar la marca Kiss y el día seis de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, Fabrimalla, S. A., requería notarialmente al Señor Octavio en sentido de que tal marca le había sido denegada al requerido en el citado expediente número trescientos noventa y ocho mil setecientos noventa y seis; y que debía renunciar al uso de la misma y retirarla del mercado, dentro del plazo que se le concedía; acta recibida el doce de marzo siguiente, según acuse de recibo remitido al Notario; que la reacción del Señor Octavio no se hizo esperar: el día doce de marzo recibía el requerimiento y a los nueve y diez días hacía depositar en el Registro de la Propiedad Industrial, solicitudes de concesióne inscripciones de otras tantas marcas, para las diversas clases del ramo textil, marcas que coincidían con la denominación Kiss, en su signo, cuando éste no consistía en otra denominación prácticamente idéntica -Kies, Kish y Kist-; que de estas peticiones, algunas fueron rechazadas por el propio Registro de la Propiedad Industrial, en resoluciones luego confirmadas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Otras fueron concedidas, pero revocadas por la Jurisdicción dicha a demanda de Fabrimalla, y otras solicitudes atendidas registralmente, son hoy impugnadas en estos autos; que el Señor Octavio , como industrial de confección, siguió utilizando el vocablo Kiss como marca de sus productos y como nombre de su empresa; Fabrimalla, S. A., se querelló contra él ante el Juzgado de Instrucción número once de Barcelona por usurpación de marca Kiss, incoándose el sumario número cuarenta y nueve de mil novecientos setenta; actuaciones que fueron sobreseídas al haber obtenido el Señor Octavio el registro de la marca Little Kiss se aporta aquí, como documento número treinta y dos copia de la declaración que presentó Don Octavio ante el Juzgado de Instrucción de Liria en veintinueve de julio de mil novecientos setenta; que a pesar de las resoluciones judiciales que iban a producirse seguidamente todas ellas contrarias al demandado e incluso de que alguna de ellas llegó a afirmarse que pretendía aprovecharse del crédito y reputación de la marca Miss de Fabrimalla, S. A., el señor Octavio continuó utilizando el vocable Kiss, como marca de la ropa interior femenina de su confección, en la forma siguiente: comercializaba prendas interiores femeninas marcadas con signo en el que destaca extraordinariamente e vocablo Kiss, sobre cuyas dos "eses» finales aparece, en un tamaño muy inferior de letra, el vocable "little», con lo que el demandado no se ajustaba al registro de la marca, que aquí se impugna número quinientos ochenta y cuatro mil trescientos uno; con este signo no se anuncian los sujetadores Kiss, comercializados por el demandado y procedentes de una factoría; en aquella época, el demandado utilizaba la denominación Kiss como marca de los sujetadores y bragas de su confección, según aparece en la revista "CyL», de Corsetería y Lencería, correspondiente al invierno de mil novecientos setenta y cuatro, setenta y cinco, cuyo ejemplar se aporta; que con ocasión de celebrarse en Barcelona el Salón de la Moda, en febrero de mil novecientos setenta y ocho, se levantó acta notarial haciendo constar que en el estand de los productos de lencería del Señor Octavio aparece, como único signo distintivo, "un círculo cerrado con una franja de color blanco sobre un fondo de color rojo, dentro del cual aparecen escritas en letras blancas "little Kiss», de las que la primera palabra "little» está escrita en tamaño más pequeño que la segunda Kiss; aparte de los elementos de propaganda anexos a dicha acta, el Notario deja también constancia de que en uno de dichos elementos, un "sobre de fósforos», aparece, en dos lugares distintos, la inscripción Kiss-Edificios Kiss. La Eliana -Valencia-. Teléfonos 2740050-2740316; Telegramas: Kiss; se aporta la actual tarifa de precios de los artículos en cuestión explotados por el demandado con el signo conflictivo y un estuche con un sujetador Kiss de los fabricados y vendidos por el demandado. Cuarto.-Se consignan a continuación otros precedentes que se estiman de interés para la resolución de estos autos, que se refieren a acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial o a sentencias judiciales que han denegado registros de marcas en cuyos signos figuraba como elemento fundamental la denominación Kiss, para artículos del ramo textil, con posterioridad a la denegación de la marca número trescientos noventa y ocho mil setecientos noventa y seis, a que antes se ha referido: los registros frustrados de las marcas My Kiss números quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro y quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco», que fueron denegados por acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial, firmes de veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y tres; depositados para distinguir tejidos, colchas, tapetes, artículos textiles, especialmente lencería, de la clase veinticuatro del Nomenclator, y vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas y, especialmente, fajas sujetadores, de la clase veinticinco, del repetido Nomenclator; que según los citados acuerdos de denegación, "la denominación que se pretende registrar My Kiss tiene una gran relación de semejanza con la señalada de oficio número ochenta y siete mil novecientos sesenta y dos Kiss-Me -hoy propiedad de los actores-, ya que lo característico en ambas es la expresión Kiss, con la única diferencia de sus vocablos My y Me, colocados antes y después de ella, lo que no es suficiente para cambiar su parecido gráfico y fonético, pudiendo tratarse de originar confusión en el mercado, en cuanto a suponer una misma procedencia de los artículos que se pretenden distinguir»; que mientras el Registro de la Propiedad Industrial denegaba la viabilidad y registrabilidad de la marca My Kiss, en los expedientes mencionados, la inscribía en el expediente número quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y , seis, para la clase veintiséis, siendo éste uno de los expedientes objeto de autos; que otro tanto ocurre con la marca The Kiss, denegada por el Registro, en los expedientes números quinientos ochenta y cuatro y mil doscientos noventa y siete y quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho, para distinguir "tejidos y vestidos», por acuerdos regístrales de dieciocho y veintiocho de marzo de mil novecientos setenta "y tres, según certificaciones que se acompañan; que, interpuesto por el peticionario el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra tales acuerdos denegatorios de la marca The Kiss, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, desestimó el recurso, confirmando la denegación, por sentencia de treinta de septiembre de mil novecientos setenta y seis , confirmada por la del Tribunal Supremo de siete de noviembre de mil novecientos setenta y siete; que de acuerdo con la citada sentencia del Tribunal Supremo existe la total coincidencia del más caracterizado de los dos elementos de los respectivos conjuntos y, si lo se une la semejanza entre los productores protegidos por uno y otro de los distintivos en pugna, el peligro de error o confusión en el mercado se presenta comouna probabilidad racional, que debe ser descartada mediante el cierre del registro a la marca más moderna, al amparo de la prohibición primera del artículo ciento veinticuatro del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial ; pero, sobre este argumento, utilizado por la Administración para denegar la inscripción de las marcas quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y siete y quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho The Kiss, no son tampoco despreciables los aducidos por la sociedad coadyuvante Fabrimalla, S. A., de que el solicitante de as marcas denegadas no es fabricante ni comerciante que produzca o venda los objetos que intenta proteger mediante los distintivos que quiere inscribir; y de la semejanza fonética The Kiss y Miss, marca, la última, registrada con anterioridad para productos también semejantes; lo cual abona la procedencia de confirmar la sentencia apelada en toda sus partes»; que se da aquí también la paradoja de que mientras la marca The Kiss era rechazada para clases de productos del ramo textil, era concedida para otros del mismo ramo; en el expediente número quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y nueve, que es uno de los impugnados en estos autos; que igualmente el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la concesión dé la marca Kish, en los expedientes número quinientos ochenta y cuatro mil trescientos nueve, quinientos ochenta y cuatro mil trescientos diez y quinientos ochenta y cuatro mil trescientos once, para productos del ramo textil de las clases veinticuatro, veinticinco y veintiséis del Nomenclator; que como anexo a tales certificaciones figuran sendos testimonios autenticados de los acuerdos denegatorios, de veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y tres, que manifiesta que la marca Kish tiene suficiente parecido con las oponentes números trescientos veintiséis mil setecientos sesenta y uno y otras Miss y quinientos veintinueve mil trescientos veintisiete Kas, para prestarse a error y confusión en el mercado; respecto a la número ochenta y siete mil novecientos sesenta y seis Kiss-Me, no sólo se halla incursa en el apartado undécimo del artículo ciento veinticuatro, sino que existe entre ellas una gran semejanza, resultando totalmente incompatibles. Cuarto.-Que la misma suerte sufrió la marca Kist, denegada por el Registro y contra los citados acuerdos denegatorios, el propio Señor Octavio promovió el recurso contencioso-administrativo número trescientos cincuenta y seis/setenta y cinco, ante la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Madrid, antes citada, siéndole desestimado por sentencia de once de mayo de mil novecientos setenta y siete . Quinto.-Que la marca A-Kiss, que se depositó en los expedientes números quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro, quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco y quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y seis, para distinguir tejidos, confecciones y puntillas, respectivamente, fue en principio concedida por el Registro, pero interpuesto por el actor el recurso contencioso-administrativo número cuatrocientos veintidós de mil novecientos setenta y cuatro, en sentencia de veinte de mayo de mil novecientos setenta y cinco , luego confirmada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la de diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y siete, que luego se transcribe. Sexto.-Que más recientemente, el Registro de la Propiedad Industrial ha denegado al propio Señor Octavio la inscripción de la marca John Kiss en el expediente número ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y dos, para artículos textiles de la clase veinticuatro, por acuerdo de cinco de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. Séptimo.- Por último, que el Registro de la Propiedad citado ha denegado la marca John Kiss, también en los expedientes números ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco y ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis, para los productos textiles de las clases veinticuatro y veinticinco del Nomenclator Oficial de Marcas: que los actores no han tenido otra opción que plantear definitivamente la cuestión ante la propia Jurisdicción Civil, demandando la nulidad de los registros de la marca Kiss tal como la utiliza el demandado y de aquéllos otros registros que pudieran ser utilizados por el Señor Octavio de una forma parecida, prescindiendo de lo que el propio demandado llamaba "prefijos» o bien reduciéndolos a un tamaño y una posición que los hiciera imprescindible en favor del vocable Kiss, que, constituye la verdadera obsesión del demandado, lo que no hace sino corroborar lo que repetidamente ha declarado la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: que en las marcas concedidas al Señor Octavio , directa o indirectamente, en las que figura el vocable Kiss es éste el elemento distintivo fundamental, sobre el que ha de girar el juicio sobre la registralibilidad, hasta ahora siempre negativo para el demandado; que todas ellas fueron solicitadas y se concedieron no al demandado, directa y nominalmente, sino a persona por él interpuesta, Don Arturo , tío del Señor Octavio , y, según declaró, le ayudaba ocasionalmente en tareas de contabilidad en su empresa; que dicho señor era cuando solicitó las marcas impugnadas, un trabajador por cuenta ajena, que no ostentaba la condición de fabricante ni de comerciante; que esta circunstancia era conocida por el Registro de la Propiedad Industrial, al resolver los pendientes objeto de estos autos, ya que Fabrimalla la denunció ante aquel organismo el veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, en el expediente de la marca A Kiss número quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y seis, que es uno de la primera treintena de expedientes que el demandado promovió a través del Señor Arturo ; que la falta de legitimación administrativa del Señor Arturo , para ser peticionario y concesionario, de marcas para el ramo textil está también planteado por Fabrimalla, S. A., en algunos de los expedientes objeto de autos; que el propio peticionario se refiere a su falta de legitimación para solicitar y registrar las marcas en cuestión, en sus escritos de réplica presentados en los expedientes de las marcas impugnadas; que como el Registro de la Propiedad Industrial, que no hizo ningún caso a la falta de legitimación administrativa del peticionario; que por una vez obró acertadamente al negarle al solicitante la mencionada marca seiscientos trece mil quinientos, aunque después cometió el error de convalidar la situación anterior,cuando el aquí demandado alegó que había adquirido la marca en cuestión; que el peticionario y concesionario de las marcas impugnadas no ha tenido ni en el momento de la petición ni en el momento de la inscripción la necesaria condición de empresario, y mucho menos la de empresario vinculado con el ramo textil, al que se refiere las marcas impugnadas en estos autos; que las delegaciones provinciales de esta ciudad, del Ministerio de Hacienda y del Instituto Nacional de Previsión, respectivamente, han certificado que Don Arturo no figura como contribuyente por ningún concepto de licencia fiscal del impuesto industrial, sino que, y desde los años cuarenta, figura afiliado la Seguridad Social como empleado del Banco de Valencia, según certificaciones que se acompañan; que las marcas cuya nulidad se insta no han sido transferidas oficialmente al demandado Señor Octavio hasta las resoluciones adoptadas por el Registro de la Propiedad Industrial en treinta de septiembre y treinta de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, como así resulta de las fotocopias que se acompañan; que las marcas cuya nulidad se demanda pueden ser agrupadas según las variantes del vocable Kiss que incorporan en sus respectivos signos, ya que la circunferencia que rodea a éstos y la referencia al peticionario no constituyen parte de los signos en cuestión; que sí se leen las autorizaciones que obran al folio dos de todos los expedientes, podrá comprobarse como la definición de los respectivos signos objeto de las marcas hace referencia única a la denominación o denominaciones que se hallan dentro de la circunferencia; que el nombre del peticionario y su localidad, que figuran al pie de los signos de algunas de las marcas impugnadas no pueden formar propiamente parte de ellas, porque no podrían haber sido transferidas a otro titular ni utilizadas por éste, y tras agrupar en relación las marcas impugnadas, se considera por la parte, de interés mencionar otras tres circunstancias: Primera) El treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y nueve, del demandado ha depositado en el Registro de la Propiedad Industrial otras seis peticiones de concesión e inscripción de marca, para las clases veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis del ramo textil que el examen del signo objeto de estas nuevas peticiones revela que constituyen la última etapa del plan del demandado para intentar obtener una protección registral de la marca Kiss que sabe le está vedada directamente; signo consistente ya en la denominación Kiss; sobre cuyas dos letras S finales aparece el apéndice "Hule», en una posición tamaño que le conceden eficacia distintiva prácticamente nula; Segunda) Que como una prueba más del designio del demandado de apropiarse y utilizar el vocablo Kiss como marca de sus productos, se llama la atención sobre posible existencia de una compañía anónima Kiss, S. A., que aparece en alguno de los documentos aportados relativos a la publicidad de los artículos del demandado, ignorando si esa Sociedad está o no constituida legalmente y qué papel juega en el asunto; Tercera) Que el catorce de febrero de mil novecientos setenta y nueve, Jimmiss, S. A., depositó en el Registro la solicitud de concesión e inscripción de la marca Kiss Miss para distinguir productos de las clases veinticuatro y veinticinco del Nomenclator de marcas, incoándose los expediente números novecientos mil ochocientos ochenta y ocho y novecientos mil ochocientos ochenta y nueve; que el demandado, no contentándose con el perjuicio que su conducta produce a los actores, y en el consumo, ha formulado oposición contra esas solicitudes del registro, sosteniendo el mismo criterio de confundibilidad que esta parte alega en los presentes autos como fundamento de su demanda; y tras alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando sentencia declarando nulos y sin valor ni efecto legal alguno los registros de las marcas citadas; con expresa imposición de costas del juicio al demandado.

RESULTANDO que por el Procurador Don Salvador Pardo Miguel, en representación del demandado Don Octavio , se contestó la demanda comenzando por exponer la excepción de prescripción de acciones que señala, formulando los siguientes hechos: Primero.-Se rechaza el correlativo, pues en el mismo la parte demandante se dedica a efectuar una desmesurada enumeración de méritos propios, y autoatribuirse una serie de hechos que sólo la prueba demostrará si existen, pero que de todos modos son cuestiones que exceden del ámbito propio al que debe concretarse este procedimiento sobre supuestas nulidades de marca. Las entidades demandantes, aunque no haya sido esta voluntad, dejan, con ese rosario traslucir un aspecto interesante de su comportamiento. Y es ese afán de prepotencia con que han venido actuando hasta el presente frente al demandado fundados en su indudable poderío económico y las indudables ventajas que esto les viene proporcionando en todos los órdenes. Segundo.-Se rechaza el correlativo, pues como irá apareciendo a lo largo del procedimiento la parte actora es muy dado a la verdades a medias, son rechazables pues no son las verdades a medias, y las verdades a medias son rechazables pues no verdades que deben conocerse para poder tomar una determinación. Así, y a título de ejemplo, decir que los demandados han utilizado y poseído la marca Kiss-Me desde hace muchos años y luego aportar una certificación en la que se alude sin más a que tal marca está inscrita desde mayo de mil novecientos treinta y dos, pretendiendo llevar al ánimo del lector de tal exposición algo que no es cierto. Tercero.-Se rechaza el correlativo, no porque no sea cierto que el demandado solicitara el registro que dio lugar al expediente trescientos noventa y ocho mil setecientos noventa y seis, sino porque en torno a ese inicial hecho cierto, se montan una serie de acusaciones, afirmaciones y conclusiones que además de tendenciosas son inexactas; que no están conformes con la decisión adoptada en cuanto a la denegación de la marca Kiss; que de las marcas hoy es titular el demandado no puede decirse más y que las que fueron denegadas es evidente que no son objeto de debate, por lo que si la parte actora no recrea en su comentario, es pensando que ello puede influir en el ánimo del Tribunal; que el hecho de que el Registro denegara algunas, lo único queevidencia, es que cuando concede las otras debe ser motivos sobre los que no cabe duda; el que por el Registro de la Propiedad Industrial, se otorgue, la concesión de unas determinadas marcas en lo único que demuestra es que no se trata de algo en que existir fuerte fundamento para no dejarse llevar por lo más fácil; que el hecho de la presentación de una querella por la parte actora con resultado negativo, demuestra que nadie estaba tratando de usurpar nada ni de utilizar el crédito de Fabrimalla, y de ello dio prueba la diligencia de entrada y Registro en los locales de esta parte; que es revelador el que la parte actora relate la declaración de la demandada sólo parte y a su modo, pues en ella se dice algo tan sustancioso como "que había solicitado la marca Kiss, pero que la entidad Fabrimalla, S. A., se opuso alegando posibilidad de confusión con la marca, pero que, según la propia Agente de la Propiedad Industrial del demandado, la propia Fabrimalla, S. A., había intentado con posterioridad registrar para ella la marca Kiss, lo que ponía de manifiesto su reconocimiento de que eran distintas, y siendo esto así como el que había solicitado tal marca Kiss, en primer lugar, era esta parte quien podría utilizarla en preferencia a Fabrimalla»; que en el propio documento treinta y tres aportado por la demanda, hay un dato de sumo interés a la hora de apreciar el de esta parte en obtener en el mercado el máximo grado de diferenciación de sus marcas y productos. Y así puede verse en el documento treinta y tres de la demanda, no sólo la marca "little Kiss», si no que se está queriendo divulgar la pronunciación correcta de tal marca utilizando el eslogan "no sea tímida, pronuncia "little Kiss», dato que no es más que producto de una campaña de publicidad, lo que hace ver que ya en mil novecientos setenta y cuatro esta parte no sólo buscaba cobijo, aprovechamiento de crédito y reputación ajena, sino que marcaba la inconfundible personalidad de sus distintivos y productos; que la revistas que se aportan de contrario no recogen más que una de las marcas. Cuarto.-Se rechaza el correlativo por las mismas razones que los anteriores. Se trata de una nueva relación de verdades y medias y conclusiones interesadas y tendenciosas; y llama la atención que a la hora de oponerse a la marca Kiss, números quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro y quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco, funden la oposición en la marca Kiss- Me, cuya forma de llegar a Fabrimalla, evidencia quién está aquí tratando de impedir el legítimo ejercicio de un derecho y quién está utilizando extrañas maniobras para impedirlo. Porque es obvio que si la marca de Kiss-Me impide la existencia de My Kiss y la marca Miss subsiste y ha sido concedida existiendo la marca Kiss-Me, no puede fundarse luego toda oposición, en cualquier conjunto que forme una marca por el sólo hecho de que en él se integre la palabra Kiss; la coexistencia en el Registro de Kiss-Me o Miss hubiera sido imposible si se estimara posible la confusión entre Kiss y Miss. Quinto.-Se rechaza el correlativo, por razones similares. Si bien es cierto que la parte actora y en concreto Fabrimalla, S. A., han utilizado los medios a su alcance con objeto de imposibilitar el registro de cualquier marca a favor de esta parte, y es cierto que no se ha dejado intimidar por las presiones sufridas y ha seguido solicitando y obteniendo las marcas cuya nulidad se insta en esta procedimiento y otras, que no entiende por qué esta parte debería dejar de utilizar las que el propio Registro le concedía en un contexto tan poco propicio y por qué ha de negarse a la misma el derecho a seguir solicitando las que estime de interés; y que el hecho de que las marcas fueran obtenidas por mediación de Arturo , es problema de tipo jurídico y al apartado correspondiente de los fundamentos de derecho se remiten la propia parte actora reconoce cómo el propio Registro conocía la situación del solicitante, pese a lo cual tuvo a bien conceder tales marcas. Y reconoce también cómo el propio Registro convalidó un supuesto por la sencilla circunstancia de que el titular de la marca pasara a ser oficialmente esta parte; niega sea cierto que las marcas no le hayan sido transmitidas hasta mil novecientos setenta y ocho, ya que lo fueron unas el año mil novecientos sesenta y nueve, como se acredita por las escrituras públicas correspondientes, y en mil novecientos setenta y cinco otras. Sexto.-Se rechaza el correlativo por iguales razones a los anteriores y constata la contradicción en que se incurre al querer amparar y justificar la oposición entre Kiss y Miss por razones de tipo fonético, y luego querer minusvalorar la clarísima diferenciación fonética que produce la introducción de un sonido como el de "little», que hace prácticamente inconfundible la marca Miss con la marca "little Miss»; que en cuanto a las marcas que dice impugnar, y que intencionadamente relata de forma incompleta, reitera lo dicho de que las marcas cuya nulidad solicita son las que aparecen señaladas en su Suplico y que si lo hace es porque el Registro las considera válidas y no tiene otra forma de anularlas. Séptimo.-Se rechaza el correlativo, porque sí esta parte ha solicitado las marcas que en el boletín aparecen publicadas, lo hace ejercitando los legítimos derechos que le asisten; que, independientemente del hecho que pueda suponer el intentar ahora dar por bueno lo que para otros era malo la representación de esta parte ofrece los mismos argumentos dados en otras ocasiones por la parte actora, sólo que, ahora, con evidente fundamento y si la parte actora viene sosteniendo la incompatibilidad entre Miss y Kiss con otra en la aparece Kiss, absolutamente idéntica a la primera. Octavo.-Tras breve bosquejo sobre la personalidad del demandado en el apartado noveno se refuta que por esta parte se haya tratado de conseguir ventaja, amparándose en el prestigio de las marcas Fabrimalla, ya que la marca "little Kiss» y después Teen Kiss, que son las más usadas por la parte, aparecen con asiduidad en las más importantes revistas especializadas o de divulgación y la propia parte actora ha aportado alguna de ellas, de los años mil novecientos setenta y cuatro, incluso, la que refleja la campaña destinada a la más correcta personalización de la marca "little Kiss», y toda esta publicidad va encaminada a ofrecer la máxima diferenciación e inconfundibilidad de las marcas de esta parte y, para apreciar el grado de personalidad de la firma y marca de esta parte, aporta unas muestras relativas a espectáculos o desfileso certámenes en los que aparece descollada la marca "little Kiss» y la magnitud del "Show Little Kiss» habido en Barcelona es recogido por toda la prensa local y nacional, y como resumen indicativo del esfuerzo que la empresa del demandado Don Octavio bien directamente bien por mediación de la sociedad que también para su promoción industrial y comercial fundara, se resalta el certificado del Intendente Mercantil Don Jose Miguel , en el que se reconocen como gastos ciento veinte millones veintiuna mil setecientas sesenta y siete pesetas, significándose por certificación del citado intendente que la empresa del demandado se dedica en un noventa y siete setecientos cuarenta y seis por ciento a la producción de artículos de corsetería, bajo la marca Little Kiss. Décimo.-Se reitera que las marcas cuya nulidad se solicita en este procedimiento fueron concedidas la mayoría de ellas pese a la oposición presentada por la parte actora, desestimándose incluso sus recursos de reposición y ello por estimar los técnicos del Registro que existían elementos diferenciadores bastantes para evitar cualquier tipo de confusión; y se reproduce una breve enumeración de la concesión de las marcas, cuya nulidad se insta para ver cómo las mismas fueron concedidas en procedimiento contradictorio siendo su concesión fruto de un especial estudio ante las oposiciones presentadas. Undécimo.-Que no sólo los técnicos del Registro de la Propiedad Industrial, sino también los comerciantes e industriales del ramo no ven posibilidad de confusión entre las marcas en litigio, ni lo aprecian en el público general. Duodécimo.-Que la coexistencia en el Registro y en el mercado de múltiples marcas en las que aparecen como uno de sus integrantes las palabras Miss o Kiss, evidencian la inconsistencia de la demanda de nulidad presentada; máxime cuando en el registro existen como marcas nacionales o internacionales infinidad de marcas en las que tales vocables son uno de sus componentes y en muchos casos uno de los dos componentes, se estime en que no basta la titularidad de una marca para querer impedir a todo el mundo la utilización de las palabras Kiss o Miss como componentes de sus marcas. Decimotercero.-Que la propia parte actora y con posterioridad a que le fuera denegada a esta parte la concesión de la marca Kiss, intentó obtener el registro para ella. Decimocuarto.-Que en la concesión a favor de la parte actora de la marca Miss hubo opción de la marca Kiss, pese a lo cual se concedía aquélla; y tras alegar los fundamentos de derecho que creyó adecuados, terminó suplicando sentencia acogiendo la excepción de prescripción de acciones interpuestas y, en todo caso, desestimando la demanda en todas sus partes y, en consecuencia, declarando no haber lugar a la nulidad de los Registros de marcas solicitadas en este procedimiento; con expresa imposición de costas del juicio a la parte actora.

RESULTANDO que acordado el recibimiento a prueba y practicados los medios declarados pertinentes, con el resultado obrante en la tercera pieza del Juzgado, emplazados los Procuradores de las partes y elevándose los autos a la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia; personados los Procuradores de las partes ante la misma, por el Abogado del Estado se evacuó el informe en el artículo doscientos setenta del Estatuto de la Ley de Propiedad Industrial , abundando en sentido de mantenimiento de las marcas impugnadas, dejando a salvo, por supuesto, el superior criterio de la Sala.

RESULTANDO que previa celebración de vista con asistencia de los Letrados de las partes, por la expresada Sala de la Audiencia, se dictó sentencia con fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno , la cual abunda en el siguiente fallo: Que dando lugar a la demanda formulada por el Procurador Don José Cervera Gay, en nombre y representación de Fabrimalla, S. A., y Jimmis, S. A., contra Don Octavio , representado por el Procurador Don Salvador Pardo Miguel, debemos declarar y declaramos la nulidad de los registros de las marcas números quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y seis, quinientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y nueve; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos uno; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos dos; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos tres; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos cuatro; quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cinco; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos seis; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos siete; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos ocho; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos doce; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos trece; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y uno; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y dos; quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y tres; seiscientos trece mil cuatrocientos ochenta y ocho; seiscientos trece mil cuatrocientos ochenta y nueve; seiscientos trece mil cuatrocientos noventa; seiscientos trece mil cuatrocientos noventa y uno; seiscientos trece mil quinientos; seiscientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y dos; seiscientos cuarenta y nueve mil sesenta y dos; setecientos ocho mil novecientos sesenta y dos; setecientos ocho mil novecientos sesenta y tres; setecientos dieciocho mil doscientos treinta y tres; setecientos dieciocho mil doscientos treinta y cuatro y setecientos dieciocho mil doscientos treinta y cinco; con expresa imposición de costas a la parte demandada.

RESULTANDO que contra la preinsertar sentencia de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, se preparó el presente recurso de casación por infracción de Ley a nombre del demandado Don Octavio y, elevados los autos a esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se ha personado ante la misma, en representación del expresado recurrente, el Procurador de los Tribunales Don Juan Miguel Sánchez Masa, por medio de escrito en el que se articula el siguiente motivo;Único.-Infracción de Ley y Doctrina legal, fundado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal Civil , por interpretación errónea del artículo catorce del Estatuto sobre Propiedad Industrial , texto refundido del Real Decreto Ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve , publicado por Real Orden de treinta de abril de mil novecientos treinta.

VISTO siendo Ponente el Magistrado Don Cecilio Serena Velloso.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que, para un adecuado enjuiciamiento del presente recurso, es conveniente establecer las siguientes puntualizaciones: A) las Sociedades demandantes y recurridas, con base en las marcas registradas a que se hace circunstanciada referencia en el escrito de demanda, folios ciento noventa y seis vuelto a doscientos uno, de las que son propietaria y titular registral y su no licenciada exclusiva y usuaria, pretenden la nulidad de los registros de las marcas a que también se hace puntual referencia y que se concretan en dicho escrito y singularmente en el suplico del mismo, folio doscientos treinta; B) contra dicha pretensión, el demandado titular registral de las marcas de cuya nulidad se trata a partir de diversas fechas de marzo de mil novecientos sesenta y nueve y posteriores, formalizó su oposición a la pretensión en que, habiendo transcurrido más de tres años desde la concesión de sus marcas han prescrito las acciones para reclamar la nulidad de las mismas y en que no existen las semejanzas fonéticas y gráficas que puedan inducir a confusión y justifiquen la nulidad; C) la sentencia recaída en la instancia con fecha del veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, en el sexto de sus considerandos aprecia que, dedicándose las partes a actividades industriales análogas, las marcas registras por el demandado "giran -dice- alrededor del vocablo "kiss», con todas las variantes que se quiera, que tiene semejanza gráfica y fonética con "miss», que varían únicamente en una letra, y a ello no obsta el que algunas marcas lleven añadida otra palabra cual son las "my kiss», "the kiss», "little kis», "is one kiss», "kin kiss», "beso kiss», "ten kiss» y "sea kiss», pues lo que predomina es la palabra "kiss», que además se utiliza como principal, cual resulta de la marca gráfica "little kiss», en la que la palabra "little» va con grafismo sensiblemente más pequeño que "kiss», que es la predominante, y lo mismo sucede con "kies», palabra en la que simplemente se ha sustituido una letra del "kiss», y más aún hay semejanza entre "kiss me» y "kiss» en sus distintas versiones»; y por virtud de tal apreciación de semejanza, accede a la demanda y declara la nulidad de los registros de las marcas litigiosas; D) el presente recurso de casación se funda en un solo motivo, por interpretación indebida del artículo catorce del Estatuto sobre la Propiedad Industrial según principalmente la que mereció de la setencia de esta Sala de veinticinco de noveimbre de mil novecientos setenta y cinco; averiguándose en su desarrollo que, sin combatir la semejanza que la Sala de instancia aprecia entre de una parte las marcas registradas en favor de las Sociedades demandantes y de otra las que declaran nulas, mantiene la oposición, que ya tenía formalizada en la instancia, de la excepción de prescripción con base en dicho artículo según el sentido que le dio la sentencia invocada; habiéndose resuelto al excepción en el sentido denegatorio y entendiéndose que, en los supuestos de doble inmatriculación, lo que se plantea es un problema de prioridad que se traduce en una causa de nulidad si se tiene en cuenta la prohibición del número primero del artículo ciento veinticuatro del Estatuto de la Propiedad Industrial de no admitir los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión, causa de nulidad que carecería de objeto si por el juego prescriptivo se consolidarán las marcas idénticas, lo cual abocaría a una confusión, concluyendo que la prohibición del número primero del artículo ciento veinticuatro constituye una nulidad absoluta y radical que no puede convalidarse con el transcurso del tiempo, reduciéndose el artículo catorce a la regulación de una situación extrarregistral en conflicto con una inscripción, de carácter provisional durante el plazo de tres años en que se consolida si no se impugna con éxito por un tercero que pueda estar legitimado para ello demostrando que el titular registral provisional no estaba asistido de la buena fe y del título exigidos; frente a cuya interpretación de la Sala de Instancia, el recurso entiende que es la identidad la que causa la nulidad de que es consecuencia la imprescriptibilidad, más sin que esa identidad sea lo mismo que la semejanza apreciada por la sentencia de instancia, concretando el nervio de su argumentación en ser preciso "que las marcas sean "idénticas» y no solamente "semejantes», insistiéndose, con cita de la sentencia de esta Sala de dieciocho de febrero de mil novecientos setenta y siete , en que la nulidad absoluta no se da sino cuando las prohibiciones son también absolutas como en los casos de los números dos, cinco, seis y siete del artículo ciento veinticuatro del Estatuto, pero cuando la inscripción se verificó vulnerando el número primero, entonces la marca inscrita aún con esa vulneración está en el comercio de los hombres y es susceptible de apropiación.

CONSIDERANDO que, según acaba de comprobarse, el aspecto concreto que se propone a la resolución de esta Sala, con abstracción de otras cuestiones a que da lugar el artículo catorce del Estatuto , es la de si identidad y semejanza como conceptos determinantes de la prohibición de registración, producen diferentes efectos, de tal suerte que la identidad entre dos marcas haya de equipararse a las prohibiciones absolutas de los números dos, cinco, seis y siete que cita la sentencia que deja invocada de dieciocho defebrero de mil novecientos setenta y siete , mientras que la simple semejanza haya de recibir, incluso en hipótesis de doble inmatriculación, el régimen del invocado artículo catorce, consolidándose la inscripción a los tres años de efectuado el registro de aquella marca que, aun indebidamente inscrita, no haya sido impugnada durante ese plazo trienal; decayendo el motivo así fundado, desde una doble perspectiva, es a saber: A) que las pretendidas distinciones entre identidad y semejanza carecen de todo sentido, ya que siendo la finalidad de la marca, según el artículo ciento dieciocho del Estatuto , la de servir para señalar y distinguir de los similares los productor de la industria, el comercio y el trabajo, se sigue que tal finalidad se frustra no sólo con la absoluta y total identidad, sino también cuando por la semejante o parecido se produce la confundibilidad que se trata de alejar, y antes al contrario, y frente al motivo, que lo entiende de otro modo, siempre que se disminuya la fuerza o virtualidad o eficacia distintiva, de manera apreciable, deberá concluirse que existe la prohibición con igual régimen que si de absoluta identidad se tratara, pues ciertamente que el efecto evocador del signo se consigue no sólo con la identidad, sino también con la semejanza; pero es que B), además, y desde otra perspectiva, si bien es cierto que el artículo ciento veinticuatro alinea prohibiciones de muy diversa naturaleza que debe predicarse distinguiendo de una parte la prohibición del número que impide -en interés de los particulares- registrar signos distintivos que por su semejanza induzcan a confusión y, de otra parte, las prohibiciones establecidas en los números, dos, cinco, seis y siete, por ser intereses estrictamente privados los que se hallan en presencia cuando del número primero se trata, mientras que los intereses amparados por los otras prohibiciones citadas son de naturaleza social y pública, pero, con todo, el motivo desconoce que el artículo catorce no sería aplicable al caso presente, pues -, dicho precepto no se refiere a casos de doble inmatriculación, cual el originador de la presente contienda, sino que trata de regular únicamente las relaciones entre el usuario extrarregistral de la marca (al cual, la nueva inscripción por otro, pone en peligro de despojo) y la necesidad del tráfico mercantil de que el uso amparado por inscripción que no haya sido impugnada durante el plazo de tres años se consolide en el titular otorgándole, a partir de dicha consolidación por efecto de la prescripción extintiva de la acción de impugnación que se produce a los tres años de la inscripción, la prerrogativa de la exclusividad en que la propiedad industrial se manifiesta; y si bien el derecho del propietario extrarregistral para inscripción prescribe por el transcurso de los tres años del artículo catorce, no puede decirse que el plazo sea el mismo en el caso de doble inmatriculación, en el cual la acción que le asiste al titular registral prioritario no está afectada por ese mismo plazo trienal, sino que en la tesis más favorable a la parte recurrente que es la de la prescriptibilidad de dicha acción (que la Sala de instancia no le reconoce al hablar de nulidad absoluta y radical que no puede convalidar con el transcurso del tiempo la inscripción indebidamente practicada) se hallaría sujeta al plazo prescriptivo general de las acciones personales, que es el de los quince años que señala el artículo mil novecientos sesenta y cuatro del Código Civil , como dijo, con antecedente en la de primero de junio de mil novecientos setenta y uno, la sentencia de esta Sala de dieciocho de febrero de mil novecientos setenta y siete ; de tal suerte, que, con abstracción de la interpretación que la Sala de instancia ha dado al número primero del artículo ciento veinticuatro del Estatuto , la del artículo catorce es correcta en cuanto que no aparece aplicable este precepto ni la prescripción trienal al caso de mérito, de doble inmatriculación.

CONSIDERANDO que por lo dispuesto en las reglas doce y trece del artículo doscientos setenta del Estatuto de la Propiedad Industrial es aplicable el mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil en tema de costas, que deben serle impuestas al recurrente.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto a nombre de don Octavio , contra la sentencia que, con fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno dictó la Sala Segunda de lo Civil de la audiencia Territorial de Valencia ; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Cecilio Serena Velloso, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha de que como Secretario certifico.