STS, 22 de Septiembre de 2009
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2009:5862 |
| Número de Recurso | 1008/2008 |
| Fecha de Resolución | 22 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Septiembre de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1008/2008, interpuesto por la mercantil ACTIVA INVESTIGACIÓN, S.L. Sociedad Unipersonal, representada por el Procurador de los Tribunales Don Luciano Rosch Nadal, contra la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2007 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo nº 548/2004, que confirmó el registro del nombre comercial nº 251.769 «ACTIVA INVESTIGACIÓN», mixto, para distinguir servicios de la clase 45 del Nomenclátor internacional, solicitado por la entidad ACTIVA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, S.A. Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 548/2004, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 11 de diciembre de 2007 , dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «PRIMERO.- Desestimar el presente recurso y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada por ser conforme a derecho. SEGUNDO.- No efectuar atribución de costas».
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Francisco Toll Musteros, en representación de ACTIVA INVESTIGACIÓN, S.L., a través de escrito de fecha 17 de enero de 2008, que fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 30 de enero de 2008, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
TERCERO.- Emplazadas las partes, ACTIVIA INVESTIGACIÓN, S.L. representada por el Procurador de los Tribunales Don Luciano Rosch Nadal, formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2008 en el que articuló cinco motivos de casación, y concluyó suplicando a la Sala que estime el recurso, declare la disconformidad a derecho de las resoluciones recurridas, deniegue el acceso al Registro del nombre comercial mixto «ACTIVA INVESTIGACIÓN», por incurrir en nulidad de pleno derecho, con los demás pronunciamientos que procedan.
CUARTO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 17 de septiembre de 2008 , que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a lasreglas de reparto de asuntos.
QUINTO.- Por providencia de 29 de octubre de 2008 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado para que formalizara su oposición, lo que efectuó mediante escrito de 25 de noviembre de 2008, que concluyó suplicando a la Sala que declare no haber lugar al recurso, con imposición de costas. Por diligencia de ordenación de 27 de noviembre de 2008 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
SEXTO.- Por providencia de fecha 13 de mayo de 2009 se señaló para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 8 de septiembre de 2009, y se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.
D. Fernando Ledesma Bartret. Habiendo cesado el anterior Ponente, por providencia de 2 de julio de 2009 se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. RAMÓN TRILLO TORRES , estándose a lo acordado respecto a la fecha del señalamiento, en la que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres, Presidente de la Sala
PRIMERO.- Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2007 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , que declaró la conformidad a Derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 15 de septiembre de 2004, que había desestimado el recurso de alzada interpuesto contra la de 31 de marzo anterior, que había concedido la inscripción del nombre comercial nº 251.769, mixto, >, para servicio de la clase 45 del Nomenclátor (servicios de custodia, seguridad y protección), a cuya inscripción se había opuesto la denominación de razón social ACTIVA INVESTIGACIÓN, S.L., especializada en servicios de agencia de detectives privados.
El núcleo de la controversia lo centró la sentencia recurrida en dilucidar si el nombre comercial novel concedido, "ACTIVA INVESTIGACIÓN", incurría en la prohibición relativa recogida en el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas , además de implicar un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
Sobre estos puntos, la sentencia afirma que, como se desprende del propio tenor literal del precepto mencionado, a los efectos de que la prohibición subjetiva pueda operar es preciso no sólo que coincida la razón social con el signo distintivo solicitado - como ocurre en el presente supuesto-, sino también que se pruebe la notoriedad de la propia denominación social, sobre cuyo particular señala que la actora no ha demostrado ninguna de las características descritas a estos efectos por el artículo 8-2 de la Ley de Marcas , sino sólo las inversiones publicitarias realizadas en algunos medios, pero en ningún caso el grado de conocimiento de la entidad actora en el sector de los servicios de investigación, motivo por el cual no resulta aplicable la citada prohibición relativa, sin que pueda considerarse que la entidad demandada se haya aprovechado de la reputación conseguida por la recurrente, máxime cuando el artículo 8 de la Ley de Marcas se refiere exclusivamente a las marcas y nombres comerciales registrados, sin extender la protección a las meras denominaciones sociales.
Ahora bien, antes de llegar a esta conclusión de fondo, la Sala de instancia realizó dos importantes matizaciones, en orden a delimitar el recurso contencioso-administrativo.
La primera, que en su escrito de demanda la entidad recurrente había incrementado el ámbito de análisis respecto del acto administrativo impugnado, ya que no solo invocó la prohibición relativa mencionada, sino que incorporó también a su argumentación la prohibición absoluta prevista en el artículo quinto de la propia Ley de Marcas , cuestión que al no haber sido esgrimida en la vía administrativa vedaba la posibilidad de su tratamiento en sede jurisdiccional.
La segunda, que algunos argumentos empleados por la recurrente en su demanda excedían del ámbito objetivo de la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que deberían ventilarse, en su caso, ante la jurisdicción civil, a través de la acción de nulidad, como sería el caso de la denuncia de una serie de infracciones presuntamente cometidas por "ACTIVA SEGURIDAD Y PROTECCION, S.A." respecto de la Ley y Reglamento de Seguridad Privada, mediante el registro del nombre comercial novel, al tratarse de una empresa de seguridad y no de investigación y, por otra parte, el abuso de derecho, mala fe y fraude de Ley en la solicitud del nombre comercial, al tener como único fin impedir que la recurrente haga uso de su denominación social como signo definitivo de propiedad industrial.
SEGUNDO.- El recurso de casación se articula a través de cinco motivos, el primero de los cuales se acoge al artículo 88-1 -c), por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, al haberse infringido lasnormas reguladoras de las sentencias, por incongruencia omisiva, conforme a los artículos 67-1 de la propia Ley de la Jurisdicción y concordantes (artículos 218-1 y 2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y 120-3 y 28-1 de la Constitución).
Concretamente, se denuncia en el motivo que la sentencia no se haya pronunciado sobre las cuestiones a que antes hemos aludido, esto es, a las alegaciones relativas a la concurrencia de una prohibición absoluta, así como al abuso de derecho, mala fe y fraude de Ley, determinantes de una nulidad de la resolución impugnada.
Planteado el tema en los términos formales propios del motivo que se invoca, el mismo no debe en principio prosperar, porque una cosa es que la sentencia cumpla la obligación legal de decidir "todas las cuestiones controvertidas en el proceso" (artículo 67-1 ) y otra bien diferente que lo haga en la forma e intensidad deseadas por cualquiera de las partes, por eso en este caso es de apreciar que, efectivamente, la Sala dio contestación a los interrogantes propuestos por la entidad demandante, aunque su respuesta la considere ésta inexistente, cuando es así que ha argumentado las razones que ha considerado pertinentes para no introducirse en el fondo de las cuestiones sobre las que se denuncia la incongruencia omisiva: que la referente a la prohibición absoluta no había sido planteada en fase administrativa y que las relativas al fraude y mala fe serían competencia de la jurisdicción civil.
Ciertamente, con la entrada en juego del artículo 24 de la Constitución, podría avanzarse más en las consecuencias procesales derivadas de la parte de la argumentación que sea insuficiente para justificar que la Sala de instancia no haya examinado el contenido material de los referenciados fundamentos aducidos por la actora, pero en este concreto proceso este desarrollo no se hace preciso, habida cuenta de que a través de los restantes cuatro motivos de casación fundados en el apartado 1-d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , la entidad recurrente plantea los temas sustanciales que ha considerado insatisfactoria e incorrectamente solventados en la instancia.
TERCERO.- De los cuatro motivos de fondo, solamente los formulados bajo los ordinales cuarto y quinto merecen nuestra consideración pormenorizada, puesto que los otros dos tienen como base de impugnación el dato jurídico de que la legislación que regula la Seguridad Privada (fundamentalmente la Ley 23/1992, de 30 de julio, en su artículo 5-3 ) prohíbe que las empresas de seguridad realicen funciones de información e investigación propias de los detectives privados, siendo así que en ningún caso ACTIVA SEGURIDAD Y PROTECCION, S.A., ha pretendido competencia alguna en cuanto al ejercicio de dichas funciones, pues lo único por ella interesado ha sido la inscripción de un nombre comercial para servicios de custodia, seguridad y protección.
Es por eso que el tema a tratar es el de si a partir de la aceptación de ese veto legal a las funciones de investigación propias de los detectives privados y siendo también aceptada la valoración de la sentencia de instancia sobre la no concurrencia de la prohibición relativa descrita en el artículo 9-1-d) de la Ley de Marcas , sin embargo puede darse en el caso alguna de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 5º de la misma, concretamente las enunciadas en los apartados f), g) y j) de su apartado 1, materia que en la instancia se consideró no susceptible de tratamiento jurisdiccional por no haber sido planteada previamente a la Administración, ignorando, primero, que ya había sido cuando menos indicada en el recurso de alzada y, segundo, que la tradición legal de la jurisdicción administrativa expresada en la secuencia de los artículos 69-1 de la Ley de 1956 y 56-1 de la Ley vigente indica que en el recurso contencioso-administrativo "podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración", que complementado con la disposición contenida en el artículo 67-1 (reproducción del artículo 80 de la de 1956 ), que obliga a decidir "todas las cuestiones controvertidas en el proceso", acredita que el argumento utilizado en la instancia sobre este punto no era ajustado a derecho y que, por tanto, a través del examen de los mencionados motivos 4º y 5º, procede que entremos en su examen.
CUARTO.- De las causas de prohibición absoluta invocadas, obviamente son inaplicables las descritas en las citadas letras f) y j). La primera, porque su invocación aquí adopta un carácter genérico, insuficiente para caracterizar con autonomía el caso concreto sometido a nuestra consideración y la segunda porque se refiere al supuesto de símbolos públicos en nada concernidos por el caso que examinamos.
El problema, por tanto, es preciso referirlo al supuesto descrito en la letra g): "los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio".
Siendo evidente que ni la calidad ni la procedencia geográfica pueden originar un error en el público sobre el servicio a prestar bajo la denominación comercial ACTIVA INVESTIGACIÓN, sin embargo tampocopuede ignorarse que siendo su objeto exclusivo los servicios de custodia, seguridad y protección, en la mente no especializada del público el apelativo INVESTIGACIÓN puede inducir fácilmente a error en la naturaleza del servicio, en el sentido de extenderse a las facultades de investigación reservadas legalmente a los detectives privados y prohibidas también por Ley -según hemos indicado con anterioridad- a las empresas de seguridad, dada la evidente conexión lógica y funcional de ambos conceptos (seguridad e investigación) hasta el punto de que la propia Ley 23/1992 reitera a la inversa la prohibición, en el sentido de que los detectives privados no puedan prestar servicios propios de las empresas de seguridad, lo que pone de manifiesto la tendencia natural a que, de no mediar estas prohibiciones, ambas actividades llegaran a complementarse en manos de un solo titular, tendencia natural que obviamente sería aceptada también con naturalidad por los usuarios del servicio de seguridad, si éste recibe como denominación predominante la expresión INVESTIGACION.
Son estas razones las que nos inducen a resolver que para los servicios de la clase 45 del Nomenclátor el nombre comercial ACTIVA INVESTIGACION incurre en la prohibición absoluta del artículo 5-1-g) de la Ley de Marcas , lo que nos obliga a estimar tanto el recurso de casación como el contencioso-administrativo a los que se contraen estas actuaciones judiciales.
QUINTO.- No se dan circunstancias de costas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en el recurso de casación, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción .
PRIMERO.- Estimamos el recurso de casación interpuesto por ACTIVA SEGURIDAD Y PROTECCION S.A., contra la sentencia número 965/2007, dictada el 11 de diciembre de 2007 en el recurso 548/2004 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual casamos.
SEGUNDO.- Estimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por la misma sociedad contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 2004, confirmatoria en alzada de la de 31 de marzo del mismo año, que accedió a la inscripción del nombre comercial mixto nº 251.7 "ACTIVA INVESTIGACION" a favor de la entidad mercantil "ACTIVA SEGURIDAD Y PROTECCION, S.A." resolución que anulamos.
TERCERO.- Sin condena en costas ni en la instancia ni en el recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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