STS, 29 de Abril de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 29 Abril 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de abril de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 2308/2007, interpuesto por la Entidad ANTONIO FUENTES MENDEZ, S.A.U., representada por el Procurador Don Ángel Rojas Santos, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 262/2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de febrero de 2007, recaída en el recurso nº 260/2005, sobre denegación de inscripción de la marca nacional mixta nº 2.529.134 "NUTRISTAR"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad FERTYSEM AGRO SPECIAL, S.L., representada por la Procuradora Doña Francísca Amores Zambrano, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad ANTONIO FUENTES MÉNDEZ, S.A.U., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de diciembre de 2004 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 16 de febrero de 2004, que concedió la inscripción de la marca nacional mixta nº 2.529.134 "NUTRISTAR", para las clases 1ª, 5ª y 39ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 de marzo de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (ANTONIO FUENTES MÉNDEZ, S.A.U.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 11 de mayo de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Por quebrantamiento de las formas esenciales de juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales. Infracción del art. 218 de la LEC, incongruencia, con violación del art. 24.1 de la CE., así como del art. 120.
2) Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción del art. 6.1 de la Ley de Marcas.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimando todos los motivos, casando la resolución recurrida y declarando la concesión y la procedente inscripción registral de la marca nº 2.529.134 "NUTRISTAR" en clases 1ª, 5ª y 39ª.
Por providencia de la Sala, de fecha 19 de octubre de 2007, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 21 de noviembre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (FERTYSEM AGRO SPECIAL, S.L.), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se inadmita a trámite el presente recurso de casación, o subsidiariamente se desestime, con expresa imposición de costas a la recurrente. Por diligencia de fecha 9 de enero de 2008 quedaron los autos para señalamiento cuando por turno corresponda.
Mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2008, el Abogado del Estado interesa se le tenga por personado y parte en el presente recurso de casación. Por providencia de fecha 23 de enero de 2009 se tuvo por personado y parte a la Administración General del Estado, acordándose no retrotraer las actuaciones del estado en que se encuentran.
Por providencia de fecha 9 de febrero de 2009, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de abril siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca nº 2.529.134 NUTRISTAR (mixta) de las clases 1, 5 y 39 para los siguientes productos: "Productos químicos destinados a la agricultura, abono para las tierras, fertilizantes", " Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas", " Transporte, embalaje, almacenaje y distribución de productos químicos destinados a la agricultura; de abonos para las tierras; de fertilizantes; de productos químicos destinados para la destrucción de animales dañinos; de fungicidas; de herbicidas". El motivo de la denegación fue la de tener con la oponente nº 2.188.160 NITROSTAR "una evidente similitud así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos", que en la prioritaria son "productos químicos destinados a la horticultura y silvicultura; abono para las tierras y productos fertilizantes".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es desestimado por los mismos argumentos ya dados por la Administración, que no han sido desvirtuados por las alegaciones de las partes.
Contra la anterior sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes. El recurso ha de considerarse admisible, pues, pese a lo indicado por la parte recurrida, el escrito de preparación cumple sobradamente con las exigencias del artículo 89.1 de la Ley Jurisdiccional, al expresar la norma nacional que ha sido infringida y la relevancia de la misma en el dictado del fallo. En efecto se dice en él: "En particular ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia la infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , por cuanto la estimación del recurso se fundamenta en la existencia de similitudes bastantes entre las marcas enfrentadas cuando en realidad no se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo tal y como apreció en su día la Oficina Española de Patentes y Marcas al resolver el suspenso y estimar la posible pacífica convivencia entre las marcas".
Se ha de acoger el motivo de casación que se articuló con base en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, al no resolver las cuestiones planteadas por las partes, lo que sin duda constituye una incongruencia omisiva contraria a lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional. Si bien, desde un aspecto formal, hay que rechazar la excepción planteada por el recurrido de que el motivo no está bien formulado, porque aunque se advierte que no se menciona el artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional, si que se enuncia que se trata de alegar el quebrantamiento de las normas de la sentencia, con lo que cualquier tipo de indefensión ha desaparecido; sin embargo, en cuanto a su aspecto material, se limita el juzgador de instancia ha reproducir la jurisprudencia de esta Sala con carácter general, sin descender al caso concreto, que resuelve con la simple remisión a la motivación del acto recurrido, sin analizar los argumentos esgrimidos en la demanda, en especial los relativos a la preexistencia de una marca anterior inscrita en favor del solicitante de grafía similar, intención de formular una familia de marcas, carácter mixto de la solicitada y diferencia conceptual con la opuesta.
La estimación de este motivo lleva a esta Sala a resolver la cuestión en los términos en que fue planteada en primera instancia, conforme a lo indicado en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional
Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:
"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.
Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.
En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Pues bien, en el presente caso, no hay duda de que existe una similitud entre las marcas enfrentadas que va a producir en el consumidor un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos amparados, que son prácticamente iguales, y se comercializan por los mismos canales. En efecto, la primera impresión que sus denominaciones produce es de confundibilidad, pues la estructura es similar en ambas, siendo la parte final -"star"- la más relevante, y la que quedará en el oído del consumidor como más distintiva, olvidando la posible disparidad en las dos primeras sílabas, que por otra parte son muy afines al variar sólo en sus vocales pues las consonantes tienen el mismo orden y colocación.
Tal similitud debe considerarse suficiente para aplicar la prohibición, ya que ante supuestos de identidad de productos o su estrecha relación que se da en el presente caso, aunque algunos figuren en diferente clase del nomenclátor deben intensificarse las exigencias de diferenciación en los signos, sin que frente a ello pueda aplicarse una distinción conceptual, pues la confusión hará perder virtualidad a los conceptos, que no serán apreciados a primera vista por los consumidores. Tampoco la existencia de un gráfico logrará eludir la confusión al ser la primera impresión la derivada del aspecto denominativo, cuando se trata de los mismos productos, la que más incide en la apreciación del consumidor. Por último, el hecho de la existencia de otras marcas del mismo titular que forman una familia de marcas con el término "star", en nada empece a la denegación de la ahora solicitada, si en ella se produce la prohibición recogida en el artículo 6 de la Ley.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2308/2007, interpuesto por la Entidad ANTONIO FUENTES MÉNDEZ, S.A., contra la sentencia nº 262/2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de febrero de 2007, y debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 260/2005, declarando conforme a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de diciembre de 2004 y 16 de febrero de 2004; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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