STS, 29 de Julio de 2005

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 14 de octubre de 2.002 , desestimatoria del recurso promovido por Dª Magdalena -a quien sucedió procesalmente durante la tramitación de dicho recurso la recurrente en casación Muswellbrook Limited como cesionaria de los derechos sobre las marcas afectadas-. El recurso se dirigía contra diversas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatorias de una serie de solicitudes de registro de marcas, formuladas inicialmente por D. Evaristo , y su posterior confirmación por otras resoluciones que desestimaban sendos recursos ordinarios interpuestos contra las mismas, que se recogen a continuación:

- marca 1.585.571 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 5 de febrero de 1.998 y desestimatoria del recurso ordinario de 1 de julio de

1.999;- marca 1.653.191 "NIKE", de tipo denominativo, para productos de la clase 18 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 5 de octubre de 1.994 y desestimatoria del recurso ordinario de 7 de julio de

1.999;

- marca 1.653.192 "NIKE", de tipo denominativo, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 1 de julio de

1.999;

- marca 1.653.195 "NIKE BY ABASCAL ATHLETIC PERFORMANCE", de tipo mixto, para productos de la clase 18 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 2 de julio de 1.999;

- marca 1.653.196 "NIKE BY ABASCAL ATHLETIC PERFORMANCE", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 2 de julio de 1.999;

- marca 1.703.441 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 18 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 2 de julio de

1.999;

- marca 1.703.442 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 5 de octubre de 1.994 y desestimatoria del recurso ordinario de 5 de julio de

1.999;

- marca 1.703.443 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 18 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 2 de julio de

1.999;

- marca 1.703.444 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 5 de octubre de 1.994 y desestimatoria del recurso ordinario de 5 de julio de

1.999;

- marca 1.703.445 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 18 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 2 de julio de

1.999;

- marca 1.703.446 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 2 de julio de

1.999;

- marca 1.703.448 "NIKE", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 5 de octubre de 1.994 y desestimatoria del recurso ordinario de 5 de julio de

1.999;

- marca 1.704.419 "NIKE UNITED CAMPUS", de tipo mixto, para productos de la clase 18 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 5 de julio de 1.999;

- marca 1.704.420 "NIKE UNITED CAMPUS", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 5 de julio de 1.999;

- marca 1.704.421 "NIKE TREK STUFF", de tipo mixto, para productos de la clase 18 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 5 de julio de 1.999, y

- marca 1.704.422 "NIKE TREK STUFF", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclátor, con resolución denegatoria de 20 de octubre de 1.997 y desestimatoria del recurso ordinario de 5 de julio de 1.999.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 denoviembre de 2.002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Muswellbrook Limited compareció en forma en fecha 30 de diciembre de 2.002, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 67.1 en relación con el 33.1 de la citada norma ;

- 2º, en base al apartado 1.d) del mencionado precepto procesal, por infracción de la doctrina jurisprudencial establecida sobre los efectos derivados de la prioridad en el registro de un distintivo;

- 3º, amparado en el mismo apartado que el anterior, por infracción del artículo 12.1a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y

- 4º, también basado en el apartado 1.d) del mencionado artículo 88, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas , en relación con el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y la doctrina jurisprudencial.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y dictando otra en su lugar por la que estimando el recurso contencioso-administrativo anule por no ser conformes a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la denegación de la inscripción registral de las marcas objeto del recurso.

El recurso fue admitido por auto de la Sala de fecha 29 de abril de 2.004 .

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Nike International Ltd., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimatoria del mismo, con expresa imposición al recurrente de las costas de la alzada. Formulaba en el mismo escrito un otrosí por el que, tras exponer las alegaciones oportunas, solicitaba que se plantee al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una serie de cuestiones prejudiciales de interpretación de la Directiva 89/104/CEE.

Por providencia de fecha 31 de marzo de 2.005 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de julio de 2.005, en que han tenido lugar dichos actos.

El 13 de mayo de 2.005 la representación procesal de Nike International Ltd. ha presentado un escrito poniendo en conocimiento de esta Sala que la Sala de lo Civil de este mismo Tribunal había dictado sentencia de fecha 28 de marzo, de la que acompañaba testimonio, haciendo al mismo tiempo las alegaciones que estimaba oportunas sobre la incidencia que debía tener dicha sentencia en el presente recurso de casación.

De dicho escrito se dio traslado a las demás partes, manifestando el Sr. Abogado del Estado que la documentación presentada debe ser tenida en cuenta por la Sala. La recurrente, por su parte, se ha opuesto en su escrito a lo pretendido por Nike International Ltd., acompañando al mismo copias de los escritos presentados por dicha parte ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en relación con la citada sentencia de 28 de marzo de 2.005 , y ante el Tribunal Constitucional, formulando demanda de amparo y solicitud de suspensión de dicha sentencia hasta resolverse esta demanda.

Con posterioridad, en fecha 15 de junio, de nuevo Nike International Ltd. ha presentado un escrito que contiene alegaciones respecto a las manifestaciones de Muswellbrook Limited y otras relativas a la situación del expediente de marca nº 88.222, acompañando copia de documentos que recogen la cancelación de la misma por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Igualmente se dio traslado del escrito a las demás partes, manifestando el Sr. Abogado del Estado en su escrito que no tiene nada que alegar, mientras que la recurrente presentó escrito conteniendo lasvaloraciones que estimaba oportunas.

Se dicta la sentencia fuera del plazo establecido en el artículo 67 de la Ley jurisdiccional por la complejidad de su redacción.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de Sala

La entidad mercantil Muswellbrook Limited impugna en casación la Sentencia de 14 de octubre de 2.002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso contencioso administrativo que había interpuesto inicialmente doña Magdalena contra la denegación administrativa de dieciséis marcas por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las referidas marcas, tres denominativas y el resto de carácter mixto, eran todas para las clases 18 o 25 del Nomenclátor internacional, y todas ellas incluían el término "Nike". A su concesión se había opuesto en vía administrativa la entidad Nike International Ltd., en defensa de diversas marcas de su propiedad, reclamación que fue atendida por el citado organismo administrativo.

Doña Magdalena , antecesora procesal de la sociedad recurrente en casación, alegaba básicamente en el referido recurso contencioso administrativo la prioridad registral de su marca nº 88.222, mixta, integrada por un conjunto gráfico denominativo que incorpora una imagen de la estatua clásica de la Victoria de Samotracia con el citado término "Nike" en la parte inferior de la misma, así como del rótulo de establecimiento nº 132.254 "Nike", concedido para el término municipal de Barcelona. Ha de recordar que "nike" significa precisamente "victoria" en griego.

La Sentencia impugnada rechazó las alegaciones de la entidad actora con los siguientes razonamientos jurídicos:

"TERCERO.- El artículo 12.1 de la Ley 32/88 de Marcas prohibe el registro de aquéllas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, debe entenderse que la comparación entre marcas se efectuará realizando una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre las marcas examinadas y teniendo en cuenta la identidad o similitud entre los productos o servicios que distinguen las cualidades intrínsecas de la marca, apreciando que existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. "El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica, en la que se atienda al nivel medio de conocimientos del consumidor en general".

Si bien son numerosos los criterios a los que se puede acudir para confrontar varias marcas, ocupa lugar preferente el que propugna una atención de conjunto, es decir, partiendo del análisis de todos los elementos integrantes de las marcas confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio de

1.965, 8 y 16 de julio de 1.988 ).

No obstante, debe entenderse que el concepto de "semejanza" de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado, no teniendo por ello carácter absoluto ninguno de los criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias concurrentes en cada caso concreto, que deberá ser contemplado de manera individualizada, especialmente en una materia tan casuística como es la de marcas.

Examinados los detallados datos obrantes, es evidente que no puede acogerse favorablemente la pretensión del demandante, puesto que tal como expresan correctamente las resoluciones impugnadas, el examen de las marcas debe realizarse antendiendo a como fueren concedidas sin centrarse únicamente en el análisis aislado de uno sólo de sus elementos. Es decir, los distintivos deben compararse desde una perspectiva de conjunto.

Al hoy recurrente se le concedió la inscripción de un conjunto gráfico denominativo, en el que el aspecto gráfico que representa la figura de la estatua de una diosa griega goza de gran relevancia.En base a ello la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción de la marca INTERNACIONAL NIKE.

Del examen de los datos obrantes, se desprende que el recurrente pretende la inscripción de determinadas marcas que no constituyen meras derivaciones de su marca anterior.

Algunas de las marcas del recurrente son una copia casi exacta de la marca internacional, variando únicamente el color del fondo.

En otros casos destaca relevantemente la denominación NIKE, con rotulación siempre idéntica a la del oponente.

Los productos son ofrecidos al consumidor en una común área comercial.

Examinada la prueba documental aportada por la codemandada, se observa la existencia de creaciones cuyas mínimas diferencias no alteran la impresión sustancialmente idéntica que se produce ante los ojos del consumidor.

Es evidente que la marca NIKE de la mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD, disfruta de un gran renombre, siendo notoriamente conocida en el mercado, por lo que los nuevos registros solicitados, conducirían a producir un error en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos ofrecidos, vulnerándose la prohibición del artículo 13 de la Ley de Marcas , por aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que las resoluciones recurridas son conformes a derecho por lo que se desestimará el recurso." (fundamento jurídico tercero)

El recurso de casación se articula mediante cuatro motivos. El primero de ellos se formula al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por incongruencia omisiva en relación con determinadas alegaciones a las que más adelante haremos referencia. Los restantes tres motivos se acogen al apartado 1.d) del citado precepto, y en ellos se aduce la infracción de la jurisprudencia sobre los efectos de la prioridad registral (segundo motivo), del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (tercer motivo) y del artículo 13.c) del mismo cuerpo legal (cuarto motivo ).

El prolongado enfrentamiento entre los titulares de unos y otros registros, que ha ocasionado numerosos pronunciamientos de este Supremo Tribunal, así como uno del Tribunal Constitucional en el ámbito de las garantías constitucionales, hace necesario para la debida comprensión del recurso que ahora debemos resolver efectuar una sucinta relación de los hitos principales que han marcado la evolución jurisprudencial en este litigio de marcas, con expresión de las circunstancias de hecho más relevantes. En aquellos casos en que la documentación original no consta en los presentes autos, las referencias están tomadas de los datos proporcionados por las previas resoluciones judiciales recaídas hasta el momento.

Veremos así brevemente y antes de comenzar el estudio del presente recurso, los antecedentes del conflicto en relación con las marcas que han materializado el enfrentamiento (fundamento tercero); el litigio ante la jurisdicción civil (fundamento cuarto) y ante esta jurisdicción contencioso administrativa (fundamento quinto). Conviene precisar que sólo se referencian los precedentes más relevantes que sirven para enmarcar el largo conflicto en sus parámetros básicos, así como aquéllos que tienen directa relación con el presente recurso de casación. En una segunda parte veremos las consecuencias que el desarrollo del litigio ante la jurisdicción civil ha de tener para la resolución del presente recurso (fundamento sexto) para, finalmente, proceder al examen de los motivos de casación en que se articula el mismo (fundamento séptimo) y de las consecuencias de dicho examen (fundamentos octavo y siguientes).

Las marcas en conflicto y los acuerdos iniciales entre los litigantes.

1. La marca nº 88.222 "Nike" y el rótulo de establecimiento nº 132.254 "Nike" de Muswellbrook Limited.

   - La marca mixta 88.222 fue solicitada por la entidad J. Rosell, S.A., el 18 de enero de 1.932 y concedida por el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de mayo inmediato. La marca se obtuvo para "medias, calcetines y toda clase de géneros de punto", en la clase 25 del Nomenclátor internacional. De carácter gráfico-denominativo, se integra de una imagen de la famosa estatua de la Victoria de Samotraciaconservada en el museo del Louvre enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo "Nike". El 22 de enero de 1.990 fue ampliada a numerosas otras prendas de ropa, en la misma clase 25.

   El 11 de junio de 1.981 la entidad titular J. Rosell, S.A., transmitió por compraventa la referida marca a don Evaristo . El 1 de septiembre de 1.982, el Sr. Evaristo cedió mediante documento privado sus derechos de explotación a la entidad Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A., (Cidesport), hasta el 30 de septiembre de 1.985, con posibles renovaciones anuales tácitas. El 16 de diciembre de 1.985 y vigente el citado contrato de cesión por renovación tácita del mismo, el Sr. Evaristo cedió en usufructo la marca a doña Magdalena por un plazo de diez años, manteniéndose la situación de explotación por parte de Cidesport.

   - El rótulo de establecimiento nº 132.254 "Nike" fue solicitado el 27 de febrero de 1.979 (a las once horas), en Barcelona, para dicha localidad y para un establecimiento dedicado a la fabricación, venta y distribución de toda clase de artículos de marroquinería, zapatos, juegos, juguetes, y, en general, toda clase de artículos deportivos.

   Concedido el 20 de marzo de 1.980, fue transferido a don Evaristo el 5 de mayo de 1.992 y a la entidad recurrente Muswellbrook Ltd. el 30 de noviembre de 2.000.

2. Las marcas de Nike International Limited y American Nike, S.A., filial de la anterior.

   - La entidad Nike International, Ltd., adquirió por transferencia el 16 de agosto de 1.983 las marcas gráficas (formadas por un característico dibujo curvo que evoca un ala -swoosh-) nº 899.850 para "bolsos y bolsas especialmente deportivas", en clase 18, y la nº 899.851 para "calzado deportivo y vestimenta deportiva" en clase 25. Dichas marcas habían sido solicitadas el 1 de febrero de 1.979 (a las once horas y treinta y nueve minutos) junto con otras dos denominativas "Nike" para idénticos productos y clases (la nº 899.847 en clase 18 y la nº 899.848 en clase 25).

   Las dos marcas denominativas fueron denegadas por parecido con la marca prioritaria 88.222, siendo rechazada la impugnación de la denegación en vía administrativa y judicial. Por el contrario, las dos marcas gráficas 899.850 y 899.851 fueron concedidas el 5 de julio y 20 de octubre de 1.979, respectivamente.

   - Nike International adquirió por transferencia el 12 de mayo de 1.983 la marca denominativa número 903.977 "Nike", para zapatos y zapatillas en la clase 25 (con exclusión de cualquier otro producto comprendido en esta clase); esta marca había sido solicitada el 27 de febrero de 1.979 (a las once horas y ocho minutos), y concedida el 20 de diciembre de 1.979, siendo desestimado el recurso administrativo interpuesto contra su registro el 26 de septiembre de 1.980.

   - El 28 de julio de 1.986 la referida entidad mercantil solicitó las marcas "Nike" números 1.156.105 y

   1.156.106, para los productos de las clases 18 y 25 respectivamente. Ambas marcas eran de tipo mixto y configuradas con el ya mencionado dibujo "swoosh", colocado en la base del elemento denominativo "Nike". Tras su denegación inicial de 5 de mayo de 1.989, las marcas fueron concedidas por el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 2 de julio de 1.990 al estimar el correspondiente recurso administrativo. Impugnadas en vía judicial, estas marcas acabarían siendo anuladas en las jurisdicciones civil ( Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 -RC 1.172/1.995 -) y contencioso-administrativa ( Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de mayo de 2.002 -RC 412/1.996 -). Posteriormente quedaría invalidada su declaración de nulidad civil como consecuencia de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en el mismo recurso de casación civil 1.172/1.995 ya referido ( Sentencia de 28 de marzo de 2.005 ).

   - Nike International solicitó también el 19 de septiembre de 1.990 las marcas 1.588.831 y 1.588.832 (mixtas, para clases 18 y 25 respectivamente), consistentes en un cuadrado rojo con el término "Nike" en su interior, que fueron concedidas el 5 de octubre de 1.993. Impugnadas ante esta jurisdicción, acabarían siendo anuladas por Sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2.003 (RC

   7.376/1.997).

3. Los acuerdos entre Cidesport y Nike International Ltd.

   - El 29 de noviembre de 1.979 Nike International Ltd. y la sociedad GRS (antecesora de Cidesport) formalizaron un contrato de distribución exclusiva de las zapatillas deportivas de la marca americana por parte de la sociedad española.- El 24 de mayo de 1.985, Nike International y Cidesport (que a la sazón ya poseía desde 1.982 los derechos de explotación de la referida marca 88.222) formalizan un contrato de distribución exclusiva en España por parte de Cidesport de las zapatillas de atletismo, prendas deportivas, bolsas de deportes y productos relacionados, diseñados, fabricados y/o distribuidos en todo el mundo por la empresa americana, propietaria de la marca "Nike" y del diseño "swoosh". En la misma fecha se celebró otro contrato de licencia de indumentaria entre las mismas partes.

   - El 6 de enero de 1.986 se celebra, de nuevo entre las mismas partes, otro contrato de licencia sobre calzado deportivo, prendas de vestir para deporte, bolsas de deporte y otros productos relacionados diseñados, fabricados y/o distribuidos por la empresa Nike International, titular de la denominación "Nike" y del diseño "swoosh". Este contrato tenía carácter novatorio de los anteriores y una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 1.989, fecha en la que efectivamente finalizaron las relaciones contractuales entre las citadas partes.

El pleito civil.

1. Las demandas civiles de 1.990 y las Sentencias del Juzgado de Primera Instancia y de apelación.

   - Tras la concesión de las marcas "Nike" números 1.156.105 y 1.156.106 a Nike International, Ltd., don Evaristo y doña Magdalena , titular y usufructuaria respectivamente de la marca 88.222, interpusieron una demanda contra dicha sociedad y su filial American Nike, S.A., solicitando la declaración de nulidad de las referidas marcas 1.156.105 y 1.1.56.106 (juicio declarativo de menor cuantía 325/1.991).

   - Por su parte American Nike, S.A., formuló poco después demanda contra don Evaristo , doña Magdalena , Cidesport, S.A. y J. Rosell S.A. -que no compareció-, solicitando la caducidad por falta de uso de la marca 88.222, al amparo de lo previsto en los artículos 4 y 53 de la Ley 32/1988, de Marcas . Esta demanda dio lugar al juicio declarativo de menor cuantía 888/1.991, que fue acumulado al anterior.

   - El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona dictó Sentencia de 10 de diciembre de 1.993 , por la que se estimó la demanda interpuesta por American Nike, S.A., y declaró la caducidad por falta de uso de la marca 88.222, para productos de la clase 25 del Nomenclátor. Asimismo, desestimó la demanda interpuesta por el Sr. Evaristo y la Sra. Magdalena tanto porque la caducidad de la referida marca les privaba de legitimación para reclamar la nulidad de una marca posterior, como por acogimiento de la excepción de caducidad opuesta en los autos 325/1.991.

   En particular se rechazaba como uso de la marca la inserción a partir de febrero-marzo de 1.991 de la imagen de la Victoria de Samotracia en la segunda hoja de la etiqueta unida a los productos, junto con los actos preparatorios de diseño y elaboración durante el segundo semestre del año anterior, indicándose que "la falta de espontaneidad y el deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena mediante la aproximación a la forma de presentación que le es propia de manera que pueda inducirse al público a la confusión y el error, excluye por completo el factor de buena fe y viene a constituir además el motivo autónomo de caducidad contemplado en el apartado c) del art. 53 de la Ley de Marcas ".

   - El recurso de apelación interpuesto por don Evaristo , doña Magdalena y Cidesport, fue desestimado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1.995 . En esta Sentencia, al igual que en la apelada, se declara no haberse acreditado el uso de la marca 88.222 (estatua de la Victoria de Samotracia con el rótulo "nike") ni por sus titulares ni por la entidad licenciataria Cidesport, y se estimaba que los signos efectivamente utilizados por ésta, durante y después de sus lazos contractuales con Nike International, S.A., eran los propios de ésta última entidad mercantil, muy diferentes de la marca representada por la diosa griega.

2. La Sentencia de casación del Tribunal Supremo de 1.999.

   Frente a la Sentencia de apelación se formalizaron dos recursos de casación, uno de ellos entablado por don Evaristo y doña Magdalena y el otro por Cidesport, que fueron ambos estimados por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 (Sentencia 779/1.999, RC

   1.172/1.995 ). En el examen del recurso de Cidesport, la Sentencia declara la posibilidad de una utilización de una marca que evite la caducidad con una forma que no se corresponda exactamente con aquélla en que fue concedida, siempre que dicha forma registrada no sea alterada de manera significativa. Y, en relación con el uso efectivo de la marca 88.222 afirma:

   "Pues bien, centrado todo lo anterior con el dato concreto del uso durante los meses de marzo y abrilde 1.991 de la marca 88.222, se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra NIKE -exactamente como se registró- como segunda hoja de un cuadernillo, en el que [en] la primera figura la palabra NIKE en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un "cambio sustancial", y sí correcto o normal como dicen las sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita (S.S. de 13 de mayo de 1.978 y de 30 de marzo de 1.988)."

   En cuanto al recurso de casación del titular y usufructuaria de la marca 88.222, una vez estimado el mismo como consecuencia del fracaso de la acción de caducidad, la Sentencia declara la nulidad de las marcas de Nike International 1.156.105 y 1.156.106 por parecido incompatible con la citada marca prioritaria

   88.222 y declara la nulidad de las mismas.

3. La Sentencia de amparo del Tribunal Constitucional de 2004.

   Las sociedades Nike International, Ltd., y American Nike, S.A., interpusieron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue estimado por la Sentencia 8/2.004, de 9 de febrero , en la que se apreció que la citada Sentencia de casación incurría en cuatro vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución . Tales infracciones consistían en la omisión de respuesta respecto a tres cuestiones tanto por la Sentencia de casación como por el posterior Auto que había rechazado la nulidad de actuaciones: mala fe y abuso de derecho al ejercer la acción de nulidad que había sido apreciada, la prescripción de la acción de violación de la marca 88.222 opuesta por las recurrentes y la prescripción de tolerancia prevista en el artículo 9 de la Directiva 89/104/CEE . La cuarta infracción constitucional consistía en que la respuesta dada por la referida Sentencia de casación sobre el uso de la marca 88.222 que evitaba la caducidad de la misma y que se ha reproducido supra, vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva "incluso aplicando el estricto canon sobre la arbitrariedad o irrazonabilidad de las resoluciones judiciales susceptibles de lesionar la tutela judicial efectiva que contempla la citada STC 214/1999 ", y ello

   "[...] porque la Sentencia impugnada no se hace consideración alguna en relación con el principal argumento empleado tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial para llegar a la conclusión contraria a la alcanzada finalmente por aquél: la imposibilidad de considerar como uso real y efectivo de la marca núm. 88.222 su inserción en la parte interior de una etiqueta doble en cuya cara externa y especialmente visible al público se utiliza una marca muy semejante a la utilizada tradicionalmente por Nike International Ltd. Con independencia de que los adjetivos "correcto" y "normal" utilizados en la Sentencia impugnada se predican de la modificación operada en la imagen de la marca más que del uso propiamente dicho de la misma, sin que se muestre por qué se llega a la conclusión contraria a la alcanzada por las Sentencias de instancia y apelación, que insisten en la voluntad de ocultar la marca original a través de una doble etiqueta para propiciar la confusión de los consumidores. La ausencia de razonamiento en este sentido en la sentencia impugnada resulta, por tanto, lesiva del art. 24.1 CE ."

   En consecuencia se anulaba la Sentencia impugnada y se retrotraían las actuaciones para que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictase nueva Sentencia debidamente motivada y acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva y de conformidad con lo que se indicaba en los correspondientes fundamentos de derecho.

4. La segunda sentencia de casación del Tribunal Supremo de 2.005.

   Como consecuencia de la citada resolución del Tribunal Constitucional, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó el 28 de marzo de 2.005 nueva Sentencia (188/2.005) en el recurso de casación 1.172/1.995

   . En ella y tras dar respuesta a las cuestiones que, de acuerdo con la mencionada Sentencia constitucional, habían quedado imprejuzgadas en la anterior Sentencia civil, se desestiman ambos recursos de casación formulados por Cidesport y por Don Evaristo y doña Magdalena , quedando firme por tanto la declaración de caducidad por falta de uso de la marca 88.222 efectuada por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1993. A este respecto y para dilucidar si el uso de la supuesta versión actualizada de dicha marca podía considerarse un uso legítimo de la marca 88.222 originalmente registrada se declara lo siguiente:

   "Para llevar a cabo la apreciación exigida por la cuestión suscitada es método oportuno efectuar un juicio de contraste entre la marca registrada nº. 88.222 y la utilizada con la forma de cuadernillo de dos hojas -denominada "versión modernizada"-.Según la documentación de la Oficina Española de Marcas relativa al expediente administrativo de la marca nº. 88.222, ésta se describe en la solicitud inicial en el sentido de que "consiste en una etiqueta de aspecto rectangular que representa en primer término la estatua de la diosa de la victoria Nike, según la mitología griega, sostenida en un pedestal doble, viéndose en la parte inferior en una banda o cartela superpuesta la palabra distintiva :"NIKE". Sirve de fondo a la etiqueta el conjunto de adorno tal y como aparece en el diseño". Procede significar que, según se aprecia "de visu", las letras de NIKE está separadas y se hallan en línea perfectamente recta.

   Si observamos el conjunto gráfico-denominativo existente en la cara externa de la etiqueta doble en forma de librillo ["nueva versión"] se comprueba la aproximación -casi coincidencia- con el signo utilizado desde los años 1.982 a 1.989 en virtud de las relaciones contractuales entre NIKE INTERNATIONAL Ltd. y CIDESPORTS. No hay el "swoosh" (ala), pero se incluyen las palabras "SPORTS WEAR" en letras mayúsculas más pequeñas que las de NIKE, y se advierte una sensible igualdad en la grafía de las letras de dicho vocablo -están más juntas, en un sentido inclinado y con una singular similitud en la letra K que es dominante en la palabra, e incluso en el conjunto-, y, además, la representación del elemento denominativo se plasma en letras blancas dentro de un cuadrado de fondo rojo.

   De la apreciación comparativa expuesta se deduce, -tanto por la semi-ocultación y relegación a la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y mas significativo, como por la grafía del elemento denominativo y su colocación en la primera, en donde viene a resaltar respecto del conjunto, a cuya expresión NIKE se añaden además unas palabras en lengua inglesa y el relación con el deporte-, que la conclusión de las Sentencias de instancia (la primera en cuanto asumida por la de la apelación) es coherente y razonable; y esta sala viene reiterando, que, debe prevalecer en casación el criterio de la resolución recurrida cuando no contradice las reglas del buen sentido y se adecua a la racionalidad jurídica ( Sentencias, entre otras, 12 mayo 1.975, 21 mayo 1.994, 16 mayo 1.995, 4 julio 1.997 ). [...] (fundamento de derecho undécimo)

El litigio contencioso administrativo.

De forma paralela al pleito civil que se ha resumido, las partes (o sus antecesores en la correspondiente titularidad de los registros) han entablado asimismo numerosos procedimientos contencioso administrativos en relación con solicitudes de marcas que incorporaban los gráficos o las denominaciones afectadas, o bien para su ampliación a otros productos o clases. Nos limitamos ahora a reseñar aquellos procedimientos que tienen una directa incidencia sobre el presente recurso de casación, en particular, los que afectan a las marcas que Nike International ha opuesto con carácter principal a las solicitudes denegadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y de las que trae causa este recurso: las marcas números 903.977 (denominativa, clase 25), 1.588.831 y 1.588.832 (mixtas, clases 18 y 25 respectivamente) y 1.156.105 y 1.156.106 (mixtas, clases 18 y 25 respectivamente).

1. La marca 903.977 "Nike" (denominativa; para zapatos y zapatillas, en clase 25, con exclusión de cualquier otro producto comprendido en la clase).

   Como vimos en el fundamento jurídico tercero, epígrafe b), la marca 903.977 (concedida el 20 de diciembre de 1.979) fue adquirida por Nike International el 12 de mayo de 1.983. Pues bien, en diversas Sentencias de esta Sala y Sección se le negó a este registro capacidad obstativa respecto a marcas o rótulos comerciales solicitados por los titulares de la marca 88.222, debido a la prioridad registral de esta última. En dichas Sentencias se tomaba en consideración la Sentencia firme de la Sala Primera de este Tribunal de 22 de septiembre de 1.999 declarando no caducada por falta de uso la referida marca 88.222 y la nulidad por incompatibilidad con ella de las marcas números 1.156.105 y 1.156.106. Tales Sentencias son:

   - la de 6 de mayo de 2.002 (recurso de casación 4.801/1.995), en la que se casaba la sentencia de instancia, se estimaban el recurso contencioso administrativo a quo y se ordenaba la inscripción definitiva de la marca 1.549.700, "Nike, Sports Wear", con gráfico, en clase 25, solicitada por don Evaristo .

   - la de 26 de julio de 2.003 (RC 9.854/1.997), que casaba la sentencia de instancia, se estimaba el recurso contencioso administrativo previo y se ordenaba la inscripción definitiva de numerosos rótulos de establecimientos solicitados por el mentado don Evaristo .

2. Las marcas 1.156.105 y 1.156.106 "Nike" (mixtas, clases 18 y 25 respectivamente).

   Estas marcas, que son sin duda las que han centrado el debate judicial civil en contraposición a la88.222 de la entidad oponente (actualmente Muswellbrook Limited), fueron solicitadas como ya vimos el 28 de julio de 1.986 y otorgadas el 2 de julio de 1.990. Impugnada judicialmente dicha concesión y rechazado el recurso por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de febrero de 1.995, se formuló recurso de casación ante nosotros.

   La Sentencia de esta Sala de 6 de mayo de 2.002 (RC 412/1.996 ), ante la nulidad de estas dos marcas declarada en vía civil por la Sala Primera de este Tribunal en la reiteradamente citada Sentencia de 22 de septiembre de 1.999 , estimaba el recurso de casación y anulaba la inscripción registral de las marcas:

   "[...] Siendo así las cosas, es evidente que debemos tener presente esa decisión, pues, con ella, el Tribunal Supremo ha establecido, mediante Sentencia firme, por lo demás ya ejecutada, la nulidad de las marcas contra cuya concesión se recurrió, primero en la instancia y, después, en casación. Tal circunstancia nos releva de examinar los motivos concretos por los que se pretende esta última. Y es que la nulidad declarada no queda confinada en un ámbito jurídico determinado, sino que se proyecta con carácter general, afectando, desde luego, al orden contencioso- administrativo, en contra de lo que sostiene la parte recurrida. El artículo 50 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , recoge una bien explícita regulación del alcance de la nulidad de las marcas que refuerza nuestra posición. Por eso, es preciso estimar el recurso de casación y anular la Sentencia de instancia, en la medida en que se sustenta sobre la conformidad a Derecho de unas resoluciones administrativas que, según ha declarado el Tribunal Supremo en la Sentencia de su Sala Primera de 22 de septiembre de 1999 , han concedido unas marcas viciadas de nulidad. Y, por las mismas razones, procede estimar el recurso contencioso-administrativo." (fundamento de derecho cuarto)

3. Las marcas 1.588.831 y 1.588.832 "Nike" (mixtas, clases 18 y 25 respectivamente).

   Como ya vimos en el referido fundamento jurídico tercero, epígrafe b), estas marcas fueron solicitadas por Nike International el 19 de septiembre de 1.990 y fueron concedidas el 5 de octubre de

   1.993. Impugnada su concesión por don Evaristo en vía contencioso administrativa, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de junio de 1.997 estimó el recurso y anuló la concesión de las seis marcas números 1.588.831 a 1.588.836 .

   En nuestra Sentencia de 30 de septiembre de 2.003 (RC 7.376/1.997 ) se casaba la referida Sentencia por incongruencia omisiva y se estimaba parcialmente el recurso contencioso administrativo, anulando la inscripción acordada por la Oficina Española de Patentes y Marcas respecto a las marcas

   1.588.831 a 1.588.834 en virtud de la prioridad registral de la marca 88.222 declarada por la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 22 de septiembre de 1.999 ; se confirmaba, en cambio, la legalidad de la inscripción de las otras dos marcas (1.588.835 y 1.588.836), por entender que concurrían suficientes diferencias gráfico denominativas con la citada marca prioritaria.

El contexto del presente recurso de casación 7.807/2.002.

Como avanzamos en el primer fundamento de derecho, en este recurso de casación tenemos que examinar la impugnación de la Sentencia de instancia, en la cual se declaraba conforme a derecho la denegación administrativa de las dieciséis marcas que don Evaristo (hoy sucedido por Muswellbrook Limited) había solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en virtud de la oposición que Nike International formuló en defensa de la prioridad que alegaba de sus marcas, fundamentalmente de aquéllas a las que nos acabamos de referir en el anterior fundamento de derecho: números 903.977 (denominativa, clase 25), 1.588.831 y 1.588.832 (mixtas, clases 18 y 25 respectivamente) y 1.156.105 y 1.156.106 (mixtas, clases 18 y 25 respectivamente). La entidad recurrente en casación, por el contrario, esgrime la supuesta prioridad de su marca número 88.222 (mixta, para clase 25) y del rótulo de establecimiento número 132.254, para Barcelona.

Antes de proceder al examen específico de los motivos de casación que la entidad recurrente formula conviene, sin embargo, detenernos en las circunstancias jurídicas existentes en el momento en que se plantea el recurso, tras todos los antecedentes jurisprudenciales que hemos narrado en los anteriores fundamentos de derecho.

1. Las dieciséis marcas que constituyen el fondo de esta litis se solicitaron entre agosto de 1.990 y mayo de 1.992 (la mayor parte de ellas en este último mes), y fueron denegadas en sucesivas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictadas entre 1.994 y 1.998. Finalmente, las resoluciones denegatorias de los recursos ordinarios que fueron interpuestos por el solicitante don Evaristo fuerondictadas en todos los casos entre el 1 y el 7 de julio de 1.999.

   Quiere esto decir que las solicitudes se formularon en su mayor parte ya interpuestas las demandas civiles mencionadas en el fundamento jurídico cuarto, pero antes de que hubiera ningún pronunciamiento judicial. Sin embargo, todas las denegaciones administrativas iniciales y definitivas se dictaron después de que la jurisdicción civil se hubiera ya pronunciado en primera instancia (diciembre de 1.993) o en apelación (febrero de 1.995) declarando que la marca 88.222 había caducado por falta de uso. Declaración que, sin embargo, no era firme, puesto que estaba pendiente el recurso de casación 1.172/1.995.

   Por contra, cuando se dicta la Sentencia ahora recurrida en casación (14 de octubre de 2.002), ya había recaído la Sentencia de la Sala Primera de 22 de septiembre de 1.999 , que resolvía el referido recurso de casación 1.172/1.995, y daba un vuelco completo a la situación de las principales marcas involucradas, pues declaraba no caducada la marca 88.222 (del Sr. Evaristo ) y anulaba las marcas

   1.156.105 y 1.156.106 (de Nike International).

   Y hay que hacer constar que ni las resoluciones administrativas se referían a las Sentencias civiles de instancia ya recaídas, ni -lo que es más relevante- la Sentencia impugnada en este recurso de casación hace la menor mención a la referida Sentencia de casación civil, que sí era firme -por mucho que estuviese pendiente el recurso de amparo que se había formulado contra ella y que luego acabaría siendo estimado-.

2. Como es bien sabido, el recurso de casación se dirige contra la sentencia impugnada por supuestas infracciones de derecho cometidas por la misma, y por ello la verificación que ha de hacerse en sede casacional va referida, en principio y por regla general, al momento en que se dictó la sentencia recurrida. Esta cuestión del momento jurídico al que debemos referir ahora el derecho aplicable en nuestra sentencia de casación adquiere aquí una singular relevancia, puesto que como se deduce de la evolución que hemos reseñado en el fundamento de derecho cuarto, entre el año 2.002 en que se dictó la Sentencia ahora impugnada y el 2.005 en que debemos resolver el presente recurso de casación, se ha dado -una vez más- un completo vuelco a los datos jurídicos relevantes: mientras que entonces la verdad jurídica era que la marca 88.222 de Muswellbrook estaba vigente y anuladas las marcas 1.156.105 y 1.156.106 de Nike International ( Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 22 de septiembre de 1.999 ), ahora la marca citada en primer lugar ha sido declarada caducada por falta de uso, mientras que las últimas han sido consideradas vigentes por la jurisdicción civil ( Sentencia de la misma Sala de 28 de marzo de 2.005 ) -si bien siguen anuladas por Sentencia firme de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo las resoluciones administrativas que otorgaron dichas marcas ( Sentencia de 6 de mayo de 2.002 )-.

   Estas circunstancias nos llevan a tener que resolver dos cuestiones: una, previa, la de en qué momento hemos de verificar el derecho aplicable o, dicho de otra manera, si hemos de tener en cuenta la reciente Sentencia de la Sala Primera de 28 de marzo de 2.005 (epígrafe c). Otra, la de qué valor haya de darse a nuestra Sentencia de 6 de mayo de 2.002 y otras con un contenido análogo en relación con otras marcas, que partían de la situación creada por la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 (epígrafe d).

3. En cuanto a si hemos de tener en cuenta los pronunciamientos efectuados por la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 28 de marzo de 2.005 , a esta Sala no le cabe la menor duda de que así ha de ser, y ello tanto por exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de seguridad jurídica, como por el propio significado y naturaleza de dicha Sentencia dictada en sustitución de la primera Sentencia civil de casación de 1.999 .

   En efecto, no puede atenderse el argumento expresado por la parte actora en su escrito de 26 de mayo de 2.005 de que debemos resolver, en estricta técnica casacional, según el derecho aplicable en el momento en que se dictó la Sentencia recurrida, haciendo caso omiso tanto de la Sentencia del Tribunal Constitucional como de la segunda Sentencia de casación civil de 28 de marzo de 2.005 . El principio de seguridad jurídica excluye, en efecto, que los Tribunales puedan afirmar en sentencias que recaigan sobre los mismos hechos -aunque sean de órdenes jurisdiccionales distintos- que una cosa es y no es al mismo tiempo (por todas, SSTC 77/1983 y 107/1989 ). Dicho en otros términos, no pueden afirmarse de manera definitiva cosas directamente contradictorias (como que una marca esta caducada y a la vez que está en vigor, o que esta registrada y anulada simultáneamente), pues en tal caso alguna de dichas resoluciones judiciales será arbitraria o absurda e irracional y habrá conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva de alguna de las partes intervinientes.

   En cuanto a la naturaleza de la segunda Sentencia de casación de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005 , no puede olvidarse que se dicta como consecuencia de la anulación dela primera por parte del Tribunal Constitucional en un recurso de amparo, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Quiere esto decir, prima facie y sin entrar aquí en complejas cuestiones de teoría jurídica, que no se trata de una mera sucesión del derecho aplicable por recaer sucesivamente sentencias más o menos contradictorias, sino que la primera hay que entenderla radicalmente nula por vulneración de un derecho fundamental y sustituida por la dictada en 2.005, con pronunciamientos que, en parte, asumen los realizados en la de 1.999 -en aquellas cuestiones respecto a las que así se afirma por la segunda sentencia, por no haber quedado afectadas por la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva-. Así pues, si bien puede resultar discutible cual sea el momento en que hay que dar eficacia a la Sentencia de 28 de marzo de 2.005 (retroactivamente, en el momento en que se dictó la primera Sentencia a la que sustituye o en la fecha en que se pronuncia), al menos resulta evidente que de ninguna manera podemos tomar en consideración la primera Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que hay que considerar inválida por violación de derechos fundamentales.

4. Valor de las Sentencias contencioso administrativas previas. Por último, y como sostiene la entidad codemandada, en Sentencias nuestras anteriores que han recaído con posterioridad a otras civiles firmes sobre las mismas marcas (en relación con cuestiones sobre las que la competencia recae en la citada jurisdicción civil, como lo son las acciones de nulidad o reivindicatoria previstas en el artículo 3 de la Ley de Marcas de 1.988 ), hemos acomodado nuestra decisión a esos previos pronunciamientos civiles. Pues ambas jurisdicciones pueden encontrarse con decisiones firmes del otro orden sobre los mismos hechos a las que han de ajustar su posterior resolución (la contencioso administrativa en el supuesto antes referido o la civil puede enfrentarse a demandas sobre marcas cuya inscripción registral ha sido ya anulada por sentencia firme del orden contencioso administrativo), en aplicación de la doctrina reseñada supra respecto a la inviabilidad de efectuar pronunciamientos judiciales directamente contradictorios sobre los mismos hechos. No es óbice para ello que se trate de jurisdicciones diversas, y sin perjuicio, claro está, de una circunstancia diferente y común en derecho, como es el que los mismos hechos puedan producir efectos distintos en diversos sectores del ordenamiento.

   Así y en este mismo litigio sobre marcas, en nuestra Sentencia de 6 de mayo de 2.002 (RC 412/1.996) y en el párrafo que se ha transcrito en el fundamento de derecho quinto -como en las demás relacionadas en el mismo fundamento-, ajustábamos nuestra decisión en casación a lo acordado por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 . Del mismo modo y como vemos más adelante, aunque nuestro juicio de casación se retrotraiga al momento en que se dictó la Sentencia ahora impugnada, hemos de tener en cuenta en todo caso lo acordado por la Sentencia de 28 de marzo de 2.005 de la misma Sala de lo Civil de este Tribunal, por encima de lo decidido en las Sentencias de esta Sala que hayan tomado como punto de partida afirmaciones de una sentencia civil hoy sustituída por esta última citada, directamente contradictoria con la primera.

El primer motivo de casación.

Sostiene la entidad actora en el primer motivo de casación que la Sentencia impugnada no ha dado respuesta a tres cuestiones planteadas en su demanda contencioso administrativa: a) si las marcas

1.156.105 y 1.156.106 de Nike International, cuya nulidad había sido declarada por la Sentencia de este Tribunal de 22 de septiembre de 1.999 , y las marcas 1.588.831 y 1.588.832, anuladas por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 1.997 , podían constituir obstáculo para la concesión de las marcas solicitadas, que habían sido denegadas por incompatibilidad con aquéllas; b) si la marca 803.877 podía constituir obstáculo para la concesión de las marcas solicitadas, habida cuenta de la prioridad registral de su marca 88.222 y del rótulo de establecimiento 132.254; y c) si, en función de la respuesta a las dos cuestiones anteriores, podía ser confirmada o no la denegación de las marcas solicitadas, teniendo en cuenta en cada caso qué marcas de la entidad norteamericana habían sido las opuestas.

El motivo debe ser estimado. Basta la lectura de la demanda de la actora para comprobar que tiene razón en cuanto a que se planteaban las cuestiones reseñadas, de las que no aparece el menor rastro en la Sentencia que se impugna. Y si bien, tal como hemos reiterado con suma frecuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva no exige la respuesta puntual y detallada a toda alegación formulada por las partes, sí que es preceptivo, so pena de conculcar dicho derecho fundamental y los preceptos procesales alegados por la actora ( artículos 67.1 y 33.1 de la Ley de la Jurisdicción ), dar contestación no sólo a las pretensiones en sentido estricto deducidas por las partes, sino también a aquellos argumentos o alegaciones que resultan decisivos para la estimación o no de dichas pretensiones (por todas, Sentencia de 9 de mayo de 2.005 -RC

2.826/2.002 -). De lo contrario se produce una denegación de tutela judicial por no resolver todas las cuestiones controvertidas en el proceso, bien por no dar respuesta a las pretensiones en su sentido más estricto, bien por no contestar a los fundamentos jurídicos en que se fundan aquéllas -lo que podría significar, además, un déficit de motivación-. En el caso de autos, si bien la Sentencia se pronuncia sobrelas pretensiones de fondo, constituidas por la solicitud de declaración de nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas y la consiguiente declaración de inscripción de las marcas denegadas, no se responde a argumentos específicos y fundamentales en que se basan tales pretensiones, quedando aquella respuesta claramente incompleta y sólo en apariencia respetuosa con el principio de congruencia. En este sentido es de especial relevancia, como ya dijimos, el que la Sentencia de instancia no se refiere en ningún momento a la Sentencia, firme entonces, de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de

1.999 (como tampoco lo hace, por lo demás a las Sentencias previas de instancia), pese a haberlo planteado la parte recurrente y a su evidente e inmediata relación la cuestión a resolver.

Resolución de las cuestiones planteadas en la instancia.

Estimado el primer motivo resulta ya innecesario el examen de los otros tres, si bien las cuestiones que en ellos se plantean vienen a coincidir en lo fundamental con las planteadas en la instancia, pues en definitiva se trata de dilucidar la cuestión de la prioridad registral entre las diversas marcas en conflicto y de efectuar la correspondiente comparación entre ellas. Como criterios generales que se desprenden de lo visto hasta ahora hay que partir de la nulidad de la Sentencia de la Sala Primera de 22 de septiembre de

1.999 -declarada nula por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Tribunal Constitucional- y de la perentoriedad de que tengamos en cuenta las afirmaciones efectuadas por la que la ha sustituido, de 28 de marzo de 2.005, que no podemos desconocer o contradecir, con independencia de lo que podamos apreciar en orden al momento en que algunos de sus pronunciamientos adquieran eficacia. En consecuencia, deberemos prescindir en varios supuestos de nuestros pronunciamientos previos cuya ratio decidendi se sustentaba en la mencionada Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 22 de septiembre de 1.999 .

A todo esto cabe añadir que no es lo mismo el estricto juicio de casación, referido en principio con todo rigor al momento en que se dictó la Sentencia impugnada, que el juicio posterior como Sala de instancia y con plena jurisdicción para resolver el recurso contencioso-administrativo, en el que el margen de apreciación del derecho aplicable es forzosamente mucho más amplio.

Como último paso antes de proceder a comparar las marcas solicitadas con las opuestas por la entidad codemandada, conviene recapitular la situación en que se encuentran las marcas afectadas.

1. La marca 88.222 y el rótulo de establecimiento de Muswellbrook Limited.

   - La marca 88.222, de Muswellbrook Limited. La entidad actora aduce como fundamento básico de su demanda la prioridad registral de su marca nº 88.222 "Nike", mixta para clase 25 (en concreto, para medias, calcetines y toda clase de géneros de punto; ampliada en 1.992 a camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chandals, corbatas, pullovers, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, calzoncillos, bragas, sujetadores, abrigos, gabardinas, chaquetas, faldas y pañuelos). Esta marca, en la que se ha basado toda la actividad de registro de marcas que incluyen dicho término de la sociedad actora o sus antecesores, se encuentra caducada por falta de uso en virtud de la reiteradamente citada Sentencia firme de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 188/2005, de 28 de marzo de 2.005 . Ya rechazamos la pretensión de la actora de que no se tuviera en cuenta dicha Sentencia, por lo que hemos de partir de la nulidad de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 y de la declaración de caducidad efectuada por la de 28 de marzo de 2.005, si bien, quedaría por resolver el momento a partir del cual tal declaración de caducidad produce efectos: si desde que fue inicialmente declarada por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona (el 10 de diciembre de 1.993 ), o a partir de la firmeza de la propia Sentencia de casación, cuestión contemplada por el artículo 55.2 de la Ley de Marcas de 1.988 y que resulta de discutible y discutida interpretación.

   A este respecto conviene dejar despejado, en primer lugar, que la firmeza de la referida Sentencia de casación de 28 de marzo de 2.005 no resulta afectada ni por el incidente de nulidad de actuaciones ni por el recurso de amparo efectivamente interpuestos contra la misma por la entidad mercantil actora, con independencia de las consecuencias que pudieran ocasionarse en caso de que fuesen estimados.

   En segundo lugar, no nos es preciso entrar en la mentada cuestión del momento a partir del cual produce sus efectos la declaración de caducidad de la marca 88.222, pues, al ser ya firme la misma en el momento de dictarse esta Sentencia de casación, en cualquier caso llegaríamos a idénticas consecuencias. Así, aunque la situación jurídica aplicable fuese la del momento de resolución del recurso contencioso administrativo en la instancia (14 de octubre de 2.002), la marca 88.222 a la que nos referimos estaba ya en ese momento declarada caducada por falta de uso por las Sentencias de primera instancia y apelación, declaración que ha devenido firme y produce plenos efectos en el momento en que, tras haber casado la Sentencia recurrida, debemos resolver el recurso contencioso administrativo a quo. Así pues, aun partiendode la hipótesis más favorable para dicha marca de que debiéramos resolver sobre la contraposición de las marcas enfrentadas en el momento en que se dictó la Sentencia de instancia y de que la declaración de caducidad sólo produjera efectos a partir de la firmeza de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005 , nuestra decisión debe necesariamente partir de la caducidad de la marca ya antes declarada en la jurisdicción civil, cuya firmeza se ha producido con posterioridad y ha de ser tenida en cuenta, como hemos hecho en ocasiones análogas. En consecuencia, no podríamos otorgarle a la hora de resolver sobre la legalidad de las resoluciones administrativas impugnadas la prioridad registral y la capacidad obstativa que la entidad recurrente reclama.

   - En cuanto al rótulo de establecimiento "Nike" nº 132.254 tiene la prioridad registral y capacidad obstativa que le da su fecha de solicitud y su naturaleza de establecimiento comercial para una localidad.

2. Las marcas de Nike International. En cuanto a las marcas de la entidad codemandada, es preciso extraer las consecuencias derivadas de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005 :

   - La marca 803.977 (denominativa, para zapatos y zapatillas, en clase 25, con exclusión de cualquier otro producto comprendido en la clase). De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley de Marcas , esta marca tiene la prioridad registral y capacidad obstativa que deriva de su fecha de solicitud (27 de febrero de 1.979) y para los productos para los que se concedió.

   - Las marcas mixtas 1.156.105 y 1.156.106 (mixtas, para las clases 18 y 25 respectivamente). A estas marcas debe otorgárseles la prioridad y capacidad obstativa que les corresponda en función de su fecha de solicitud (28 de julio de 1.986), sin prestar atención a lo acordado por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 y por nuestra Sentencia de 2 de mayo de 2.002 , en las que se estableció su nulidad en ambas jurisdicciones civil y contencioso administrativa -en este caso, como consecuencia de la Sentencia civil-, y estando en cambio a lo decidido en la Sentencia de la Sala Primera de 28 de marzo de 2.005 , que desestimó el recurso de casación contra la Sentencia de instancia que rechazaba la demanda civil de nulidad de las mismas.

   - Las marcas 1.588.831 y 1.588.832 (mixtas, para las clases 18 y 25 respectivamente). Al igual que en el caso anterior, debe otorgárseles la prioridad y capacidad obstativa que les corresponde por su fecha de solicitud (19 de septiembre de 1.990) y sin tener en cuenta lo afirmado en su momento por la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 y por nuestra Sentencia de 30 de septiembre de 2.003 , en la que anulamos las inscripciones de las citadas marcas fundándonos en el hecho de que se hubiera declarado en la primera de ambas resoluciones -entonces con carácter definitivoque la marca 88.222 estaba en plena vigencia, así como que resultaban incompatibles con ella las marcas mixtas 1.156.105 y 1.156.106. Al contrario, hemos de tener en cuenta que según la Sentencia firme de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005, la referida marca 88.222 está declarada caducada con carácter firme y definitivo, con independencia del momento a partir del que dicha declaración de caducidad deba producir plenos efectos.

3. Notoriedad del término "Nike" de Nike International Ltd. En efecto, no cabe desconocer, a la hora de resolver el presente recurso de casación, que el citado término, integrante tanto de las marcas denominativas como de las gráficas de la citada entidad, posee en la actualidad una indiscutible notoriedad al menos en el ámbito de los calzados, ropas y productos deportivos. Al pertenecer todas las marcas solicitadas por la parte actora a las clases 18 y 25 (productos de cuero e imitaciones y prendas de vestir, respectivamente), a los efectos de este recurso basta con constatar la notoriedad de la marca y denominación "Nike" en dichas clases, notoriedad que se justificó por la entidad codemandada en la contestación a la demanda, sin que la parte recurrente la haya negado, y que había sido reconocida también en la Sentencia casada.

Confrontación entre las marcas solicitadas y las opuestas.

Podemos agrupar las marcas solicitadas, a los efectos de confrontarlas con las opuestas por Nike International Ltd. en tres bloques, atendiendo a las marcas principales opuestas por esta entidad y en virtud de las cuales la Oficina ha denegado aquéllas, aunque en la correspondiente resolución administrativa se añada en ocasiones una referencia genérica a las demás marcas de Nike International. Así, a las cinco marcas 1.585.571, 1.653.191, 1.653.192, 1.653.195 y 1.653.196 se les ha opuesto la marca 903.977 de Nike International Ltd.; las siete marcas aspirantes 1.703.441 a 1.703.446 y la 1.703.448 se enfrentan a la alegada prioridad de las marcas 1.588.831 y 1.588.832 de Nike International Ltd; y, finalmente, el bloque compuesto por las cuatro marcas 1.704.419 a 1.704.422 se enfrenta a las marcas 1.156.105 ó 1.156.106 dela sociedad codemandada. Por otra parte, aunque en vía administrativa también se opusieron algunas otras sociedades titulares de otras marcas, ninguna de ellas se personó luego en el recurso contencioso administrativo que ahora debemos resolver.

Para evitar repeticiones hemos de efectuar dos consideraciones previas con carácter general y válido para todas las solicitudes que hemos de examinar al objeto de verificar la legalidad de las resoluciones administrativas denegatorias impugnadas, ya que en todos los casos la sociedad recurrente aduce como argumento básico la prioridad registral de la marca mixta 88.222, en clase 25 -con el característico gráfico de la imagen de la Victoria de Samotracia y el término "Nike" que ya se ha descrito-, así como la del rótulo de establecimiento "Nike", para Barcelona, nº 132.254.

Pues bien, como ya avanzamos en el anterior fundamento de derecho, no puede admitirse que dicha marca 88.222, cuyo uso del término "Nike" se encontraba indisolublemente unido al referido conjunto gráfico denominativo de la marca, decisivamente caracterizado por la imagen gráfica de la mencionada diosa griega, y cuya caducidad declarada en 1.993 es hoy ya firme, pueda otorgar amparo a la utilización del término "Nike" en las marcas solicitadas, ni sólo ni en el seno de cualquiera de los conjuntos gráficos denominativos empleados en dichas marcas.

Segundo, y en cuanto al rótulo de establecimiento nº 132.254, su alcance está limitado, como ya sabemos, al término municipal de Barcelona y su solicitud es de la misma fecha que la más antigua de las principales marcas opuestas, la propia marca opuesta 903.977 (27 de febrero de 1.979, aunque el rótulo es anterior por ocho minutos). En tales circunstancias, es claro que no puede amparar la concesión de las marcas solicitadas, ya que se trata de un rótulo de establecimiento para una sola localidad, y se pretende amparar en su prioridad registral la concesión de marcas variadas. Sin embargo frente a éstas se oponen otras marcas en cuyo beneficio opera la notoriedad del término "nike" y de las cuales una tiene prácticamente la misma antigüedad que el propio rótulo. Así las cosas la capacidad obstativa de las marcas opuestas es más fuerte que la prioridad registral que pueda reclamar el rótulo de establecimiento.

1. Marcas 1.585.571, 1.653.191, 1.653.192, 1.653.195 y 1.653.196.

   Nike International opuso a la concesión de estas marcas con carácter principal la ya citada marca 903.977 (clase 25), aunque añadiendo en las alegaciones una larga relación de otras marcas en trámite de las clases 18 y 25 así como las números 1.156.105 ó 1.156.106 (clases 18 y 25 respectivamente), ya concedidas por entonces -aunque impugnadas-.

   Las marcas 1.585.571 ("Nike", clase 25), 1.653.191 ("Nike", clase 18) y 1.653.192 ("Nike", clase 25) son las tres denominativas; las otras dos marcas solicitadas de este primer grupo, la 1.653.195 y 1.653.196, ambas "Nike by Abascal", son mixtas y tienen el mismo gráfico, para clases 18 y 25 respectivamente. La utilización del término "nike" en todas ellas hace inviable su concesión.

   Digamos en relación con la marca opuesta 903.977 en particular, que, a pesar de la restricción de productos para los que se otorgó, la notoriedad del término "Nike" constituye un obstáculo insalvable para conceder las marcas solicitadas, pues incluso en el caso de las gráfico- denominativas podrían ocasionar un peligro de asociación con ella en cualquier producto de las clases 18 y 25 que lo incorporasen, puesto que en ambas clases están incluidos productos de carácter deportivo.

2. Marcas 1.703.441, 1.703.442, 1.703.443, 1.703.444, 1.703.445, 1.703.446 y 1.703.448.

   A este segundo grupo de marcas se le opone por parte de Nike International, Ltd., las marcas

   1.588.831 y 1.588.832, aunque también se añaden los restantes registros de la entidad en las clases afectadas, concedidos o en trámite.

   De las siete marcas aspirantes cuatro de ellas (1.703.441 a 1.703.444) son similares, configuradas por un cuadrado con el rótulo "nike" en letras grandes en su interior en blanco o azul, siendo el fondo en cada caso del otro color: dos, con las dos diferentes combinaciones de colores, para la clase 18 (1.703.441 y 1.703.443) y las otras dos para la 25 (1.703.442 y 1.703.444). Otras dos marcas (1.703.445 y 1.703.446), idénticas entre sí, están configuradas por una imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia con el rótulo "nike" con el mismo tipo de letra en su centro, la 1.703.445 para la clase 15 y la 1.703.446 para la 25. Finalmente, la marca solicitada con el número 1.703.448 se compone de un rectángulo con tres franjas irregulares (en blanco-morado-blanco) y con un cuadrado más pequeño en su interior que incorpora el rótulo "nike" -análogo al de las primeras marcas de este bloque-.Las cuatro primeras marcas presentan una indudable analogía en su composición, rayana en la identidad, con la de las marcas opuestas, excepto en la ligera inclinación a la derecha del rótulo "nike" y del color rojo del cuadrado en las de Nike Intenational Ltd.. Es indudable que tanto por ese manifiesto parecido como por el uso del término "nike", notorio en las marcas opuestas, las marcas solicitadas crean un claro riesgo de confusión y asociación con ellas y respecto a su origen empresarial, lo que debe conducir a su denegación.

   Lo mismo puede decirse de las otras tres, pese a que su configuración sea distinta, pues en todas ellas la utilización del termino "nike", conduce al mismo riesgo de asociación con la empresa oponente, sin que obste a ello, en el caso de las dos marcas 1.703.445 y 1.703.446, el uso de la imagen de la Victoria de Samotracia -menos aún habida cuenta de la caducidad ya efectiva de la marca originaria de la entidad solicitante, la 88.222-. En el caso de la última de las marcas, la 1.703.448, pese a su configuración gráfica caprichosa, la inserción del cuadrado con el rótulo "nike" análogo al de las marcas opuestas provoca asimismo el riesgo de confusión y asociación prohibido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. c) Marcas 1.704.419, 1.704.420, 1.704.421 y 1.704.422.

   Finalmente, al tercer bloque de marcas solicitadas por la entidad mercantil Muswellbrook le opone la parte codemandada de manera principal sus marcas 1.156.105 ó 1.156.106, según la clase de la denegada, además de la habitual inclusión de todos los registros vigentes o en trámite en ambas clases.

   Las cuatro marcas se corresponden con dos conjuntos gráfico denominativos ("Nike-United Campus" y "Nike-Trek Stuff"), que se solicitan para las dos clases 18 (las números 1.704.419 y 1.704.421) y 25 (las números 1.704.420 y 1.704.422). En todos los casos y en consonancia con lo dicho respecto a las marcas anteriores, la inclusión del término "nike", notorio para las marcas opuestas, implica el mismo riesgo de asociación existente en los restantes casos y debe llevar a la denegación de las marcas aspirantes, tal como decidió la Oficina Española de Patentes y Marcas.

   Así pues, examinadas las marcas solicitadas y las opuestas podemos comprobar que aquéllas incurren en todos los casos en la prohibición relativa contemplada en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , lo que supone que las dieciséis resoluciones administrativas impugnadas son conformes a derecho y que, consiguientemente, debe rechazarse el recurso formulado contra ellas.

Reclamó la entidad codemandada Nike International, Ltd., en su escrito de oposición el planteamiento de una cuestión prejudicial encaminada en último término a lograr la aplicación al presente supuesto de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 -y en concreto, de su artículo 4.1-, en la medida en que ello supondría -en opinión de la parte- prescindir del principio de continuidad registral recogido en la Ley de Marcas aplicable ratione temporis, la 32/1988, de 10 de noviembre.

Sin perjuicio de que esta Sala no tiene dudas sobre el valor interpretativo de la citada Directiva en relación con la Ley de Marcas de 1.988 cuando ello sea procedente por razones temporales, es lo cierto que como dijimos en el Auto de 17 de febrero de 2.004 (RC 9.854/1.997 ) al que se refiere la propia parte, la cuestión prejudicial no está concebida para interrogar de manera directa al Tribunal de Justicia sobre la conformidad con el derecho comunitario de normas o jurisprudencia nacionales, como resulta evidente del tenor del artículo 234.a) y b) del Tratado de la Comunidad Europea y de la propia jurisprudencia comunitaria. Otra cosa es, naturalmente, que sea la aplicación del derecho nacional la que suscite la duda que se plantea ante el Tribunal de Justicia sobre el derecho comunitario y que, según se interprete éste, la legislación nacional pueda resultar compatible o incompatible con dicho derecho.

En realidad, el objetivo perseguido por Nike International con el planteamiento de la cuestión prejudicial en el escrito de oposición al recurso, anterior a la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 28 de marzo de 2.005 , ha devenido obsoleto ante la nueva situación jurídica creada por ésta en relación con la marca de la parte recurrente 88.222, la cual ha sido tomada en consideración por esta Sala; de hecho, la citada entidad mercantil no ha hecho referencia al planteamiento de la cuestión en su escrito de 13 de mayo de 2.005 en el que expone las consecuencias que en su opinión se originan con la referida Sentencia de 28 de marzo de 2.005 , lo que hace dudar de si mantiene o no su solicitud.

En cualquier caso, ni ha resultado de aplicación directa ninguna norma comunitaria, ni a esta Sala la resolución de este recurso le plantea duda alguna en relación con el artículo 4.1 de la ya citada Directiva comunitaria . Por todo ello, resulta improcedente el planteamiento de la cuestión prejudicial solicitado.

De acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho, procede estimar el recurso de casación interpuesto por la entidad Muswellbrook, Limited, y desestimar el recursocontencioso administrativo previo formulado por la misma parte recurrente. En cuanto a las costas, no se aprecian las circunstancias legales que se prevén para su imposición ni en la instancia ni en la casación, según lo establecido en el artículo 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,