STS 779/1999, 22 de Septiembre de 1999

Por razones de lógica y de práctica procesal, es procedente entrar en primer lugar en el estudio del planteamiento de cuestiones prejudiciales efectuado por la parte recurrente en casación, correspondiente a Don Lorenzoy Doña Marianaen su escrito de interposición y formalización del recurso de casación en cuestión.

Tal petición tiene una doble vertiente que significan asimismo una doble pretensión para que por esta Sala plantee ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Tribunal de Luxemburgo) dos cuestiones prejudiciales, cuyo respectivo enunciado es el siguiente: Primera.- Si el artículo 53-a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 debe interpretarse conforme a lo dispuesto en el artículo 12-1 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas (89-104 C.E.E.). Segunda.- Si los artículos 4, 53.a), 19 y 54 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, deben interpretarse en relación con los artículos 10-1, 12-1 y 13 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89-104 C.E.E.).

Dichas propuestas de planteamiento de cuestiones prejudiciales deben ser absolutamente desestimadas.

Efectivamente, la determinación de prejudicialidad que ampara el artículo 177 del Tratado de la Comunidad Europea, establece que la cuestión de prejudicialidad sólo podrá ser planteada por el órgano judicial interno cuando exista duda racional respecto a la interpretación que deba darse a cualquier disposición de derecho comunitario en relación a una determinada contienda judicial. Por lo tanto dicho precepto supone exactamente dos requisitos: a) Que se estime necesario determinar el criterio hermenéutico del T. de J. de las C. E. para resolver el núcleo planteado en una determinada "litis", y b) Que la referida interpretación se refiera exclusivamente a normas del acervo comunitario. Todo lo anterior se infiere de la jurisprudencia de dicho Tribunal de Luxemburgo (S.S. Salqui de 19 de diciembre de 1.968; Rheinmühlen de 16 de enero de 1.974; Tedeschi de 5 de octubre de 1.977; Sirena de 18 de octubre de 1.979; Salonia de 16 de junio de 1.981; Moser de 24 de junio de 1.984).

Pero es más, la sentencia de caso Cilfit, de 6 de octubre de 1.982, -que es perfectamente aplicable al recurso de casación civil, ya que la resolución que dicte esta Sala Primera del Tribunal Supremo no es susceptible de remedio procesal alguno- establece que las jurisdicciones nacionales de última instancia, cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso, no vienen obligadas en cualquier caso al planteamiento de la cuestión prejudicial, sino que únicamente procederá cuando exista una duda sobre la interpretación o la apreciación de la validez de la disposición comunitaria y nunca si no es pertinente o que carezca de relevancia.

En resumen y como compendio, hay que afirmar, que al Tribunal de Luxemburgo sólo se podrá acudir "in genere" a la cuestión prejudicial cuando al Tribunal interno se les presente un tema que afecte exclusivamente al Derecho comunitario, ya que no es competencia del T. de J. de la C.E. entrar en el examen del derecho interno de los Estados miembros y que, desde luego, al artículo 177 del Tratado no autoriza al Tribunal de Luxemburgo a decidir o pronunciarse sobre la aplicabilidad de la legislación de dichos Estados miembros, y así se desprende de una interpretación lógica de dicho precepto y de la jurisprudencia del mencionado Tribunal plasmada en las S.S. Pevreux de 18 de enero de 1.979; Lee de 6 de mayo de 1.980; Belkacen de 17 de diciembre de 1.986; Nino de 3 de octubre de 1.990; Esrim-Pharm de 16 de abril de 1.991.

En el mismo sentido el Tribunal Constitucional de España en su sentencia 28/1991, de 14 de febrero, establece que el Juez español como Juez comunitario, puede inaplicar la norma interna con rango de ley si es contraria al derecho comunitario o plantear la cuestión prejudicial sobre la adecuada o correcta interpretación de la norma comunitaria, pero no de la norma del ordenamiento interno o su adecuación al Derecho comunitario.

Centrada la cuestión teóricamente y descendiendo ya al caso concreto es indudable que en el presente recurso se han planteado dos cuestiones prejudiciales ya especificadas y que adolecen, con arreglo a lo antedicho, de las siguientes taras: a) Que las mismas se han planteado ante un órgano jurisdiccional -Sala Primera del Tribunal Supremo- cuya resolución no puede impugnarse a través de los recursos procesales, b) Que la duda de interpretación no recae sobre una norma de Derecho comunitario exclusivamente, puesto que versa sobre determinados preceptos de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1.988 -ordenamiento jurídico interno del Estado Español, como miembro de la Unión Europea-, o sea que recae sobre la compatibilidad entre la norma comunitaria y la norma estatal, y c) Que la duda, a pesar de ser razonable, no es importante o relevante para resolver el núcleo de la cuestión debatida, como más tarde se verá.

En este sentido, en las múltiples remisiones de cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia se ha encontrado frente a alguna que excedía el marco del mandato que le confiere el tantas veces mencionado artículo 177; unas, piden al Tribunal que realice apreciaciones sobre Derecho nacional en relación al Derecho comunitario, y en otras, se pide que el Tribunal intervenga en situaciones puramente internas. Pues bien el T. de J. de las C.E. ha declinado siempre entrar en materias que corresponden a la competencia nacional bien declarándose incompetente "a limine", bien indicando al órgano jurisdiccional nacional cuáles son los límites de influencia del Derecho comunitario (Autos de 27 de junio de 1.979 y de 12 de marzo de 1.980 que declaran la inadmisibilidad de peticiones de decisión prejudicial presentada por el Juge d'instance de Hayange; y las S.S. Adlerblum de 17 de diciembre de 1.975; Saunders de 28 de marzo de 1.979; Morson y Jhanjan de 27 de diciembre de 1.982; Moser de 28 de junio de 1.984 y Lorio de 23 de enero de 1.986). En relación a todo esto hay que decir que el planteamiento de cuestiones prejudiciales por órganos jurisdiccionales de última instancia, que conviene destacar la postura fluctuante del "Conseil d'Etat" francés, la firme del órgano jurisdiccional económico Supremo de Alemania "Bundesfinanahof" (corroborada por el Tribunal Constitucional Alemán en su sentencia de 8 de abril de 1.987).

Todo lo cual se vuelve a repetir determina el fracaso de la pretensión planteada en el recurso en cuestión.

Recurso de casación interpuesto por "Cidesport"

El recurrente en casación Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. (Cidesport), fundamenta su primer motivo en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que en la sentencia recurrida sigue afirmando dicha parte, se ha infringido el artículo 56 de la Ley de Marcas y la doctrina jurisprudencial establecida, entre otras, en las sentencias de 24 de diciembre de 1.990 y 5 de abril de 1.994.

Este motivo debe decaer con todas sus consecuencias.

El núcleo del actual motivo se centra en determinar si la firma American Nike, S.A. puede ejercitar la acción de caducidad frente a una marca concreta -la número NUM000- a tenor de lo que se determina en el artículo 56 de la Ley de Marcas.

En principio, entiéndase bien, solo en principio, se puede afirmar que la "acción cesatoria" que establece el mencionado artículo 56 de la Ley de Marcas trata de proteger al titular registral de una marca, con el fin de impedir que el "goodwill" obtenido después de grandes esfuerzos y afanes en pro de una determinada marca para lograr un puesto en el mercado, devengan en inanes por mor de agentes muchas veces desaprensivos y otras menos veces ignorantes. Por lo que esta acción ha de tener como meta el obtener la cesación de las actividades en contra de los efectos de una marca registrada, e incluso impedir que los mismos se vuelvan a repetir en adelante. O sea que en este aspecto dicha acción sólo podrá ejercitarse por el titular registral de una marca, o sea que dicho titular es el que está legitimado procesalmente para su ejercicio aparte, claro es, del propio Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo hay que tener en cuenta que el mencionado precepto atribuye legitimación activa, como ya se ha dicho, además dé al Registro de la Propiedad Industrial, a "cualquier persona que ostente un interés legítimo". Como se verá se dice -legítimo- y no -directo-, lo que significa que aunque se excluya, desde luego, admitir una variedad de acción popular, la legitimación procesal que establece dicho artículo 56 estará a favor de quienes pueda afectar patrimonial o económicamente la sentencia, incluidos cesionarios o licenciatarios, y desde luego a quienes sean titulares de derechos personales derivados de titulares de marcas registradas con posterioridad.

Y desde luego en esta última situación se encuentra, sin lugar a dudas, la entidad recurrida -American Nike, S.A.-, pues no se puede olvidar que la acción cesatoria ejercitada por dicha firma, fue efecto reflejo de la previa demanda interpuesta ejercitando acciones de cesación, remoción, resarcimiento de daños y perjuicios y publicación de la sentencia condenatoria, por causa del uso por dicha demandada de la denominación Nike en relación con productos idénticos o similares a los protegidos por la referida marca -número NUM000-.

Todo lo dicho sobre esta cuestión encuentra corroboración firme en la doctrina jurisprudencial constitucional, que trata la tutela judicial efectiva explicitada en el artículo 24 de la Constitución Española en su vertiente del acceso al proceso que establece que es esencial para el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva el principio "pro actione", y que exige una interpretación de las normas que rigen el acceso a los Tribunales del modo más favorable para la acción y no de tal manera que la obtención de una resolución sobre el fondo (modo normal de finalización de un proceso y de cumplimiento de la tutela judicial efectiva ) sea dificultada u obstaculizada con interpretaciones rigoristas o indebidamente restrictivas de aquellas normas procesales (S.S.T.C. de 8 de mayo de 1.984, 29 de junio de 1.987, 21 de mayo de 1.988, 21 de diciembre de 1.989 y de 15 de abril de 1.990, entre otras muchas).

Por último, es cierto que lo plasmado con anterioridad pudiera dar la impresión de romper una línea jurisprudencial de esta Sala mantenida hasta ahora -S.S. de 24 de diciembre de 1.990 y 30 de junio de 1.986- según la parte recurrente. Nada más lejos de la verdad, pues así se infiere de dos datos: a) Que las sentencias referidas se refieren al ejercicio de acciones de nulidad de marcas y no para el ejercicio de una acción de declaración de caducidad, cuya finalidad e inicio de ejercicio son totalmente diferentes, y b) Que la sentencia de 5 de abril de 1.994 que a "contrario sensu" determina que para la existencia de legitimación procesal activa es preciso que exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca en cuestión. Aparte de sentencias como la de 5 de febrero de 1.990 que estimando la legitimación procesal en cuestión, con carácter muy general, establece que la marca no sólo protege e interés general del titular que la inscribe, sino también el interés general de otras personas supuestas beneficiarias de las funciones que la marca significa.

El segundo motivo lo fundamenta dicha parte recurrente en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que en la sentencia recurrida se han infringido los artículos 1.281-2 en relación a los artículos 1.282, 1.283 y 1.288, todos ellos del Código Civil, en relación con el artículo 53-a), 4-1 y 4-2.a) todos ellos de la Ley de Marcas.

Este motivo debe ser estimado con todas sus consecuencias.

Del "factum" de la sentencia se infiere, sin lugar a dudas y, además, con reconocimiento explícito de las partes de la presente contienda judicial, los siguientes datos:

1. La marca NUM000es una marca mixta, denominativa y gráfica, representando una imagen de la famosa estatua de la Victoria de Samotracia que se conserva en el Museo de Louvre, enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo NIKE.

2. Dicha marca fue concedida a la firma "J. Rossell, S.A." por resolución de 28 de mayo de 1.932 publicada en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de julio de 1.932, para distinguir productos de la clase 25 -medias, calcetines y toda clase de género de punto-. Con fecha 22 de enero de 1.990 fue ampliada la marca para distinguir -camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chandals, corbatas, pulovers, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, calzoncillos, bragas, sujetadores, abrigos, gabardinas, chaquetas, faldas y pañuelos-.

3. El 11 de junio de 1.981, "J. Rossell, S.A." cede la marca NUM000a Lorenzo, que a su vez, el 1 de septiembre de 1.982 transmite los derechos de explotación de la misma a la firma "Cidesport, S.A." hasta el 30 de septiembre de 1.985; y renovado dicho contrato de manera tácita, Lorenzocedió la mencionada marca NUM000en usufructo a Mariana, que mantiene la situación de explotación de la misma a favor de la ya mencionada firma "Cidesport, S.A.".

4. En los meses de febrero y marzo de 1.991, "Cidesport" usó la marca NUM000en versión modernizada en la parte o cara interna de una etiqueta doble en forma de librillo -o sea la de la imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia entre columnas y sobre un pedestal con el nombre NIKE-, cuya parte o cara externa estaba constituida por un cuadro de color rojo en el que está inscrita la palabra NIKE con letras inclinadas a la derecha y blancas, y debajo de élla, con letras mas pequeñas las palabras "sports wear".

5. La demanda presentada por American Nike S.A. solicitando la caducidad de la marca NUM000, tenía como fecha el 31 de julio de 1.991.

Dicho lo anterior, es preciso proclamar que una vez concedido el registro de una determinada marca, su titular lo es el de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el más principal, el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial -aparte de abonar las tasas correspondientes a su registro y renovación-, la obligatoriedad del uso de la marca en cuestión, para evitar el efecto negativo para el mercado, de la existencia de las que se pueden denominar "marcas muertas".

Pues bien, para evitar esa negativa situación que impide el acceso al Registro de determinados signos o emblemas por la constancia registral de marcas no utilizadas, está instituida la figura de la caducidad de las "marcas registradas" cuyo titular no la usa con arreglo a derecho. Y así nuestra normativa se establece de una manera clara en el artículo 4-1 y e el artículo 53 de la Ley de Marcas, la caducidad de cualquier marca registral si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión, no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España, caducidad para cuya declaración y efectividad se necesitará una declaración en este sentido del órgano judicial competente.

También es preciso destacar que debe ser usado el signo en que consista la marca, tal y como fue concedida y registrada, con todos los elementos que la compongan; pero existe una práctica usual y frecuentemente observada en el mercado y que consiste en la utilización de la marca de forma que no se corresponda exactamente con el registro con el que fue concedida, sentándose o añadiéndose elementos a la presentación del producto, que, por no ser sustanciales, no alteran de manera significativa la forma bajo la que la marca consiguió su registro. Y así se infiere de la interpretación que moderna doctrina científica efectúa sobre lo que se ha de entender sobre el uso normal de una marca registrada.

En este sentido, sigue concretando la doctrina científica actual, apenas controvertida, y que esta Sala hace suya, cuando en la misma se establece que la modernización de la forma de la marca es un fenómeno necesario de tráfico mercantil para que la marca represente idóneamente su papel de vehículo entre empresarios y consumidores, por ello y por no reflejar la ley un mecanismo de actualización de las marcas, es práctica frecuente la figura de la marca derivada, y que sin embargo, ésta es solo adecuada cuando su titular tiene la intención de seguir utilizando ambas marcas, tanto la principal como la derivada.

Dicha tesis, viene avalada por lo dispuesto en el artículo 5-c) del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1.883 para la protección de la propiedad industrial, que establece en su párrafo segundo que "el empleo de la marca de fábrica o comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta ha sido registrada, en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuida la protección concedida a la marca".

Es ahora el momento de determinar cuando una marca registrada está siendo utilizada en una forma distinta pero nunca de manera incorrecta y por lo tanto fuera de la ley, y en este extremo habrá que recurrir a la doctrina norteamericana de la "commercial impression", reconocida asimismo en la doctrina alemana a través de la figura de la "Unterscheidungskraft", que estiman que no se considerará significativo un cambio de forma de la marca que no altere la impresión comercial de aquella que consta registrada.

Y también en este sentido hay que tener en cuenta como elementos clasificadores lo que se determina en el artículo 10.2 a) de la Directiva 88/104-CEE, de 21 de diciembre, para la armonización de los derechos de marcas de los Estados miembros; la sección 26-3 de la Ley alemana de Marcas de 1.994 que determina que el uso de la marca de forma diferente bajo la que ha sido registrada podrá tener la consideración de uso de marca, siempre que las diferencias no alteren la naturaleza distintiva de la marca; y con iguales características el artículo 27-1-b) de la Ley francesa de Marcas de 1.991, y el artículo 5-3-a) de la Ley uniforme del Benelux. Así como definitivamente el artículo 15-2-a) del Reglamento 40/1.994, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, que asimismo establece que tendrá la consideración de uso el empleo de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada.

Pues bien, centrado todo lo anterior con el dato concreto del uso durante los meses de marzo y abril de 1.991 de la marca NUM000, se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra NIKE - exactamente como se registró- como segunda hoja de un cuadernillo, en el que la primera figura la palabra NIKE en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un "cambio sustancial", y sí correcto o normal como dicen las sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita (S.S. de 13 de mayo de 1.978 y de 30 de marzo de 1.988).

Siguiendo el excurso teórico en relación al tema de la caducidad, planteado en la presente contienda judicial hay que traer a colación que la falta de uso de la marca durante el correspondiente plazo de cinco años establecido "in genere" en el artículo 4-1 de la Ley de Marcas, hay que atemperarlo con lo establecido en el último inciso del apartado a) del artículo 53 de dicha Ley, que establece la inoperancia de dicho plazo quinquenal siempre que el titular de la marca demuestre que ha iniciado o reanudado de buena fue el uso de la misma con anterioridad al ejercicio de la acción declarativa de caducidad esta anterioridad tiene fijado el plazo previo de tres meses, aunque a este tenor hay que tener en cuenta el artículo 12 de la Directiva Comunitaria de 1.988 que interpreta dicho plazo, quitándole la rigidez cronológica.

En el presente caso no puede caber duda que ha existido esa utilización previa suficiente de la marca, a la interpelación judicial de caducidad planteada; y así se infiere de los datos fácticos mencionados al principio de este fundamento jurídico.

En relación al requisito de buena fe que deberá acompañar al uso posterior a la caducidad de la marca en cuestión, hay que afirmar, y en este extremo, en principio hay que traer a colación el mencionado precepto de la Directiva C.E.E. de 21 de Diciembre de 1.988, sobre Marcas, que como se ha indicado, se permite enervar la acción declarativa de caducidad, si en cualquier momento anterior a la presentación de la demanda se reanuda el uso de la marca, con independencia y abstracción de que tal acción se realice con buena o mala fe, sabiéndose o no que va a existir tal demanda.

Pero es que además la parte, ahora, recurrente en casación en su actuación ha descartado cualquier atisbo de mala fe, puesto que ya en 1.990, y así se infiere del "factum" de la sentencia recurrida, ya había iniciado los preparativos para la reanudación del uso de la marca NUM000en su faceta de "marca derivada", sin atisbarse el uso de la pretensión de caducidad, como fue la participación en dos ferias comerciales y el encargo a una entidad de diseño la confección de la marca derivada. Aparte del excurso negocial que supone las cesiones de marca y explotación de la misma, que ya se han especificado con anterioridad.

Por lo tanto dado el éxito estimativo del actual motivo casacional, no sera preciso entrar en el estudio de los dos últimos motivos alegados por la actual parte recurrente -los dos residenciados en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- dada la naturaleza de subsidiariedad con respecto a este motivo, tienen estos dos que ha planteado la parte recurrente.

Recurso de casación interpuesto por Don Lorenzoy Doña Mariana.

Fácilmente se comprenderá que proclamado el fracaso de la acción de caducidad esgrimida por la parte ahora recurrida, según se infiere de lo explicitado en los anteriores fundamentos de derecho, será obvio por inanidad el no estudio de los motivos 1, 2, 3, 4 y 5 plasmados en el recurso de casación interpuesto por J.A.F. y F.B.M.; puesto que determinada la no caducidad por no uso de la marca NUM000, se resuelve la primera vertiente -acción de caducidad- de la presente fase casacional, y con ello el éxito por reflejo de los mencionados motivos.

La segunda vertiente, como consecuencia lógica es el determinar si es viable o no la acción de nulidad de marca registrada, ejercitada por la parte ahora recurrente, de lo que será necesario ocuparse en el estudio de los motivos 6 y 7 correspondientes a la perspectiva de nulidad antedicha y cuyo estudio es consecuencia ineludible de la estimación de los motivos precedentes.

El sexto motivo del actual recurso lo residencia la parte recurrente en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que en la sentencia recurrida, sigue afirmando dicha parte, se han infringido los artículos 12-1-A) de la Ley de Marcas, así como la jurisprudencia que lo interpreta.

Este motivo debe ser estimado en toda su amplitud.

En primer lugar hay que proclamar la legitimación "ad causam" de esta parte recurrente al haberse establecido la no caducidad de la marca NUM000y por ello el interés legítimo que proclama el artículo 56 de la Ley de Marcas en relación a los artículos 12-1 y 47-1 de dicha Ley.

Pues bien dicha acción de nulidad trata de recaer sobre las marcas registradas número 1.156.105 y 1.156.106, ambas a nombre de NIKE Internacional, LTD -parte ahora recurrida-.

Dichas marcas están constituidas ambas por la denominación NIKE y gráfico "Swoosh" -ala-, una especie de rúbrica cuyo curvo grosor, va de derecha a izquierda y aumentando según se la mira; la concesión de dichas marcas se efectuó el 2 de julio de 1.990. Por otra parte la demanda de nulidad interpuesta por la ahora recurrente a dichas marcas se presentó el 22 de enero de 1.991.

De lo dicho anteriormente se deduce en principio, que no se puede tener en cuenta la alegación de la parte recurrida, cuando afirma que dicha acción de nulidad está afectada por el plazo de prescripción de cinco años que establece el artículo 48 de la Ley de Marcas, pues en dicho precepto se determina que el día "a quo" para iniciar la contabilidad de tal plazo, lo será a partir de la publicación de la concesión en el registro de las referidas marcas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial; y como se ha visto no ha transcurrido, ni con mucho, el plazo entre esa fecha la de interposición de la demanda.

Resuelta la anterior cuestión que se puede denominar como previa, es el momento de entrar en el fondo de la cuestión de nulidad pedida para las marcas registradas 1.156.105 y 1.156.106.

El artículo 12-1-A de la Ley de Marcas determina que una marca es nula -ha de entenderse nulidad relativa- cuando entre el signo posteriormente registrado y el inicialmente inscrito exista una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual capaz de producir un riesgo de confusión en el mercado.

Desde luego entre la marca registrada número NUM000, por una parte, y las marcas registradas con los números 1.156.105 y 1.156.106, por otra, existe una absoluta identidad nominativa -la palabra NIKE-, lo que las hace radicalmente incompatibles aunque entre las mismas existen diferencias gráficas e incluso se refieran a productos o mercaderías diferentes; y en este sentido se pronuncia la sentencia de esta Sala de 3 de junio de 1.991 que recoge la doctrina sentada por las sentencias de 15 de octubre de 1.984, 9 de mayo de 1.983, 30 de abril de 1.986, 16 de diciembre de 1.989 y 2 de abril de 1.990, que proclama que cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por la marca, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que por la peculiaridad sigularizante del producto común ha de ser perfectamente contemplado, para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico, a costa de la prioritaria.

Es más sobre esta concreta cuestión hay que afirmar que cuando entre la marca prioritaria -número NUM000- y las marcas impugnadas -números 1.156.105 y 1.156.106- pueda haber una diferencia fonética por la pronunciación que se efectúe en distinto idioma; no empece para aplicar la antedicha doctrina; es decir "Naik" o "Nike".

Pues bien en este sentido es clara la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que aunque no pueda servir de base casacional para el área jurisdiccional civil, no debe subestimarse en este aspecto, todo lo contrario, pues debe tenerse muy en cuenta como orientativa, ya que ha trabajado concienzudamente y de una manera muy eficaz todo lo relativo a la marca registral.

Y en este sentido la sentencia de 10 de mayo de 1.990 y la de 7 de febrero de 1.991, por otras muy numerosas, establecen para apreciar la existencia de compatibilidad o incompatibilidad entre las denominaciones o grafismos de marcas enfrentadas, que deberá atenderse en la correspondiente comparación al conjunto de aquellas, para así apreciar de modo visual o auditivo la posible semejanza gráfica o fonética en su caso impeditiva de la pacífica convivencia de las marcas enfrentadas, la que deberá manifestarse como resultado de otra simple visión de "percepción sensorial unitaria".

Además hay que afirmar que la identidad existente entre marcas enfrentadas no se ve alterada por el hecho de la diferenciación gráfica entre las marcas incompatibles, y así las sentencias de 19 de abril de 1.990 y de 23 de julio de 1.988, establecen que lo verdaderamente identificativo de las marcas es su denominación, sin que a la adicional composición gráfica que a las mismas se acompaña permita modificar lo anterior, puesto que la identidad denominativa o fonética es lo fundamental.

Por último y siguiendo con el acogimiento a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en esta materia, hay que afirmar, como conclusión, que para que dos marcas sean incompatibles, basta que se de uno de los siguientes presupuestos -fonético, gráfico o conceptual-, y así habrá que recurrir a lo dispuesto en la sentencia de 20 de diciembre de 1.988 que recoge, a su vez, lo dispuesto en las sentencias de 27 de noviembre de 1.986, 14 de diciembre de 1.987 y 23 de julio de 1.988, cuando en ellas se afirma la incompatibilidad de marcas que dadas la muy semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre las denominaciones de las marcas enfrentadas, así como el hecho de que los productos amparados por aquellas se comercialicen en las mismas áreas.

En resumen y como conclusión hay que afirmar además, que la adhesión de España al Convenio de París de 1.883 -ya mencionado-, obliga, como ley interna, a evitar cualquier confusión en el tráfico o aprovechamiento indebido de las ventajas comerciales conseguidas por un signo registrado en el país formante del tratado. Y ello se ha logrado con la estimación del actual motivo.

El séptimo y último motivo de la parte cuyo recurso casacional es objeto, ahora de estudio está también residenciado en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que en la sentencia recurrida, sigue afirmando dicha parte, se ha infringido lo dispuesto en los artículos 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas.

La estimación del anterior motivo -el sexto- tiene como consecuencia lógica, entrar en el estudio del actual, pues proclamada la base suficiente para el éxito de la pretensión de nulidad en cuestión, será preciso determinar sus consecuencias, y entrar en el núcleo del actual motivo.

Pero antes hay que decir que dicha estimación, supone que esta Sala tiene que asumir la instancia por razones obvias y determinar las referidas consecuencias, lo que también supone determinar hasta qué punto debe estimarse el actual motivo.

Por ello en principio hay que afirmar la plena vigencia de los mencionados artículos 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas, pero entre las consecuencias que plasman los mismos, hay que detenerse en el tema de la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de la declaración de nulidad; y por ello debe entrar en juego lo dispuesto en el artículo 50 de dicha Ley de Marcas.

Pues bien, aunque en dicho artículo 50 se formula de una manera muy drástica -al sentir de cierta doctrina científica- los efectos de la nulidad de la marca registrada, al proclamar que la declaración de nulidad de la marca implica que el registro de la misma no fue nunca válido.

Y esa consecuencia lleva ineludible y lógicamente a la exigencia de una indemnización de daños y perjuicios, pero para ello y en este concreto extremo, se exige que la persona titular de la marca registrada que se ha declarado nula, haya actuado de mala fé.

Y desde luego, en este aspecto, tiene razón la parte recurrida cuando afirma que no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente ha acordado inscribir su nombre; ni tampoco por el simple hecho de solicitar una marca registrada que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas también registradas.

Y en apoyo de la anterior tesis la sentencia de esta Sala, de 23 de mayo de 1.994, afirma que "...en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, esta se halla facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Marcas, pues tal utilización no puede entenderse en el sentido de que constituya una violación del derecho de la actora, conforma el viejo principio -qui iure suo utitur, nemine laedit-.

En conclusión que se debe estimar parcialmente el actual motivo, en el sentido de proclamar todas las consecuencias legales derivadas de la declaración de nulidad de la marca y exigidas por la parte recurrente en su pretensión, salvo la de proclamar la existencia y cuantía de una indemnización de daños y perjuicios, por no darse los presupuestos necesarios para ello.

Costas procesales.

Con respecto a las costas procesales se ha de determinar que las de primera instancia, como sobre las de la apelación y las de este recurso, no se hará una expresa imposición de las mismas, debiendo determinarse que dada la complejidad del núcleo de la presente contienda judicial y la posibilidad de defensa de todas las pretensiones entrecruzadas, hacen excluir la teoría del vencimiento en esta materia; todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 523, 896 y 1.715, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Debiéndose, por otra parte, devolverse a las partes recurrentes el depósito, por éllas, constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DANDO LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos por la firma "CIDESPORT, S.A.", por una parte y por DON Lorenzoy DOÑA Mariana, por otra, debemos casar y anular la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 14 de febrero de 1.995 y, en su lugar, determinar las siguientes conclusiones:

1. - Desestimar la demanda interpuesta por las firmas "Nike International LTD" y "American Nike, S.A." frente a Don Lorenzo, Doña Mariana, las firmas "Cidesport" y "J.Rossell, S.A.", y declarar que la marca registral número NUM000no está caducada.

2. - Estimar en parte la demanda interpuesta por Don Lorenzoy Doña Mariana, frente a las marcas números 1.156.105 y 1.156.106, con las siguientes consecuencias:

   1. Declarar la nulidad de las marcas número 1.156.105 y 1.156.106, concedidas a "Nike International, LTD" por sendas resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de julio de 1.990.

   2. Declarar que "Nike International, LTD" y "American Nike, S.A." vienen obligadas a cesar en la violación de los prioritarios derechos de los referidos demandantes que dimanan de la marca NUM000, y por ello prohibirles:

   1. Poner el signo o denominación NIKE en los productos por ellos fabricados, distribuidos o comercializados y en su presentación y que sean idénticos o similares a los amparados por dicha marca NUM000.

   2. Ofrecer dichos productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo o denominación "NIKE".

   3. Importar dichos productos, exportarlos o someterlos a cualesquiera otro régimen aduanero, utilizando para ello el signo o denominación "NIKE".

   4. Utilizar el signo o denominación "NIKE" en los documentos de negocio y en la publicidad relativos a dichos productos.

   5. No ha lugar al pago de suma alguna por el concepto de indemnización de daños y perjuicios.

3. - Todo ello sin hacer una expresa imposición de las costas de este recurso de casación, así como las de primera instancia y apelación; debiéndose devolver a las partes recurrentes el depósito por éllas, constituido. Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados.

   Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- I. Sierra Gil de la Cuesta.- P. González Poveda.- A. Gullón Ballesteros.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.