STS, 18 de Diciembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 18 Diciembre 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5601/2006 interpuesto por "RONDA UNIVERSIDAD 23, S.L.", representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, contra la sentencia dictada con fecha 26 de enero de 2006 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 914/2003, sobre inscripción de las marcas números 2.376.993, "Private Center", 2.376.994, "Private Shop Center", 2.376.995, "Private Sex Center", 2.376.997, "Private Live Shop" y 2.376.996, "Super Private Center"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "CINE CRAFT LIMITED", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés.
"Ronda Universidad 23, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 914/2003 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de enero de 2003 que, al estimar el recurso de alzada contra los de fecha 21 de enero de 2002, denegaron el registro de las marcas números 2.376.993, "Private Center", 2.376.994, "Private Shop Center", 2.376.995, "Private Sex Center", 2.376.997, "Private Live Shop", y 2.376.996, "Super Private Center", en la clase 35.
En su escrito de demanda, de 6 de febrero de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en virtud de la cual, y con estimación del presente recurso, se revoquen las resoluciones de los recursos de alzada de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas y se acuerde la concesión de las marcas solicitadas 2.376.993 'Private Center', 2.376.994 'Private Shop Center', 2.376.995 'Private Sex Center', 2.376.996 'Super Private Center' y 2.376.997 'Private Live Shop', para distinguir productos comprendidos en clase 35ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser perfectamente compatibles con las marcas que se señalan como obstaculizantes". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de junio de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso, con expresa imposición a la parte actora de las costas generadas en el presente procedimiento".
"Cine Craft Limited" contestó a la demanda con fecha 6 de septiembre de 2004 y suplicó sentencia "en la que, con desestimación de la demanda, confirme las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 y 9 de enero de 2003 y se deniegue definitiva y expresamente la inscripción de las marcas solicitadas nº 2.376.993 Private Center, en clase 35, nº 2.376.994 Private Shop Center, en clase 35, nº 2.376.995 Private Sex Center, en clase 35, nº 2.376.996 Super Private Center, en clase 35, y nº 2.376.997 Private Live Shop, en clase 35, con todo lo demás que sea de Ley y proceda en Derecho". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 23 de septiembre de 2004 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de enero de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y estimamos el recurso contencioso administrativo número 914/03, promovido por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Ronda Universidad 23, S.L., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente Sentencia, las cuales, confirmamos, por estimar que las mismas son conformes a derecho, y, ello, sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas."
Con fecha 24 de abril de 2006 la Sala de instancia dictó un primer Auto de aclaración con la siguiente parte dispositiva:
La Sala acuerda: Se rectifica el error mecanográfico del fallo de la sentencia dictada en fecha 26 de enero de 2006 en el presente recurso contencioso-administrativo número 914/03, que deberá ser el siguiente:
'Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo número 914/03, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Ronda Universidad 23, S.L., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente sentencia, las cuales confirmamos, por estimar que las mismas son conformes a Derecho, y ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas'.
El 8 de julio de 2006 la Sala de instancia dictó Auto con la siguiente parte dispositiva:
"Se rectifican los siguientes errores:
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- El error mecanográfico que figura en el Fallo de la Sentencia de fecha veintiséis de enero del año dos mil seis de tal forma que donde dice 'Que debemos desestimar y estimamos...' debe decir: 'Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 914/03, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Ronda Universidad 23, S.L., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente Sentencia, las cuales confirmamos, por estimar que las mismas son conformes a derecho, y ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas'.
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- Los errores mecanográficos que figuran en el Auto de fecha 24 de abril de 2006 en el siguiente sentido:
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en su Antecedente de Hecho Primero debe decir que la Sentencia de fecha 26 de enero del año 2006 recaída en el recurso contencioso-administrativo número 914/03 decía literalmente en su fallo: 'Que debemos desestimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo número 914/03, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Ronda Universidad 23, S.L., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente Sentencia, las cuales confirmamos, por estimar que las mismas son conformes a derecho, y ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas'.
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Que dicho Auto en su Antecedente Segundo debe decir que por escrito de fecha 22 de febrero de 2006 la parte codemandada presentó escrito poniendo de manifiesto el error del fallo de la sentencia".
Con fecha 23 de noviembre de 2006 "Ronda Universidad 23, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5601/2006 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundamentado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Primero: "por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998, de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
"Cine Craft Limited" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición al recurrente de las costa del recurso.
El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 26 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 10 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de enero de 2006 (y rectificada en los dos autos de aclaración que ya han sido reseñados) desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Ronda Universidad 23, S.L." contra cinco resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la inscripción de las marcas números 2.376.993 "Private Center", 2.376.994, "Private Shop Center", 2.376.995, "Private Sex Center", 2.376.997, "Private Live Shop", y 2.376.996, "Super Private Center", todas ellas para proteger "servicios de venta al detall en comercios y/o mediante las redes mundiales de comunicación, de toda clase de artículos, productos y aparatos relacionados con el sexo y el erotismo". Se trata de servicios incluidos en la clase 35 del Nomeclátor.
A la inscripción de dichas marcas, solicitada por "Ronda Universidad 23, S.L.", se había opuesto, además, de otros interesados, "Cine Craft Limited" en cuanto titular de las marcas 2.330.596/7 (clase 35, "servicios de venta al detall en comercios; servicios de comercio electrónico, servicios de venta al por menor a través de correo; servicios de venta al por menor a través de teléfono y televisión"), 2.314.291, "Private" (mixta), y 1.064.998 (clase 16), 1.064.999 (clase 38), 1.065.000 (clase 41) y 2.330.596 (clase 35), "Private".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, rectificando su inicial decisión, había estimado que concurrían en los casos de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ] citado, por existir entre los distintivos enfrentados, 'Private Center' [y 'Private Shop Center', 'Private Sex Center', 'Super Private Center' y 'Private Live Shop'] y marcas oponentes 2.330.596 'Private', en clase 35, y 2.314.291 'Private', en clase 35, y otras igualmente denominadas 'Private', una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, toda vez que el vocablo con real fuerza singularizadora es idéntico, así como idénticos son los servicios a los que dichas marcas se destinan".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuestas las líneas generales sobre la interpretación del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, fueron las siguientes:
"[...] Por nuestra parte, debemos expresar que compartimos la conclusión a la que llega la citada resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de enero del año 2002, así como los razonamientos que en la misma se exponen ya que la aplicación al caso de las anteriores pautas interpretativas determina la existencia de un riesgo cierto de confusión entre los distintivos enfrentados. Así se evidencia de manera clara si nos atenemos al empleo en las marcas cuestionadas de termino 'Private', termino reiterado en todas ellas y que es coincidente con el mismo termino empleado como termino identificatorio único en las marcas de las que es titular Cine Craft Limited, por lo cual el riesgo de asociación se evidencia claramente y en una primera impresión, y, si a ello se añade que los productos que se comercializan mediante las citadas marcas inciden en un mismo sector comercial el riesgo de asociación y de creencia errónea por parte del publico consumidor acerca del mismo origen empresarial de los productos comercializados se ve a todas luces incrementado por lo que, en consecuencia, ha de desestimarse el presente recurso contencioso-administrativo."
El recurso de casación consta de un solo motivo, amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, bajo cuya cobertura se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998, de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta. A juicio de la recurrente, la Sala ha incurrido en un "error manifiesto" al aplicar dicho precepto al caso de autos pues las marcas enfrentadas, comparadas en su conjunto, no reúnen las condiciones de identidad o semejanza que determinan la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1. a) de la Ley 32/1998.
El motivo no podrá ser estimado. Hay que partir como premisa no discutida en casación de que los productos y servicios que la nueva marca trata de identificar coinciden con los de las prioritarias: se trata de servicios usualmente conocidos como de "entretenimiento para adultos". Y, aun cuando el tribunal de instancia no tuvo necesidad de acudir al artículo 13 de la Ley de Marcas para fundar el fallo, en el proceso de instancia la titular de los signos prioritarios, en cuanto parte del conglomerado empresarial "Private Media Group Inc", había acreditado documentalmente que aquel grupo y la marca "Private" ocupaban una posición mundial destacada en el sector de referencia.
Siendo ello así, el juicio del tribunal de instancia resulta cuando menos razonable, lo que basta para que en el seno de un recurso de casación en materia de marcas su apreciación de las semejanzas deba ser mantenida, conforme repetidas veces hemos afirmado.
En efecto, si en el sector de entretenimiento para adultos existe ya un distintivo "Private" asociado a los servicios y productos eróticos (que, por lo demás, ostenta una posición señalada en él), la admisión de nuevas marcas de otros titulares que junto a aquel término incorporan otros con muy escasa capacidad diferenciadora o que se refieren precisamente al contenido específico de los productos ("sex center", "live shop") o a su condición comercial ("shop center", "private center") podría generar el riesgo de asociación al que justamente se refiere la Sala de instancia. Los usuarios de estos servicios o productos serían inducidos a pensar que las nuevas marcas no son sino extensión de la ya registrada o amparan productos cuyo origen empresarial es el mismo que el de los protegidos por el distintivo "Private" de "Cine Craft Limited".
El hecho de que en otros sectores y en relación con otras marcas se hayan admitido distintivos que junto al término "private" incorporan otros con la suficiente capacidad diferenciadora (como son todos los enumerados en la relación inserta en el escrito de la recurrente) no es relevante para el caso de autos. Ninguno de los registros que se reseñan en ella tiene analogía con los de autos excepto las marcas comunitarias número 1.014.380 ("Private Shop") y número 1.293.869 ("Private Style"), pero estas dos corresponden, precisamente, a signos de los que es titular "Cine Craft Limited".
El recurso de casación, pues, ha de ser desestimado con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 5601/2006, interpuesto por "Ronda Universidad 23,S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de enero de 2006, recaída en el recurso número 914 de 2003. Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
