SAP Valencia 49/2013, 11 de Febrero de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 49/2013 |
| Fecha | 11 Febrero 2013 |
ROLLO NÚM. 000771/2012
CR
SENTENCIA NÚM.:49/2013
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA
DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA
DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO
En Valencia a once de febrero de dos mil trece.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO, el presente rollo de apelación número 000771/2012, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000582/2011, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a don Segundo, representado por el Procurador de los Tribunales don ANTONIO VIVES CERVERA, y asistido del Letrado don FCO. JAVIER JUSTEL TEJEDOR y de otra, como apelado a HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG representado por la Procuradora de los Tribunales doña ISABEL GOMEZ-FERRER BONET, y asistida del Letrado DON ALEJANDRO ANGULO LAFORA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Segundo .
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 20 de julio de 2012, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por el Procurador Sra. GomezFerrer Bonet en la representación que ostenta de su mandante HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG contra el demandado D. Segundo, se efectuan los siguientes pronunciamientos:1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la marca num. 2.907.537 "130SS", en clase 18ª del nomenclator, inscrita a nombre de D. Segundo es nula por resultar incompatible con las marcas prioritarias y notorias de BOSS. 2.- Se declara que el uso que realiza la demandada de la marca 130SS, infringe las marcas BOSS de las que la actora es titular registral. 3.- En su virtud, se condena al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones asi como: - A cesar y abstenerse en el uso de la expresión "130SS", por sí solo o unido a otro/s vocablo/s, para distinguir complementos de moda. - A retirar del mercado, a su costa, la carteleria, asi como el materia publicitario, carteles, catalogos, albaranes, facturas y cualquier otro soporte documental donde se reproduzca la expresión "130SS". 4.- Firme que sea esta Sentencia, librese mandamiento a la OEMP para que se proceda a la cancelacion del registro marcario num. 2.907.537 "130SS", para productos de la clase 18ª del nomenclator internacional, de la titularidad de D. Segundo . 5.- Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales causadas." SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Segundo, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por la que se estimaba parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG - en adelante HUGO BOSS- contra Segundo en ejercicio de las acciones de nulidad e infracción de marca.
Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la parte demandada en base a las alegaciones que, en forma concisa, son las siguientes: 1) Concurrencia de la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de la acción basada en la infracción de las marcas de la actora y respecto de la acción por indemnización de daños y perjuicios, en ambos casos en relación con los concretos productos que aparecen reflejados reflejados al documento nº 15 de la demanda y a la pretendida comercialización por el demandado de los productos con los signos que aparecen en determinadas hojas del escrito rector. Añade que el Sr. Segundo no utiliza, ni comercializa producto alguno que porte el signo que se indica en la demanda, no perteneciendo algunos de los productos ni al demandado ni a ninguna de las mercantiles en las que éste ostenta cargo social. Por otra parte, y respecto del resto de los productos, -carteras-, alega que se trataba de muestras que no llegaron a comercializarse. Incide en la circunstancia de que suscribió un pacto de exclusividad con la mercantil CINTUROLNES GIGOLO SL que es la entidad que dispone como cesionaria en exclusiva de los derechos de uso y explotación de la marca y, por tanto, que es quien usa u comercializa, en escasa entidad, los productos portadores de un signo conformado por la conjunción de la marca impugnada junto con otra de la que también es titular el demandado. 2) Concurrencia del supuesto de prejudicialidad penal habida cuenta las Diligencias Previas nº 1125/11 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Cerdanyola del Vallés, y en las que el Sr. Segundo tiene la condición de imputado por la comisión de un presunto delito contra la propiedad industrial en relación con la presunta violación/infracción de las marcas HUGO BOSS y BOSS, a consecuencia de la comercialización de unos cinturones portadores de la marca impugnada. Alega tratarse de los mismos hechos que fundamentan alguna de las pretensiones de la demanda de estos autos, considerando que la resolución que se dicte en dicha causa penal puede tener influencia decisiva en la resolución sobre el presente asunto, debiendo ser evitada la posible existencia de resoluciones contradictorias. 3) Error por el Juzgador a quo sobe las premisas fácticas y jurídicas que han determinado la declaración de la nulidad de la marca nacional nº 2907537 por resultar incompatible con las marcas prioritarias y notorias de la entidad actora, alegando al respecto que no se da el supuesto de semejanza necesario habida cuenta el grado de atención atribuible al consumidor normalmente informado y razonablemente atento, que es más elevado en el caso de productos refinados/elitistas por los que se paga un alto precio. Alega la parte recurrente que no concurre ni identidad ni semejanza fonética entre las marcas en liza, siendo diferente tanto la pronunciación como la audición, sin que tampoco concurra la identidad o semejanza conceptual ya que BOSS carece de significado en lengua castellana, mientas que la marca del demandado refiere una expresión alfanumérica -130SS, designando los consumidores los productos del demandado por el concepto evocado por tales signos; tampoco, alega, concurre identidad ni semejanza gráfica pues ambas son denominativas. Señala que la comparativa desde una visión global de conjunto no hay identidad ni semejanza, ni riesgo de confusión y/o asociación, siendo posible su pacífica convivencia en el mercado. 4) No obstante admitir que el Juzgador a quo excluye motivadamente la nulidad absoluta de la marca impugnada, la parte apelante procede a realizar una exposición de los motivos por los que, a su entender, no es de apreciar la concurrencia de mala fe al momento en que por el Sr. Segundo se procedió a solicitar el registro de su marca. Termina solicitando nueva resolución por la que se acojan las excepciones planteadas, acordando para el caso de admitir la existencia de prejudicialidad penal, la suspensión de proceso civil hasta que se acredite que el referido proceso penal haya terminado, y para el caso de no acoger las excepciones, declarar la perfecta compatibilidad entre las marcas en liza, y por ende la no nulidad y plena vigencia de la marca del demandado, así como que el uso de la misma no intrigue las marcas BOSS e la actora, no debiendo cesar, ni abstenerse en el uso de la expresión "130SS" por si solo o unido a otro vocablo para distinguir complementos de moda, ni deber retirar del mercado la cartelería, material publicitario, carteles, catálogos, albaranes, facturas, ni cualquier otro soporte documental donde se reproduzca la expresión "130SS", con costas a la actora. La representación procesal de la entidad actora solicitó la confirmación de la sentencia dictada en la instancia con arreglo a las alegaciones contenidas en su escrito de oposición...
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