SAP Barcelona 370/2012, 15 de Noviembre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 370/2012 |
| Fecha | 15 Noviembre 2012 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO Nº 135/2012-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 967/2008
JUZGADO MERCANTIL Nº 6 DE BARCELONA
SENTENCIA núm.
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN GARNICA MARTÍN
DON LUIS GARRIDO ESPA
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
En Barcelona a quince de noviembre de dos mil doce.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 967/2008 ante el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona, a instancia de DON Cristobal, representada por el procurador de los tribunales DON ILDEFONSO FALCON MORALES, contra DOÑA Sandra, representada por el procurador de los Tribunales DON DANIEL FONT BERKHEMER, sobre infracción de marcas y competencia desleal.
Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 6 de septiembre de 2011 .
El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales Don Ildefonso Lago Pérez, contra Sandra, representada por el procurador de los tribunales el Sr. Font Berkhemer, con imposición de las costas causadas a la parte demandante.
Asimismo, estimando la demanda reconvencional interpuesta por Sandra contra Cristobal se declara la nulidad parcial del nombre comercial número 266.493 por contravenir las prohibiciones de registro del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas en relación con los servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.
Se ordena la cancelación registral de dicho nombre comercial, con el alcance de la nulidad que se indica, librando al efecto el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Ello con imposición al demandado reconvenido de las costas procesales".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso. TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 17 de octubre.
Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.
El demandante ejercita acción por infracción de marca, a la que acumula otra de nulidad de la marca y una tercera acción por competencia desleal. En la sentencia de instancia se declaran como probados los siguientes hechos que no han sido impugnados por las partes;
-
) Cristobal es titular del nombre comercial denominativo "AUTOCOACHING", que fue solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 3 de abril de 2006 y concedido mediante resolución de 25 de octubre de 2006, para la clase 45 del nomenclator internacional (servicios personales y sociales prestados por terceros, destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas) .
-
) El demandante utiliza habitualmente la web www.autocoaching.info, y ha publicado el libro "Autocoaching: como conseguir lo mejor de uno mismo".
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) La demandada solicitó el 30 de abril de 2007, ante la OEPM la marca mixta "Silvia PallerolaAutocoaching, el arte de vivir tu propia vida" (marca 2769864). Don Cristobal formuló oposición, que fue desestimada, siendo finalmente concedida por resolución de 2 de abril de 2008. Interpuesto recurso de alzada por el demandante, fue desestimado el 17 de septiembre de 2008. A pesar de que la sentencia declara que no consta la interposición de recurso contencioso administrativo, la demandante acreditó que presentó demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid (documento 51). Con la apelación la parte actora acompañó diligencia de dicho Tribunal de la que resulta que el procedimiento se encuentra pendiente de señalamiento para votación y fallo.
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) Sandra utiliza habitualmente el nombre de dominio "www.autocoaching.net", que fue registrado el 19 de noviembre de 2003.
El demandante alega en la demanda que en el año 2004 ideó un método, denominado AUTOCOACHING, que pretende dar respuesta a cuestiones trascendentales de la vida, que por su naturaleza pueden generar inquietudes y, en algunos casos, estados de ansiedad. Para desarrollar su método utiliza una web interactiva, que fue depositada en el Registro de la Propiedad Intelectual el año 2007. Las diferentes consideraciones y conclusiones del método AUTOCOACHING, por otro lado, están recogidas en el libro " Autocoaching: cómo conseguir lo mejor de uno mismo", que fue presentado el 7 de mayo de 2008 en ESADE. Además del nombre comercial 0266493, es titular de la marca comunitaria AUTOCOACHING, que fue solicitada el 7 de agosto de 2007, y otros registros en distintos países.
En cuanto a la acción por infracción, la actora considera que el uso del dominio www.autocoaching.net y del signo AUTOCOACHING, infringe sus derechos de propiedad industrial. Aunque tiene concedida la marca mixta "Silvia Pallerola- Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida", la demandada hace un uso indebido, prescindiendo de todos sus elementos, a excepción del término Autocoaching.
Por lo que se refiere a la acción de nulidad de la marca de la demandada, se sustenta -según se indica en el suplico de la demanda- en el artículo 51.1 b) de la Ley de Marcas (solicitud de mala fe) y, subsidiariamente, en el artículo 52, en relación con los artículos 6.1 b) y 6.2 d) -semejanza entre los signos, existiendo riesgo de confusión-. Y, de forma más subsidiaria, en los apartados a) y d) del artículo 9.
Los mismos hechos, al entender del demandante, son constitutivos de competencia desleal, por infringir el artículo 5 de la LCD vigente al tiempo de interponerse la demanda (actos contrarios a la buena fe), el artículo 6 (acto de confusión) y el artículo 12 (aprovechamiento indebido de la reputación ajena).
La demandada, por su parte, se opone a la demanda negando, en primer lugar, que la actividad de la demandante y su método hayan adquirido cierta notoriedad o prestigio. Rechaza, asimismo, que la denominación "autocoaching" esté asociada de manera indivisible a Don Cristobal . En segundo lugar, aduce que el demandante inició su actividad en junio de 2007, sin hacer ningún uso del término "autocoaching" con anterioridad. Por ello el primer uso de dicha denominación tuvo lugar dos meses antes de que la demandada solicitara la marca "Silvia Pallerola-Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida" (marca 2769864) y casi tres años después de que registrara el dominio autocoaching.net. En tercer lugar afirma que se dedica a la actividad del "coach" y a la de formadora en temas de crecimiento personal, impartiendo cursos y talleres en los que instruye sobre el método o la práctica del "autocoaching" desde el año 2004. Por ello sostiene la "absoluta prioridad" de la demandada en el empleo de la expresión "autocoaching" respecto al demandante
Por lo que se refiere a las acciones de infracción y de nulidad, en la contestación se sostiene que no existe riesgo de confusión entre la marca de la demandada y el nombre comercial del demandante. Asimismo niega que haya cometido actos de competencia desleal.
Por todo ello interesa se desestime la demanda, al tiempo que formula reconvención en la que solicita se declare la nulidad del nombre comercial "autocoaching", por tratarse de un signo descriptivo de uso generalizado en los ámbitos de la psicología, autoayuda, el desarrollo personal y el coaching. La petición de nulidad se sustenta en los apartados b ), c ) y d) del artículo 5 de la Ley de Marcas, aplicables a los nombres comerciales por remisión del artículo 91. Subsidiariamente y al amparo del artículo 52 de la Ley de Marcas, solicita que se declare la caducidad por haberse convertido la marca en un signo usual para identificar un determinado servicio (apartado d/) o por inducir a error sobre la naturaleza calidad o procedencia geográfica del servicio (apartado e/).
La sentencia, tras precisar las pretensiones de una y otra parte, desestima la acción de infracción (fundamento sexto) por cuanto había quedado acreditado que en junio de 2007, cuando se lanzó la web del actor, la demandada ya había solicitado la marca mixta "Silvia Pallerola-Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida", había registrado el dominio autocoaching.net cuatro años antes, y venía realizando cursos y talleres de autocoaching desde el año 2004.
En segundo lugar analiza la acción de nulidad del nombre comercial "autocoaching" del demandante, formulada en la reconvención, acción que estima por entender que dicho término es de uso generalizado y descriptivo (fundamento séptimo). En el análisis de dicha acción, el juez a quo rechaza que el nombre comercial del demandante fuera notorio.
Por último, la sentencia de instancia desestima la acción de competencia desleal por los argumentos que detalla en su fundamento de derecho sexto.
La parte demandante recurre la sentencia, impugnando todos sus pronunciamientos. Y siguiendo un orden lógico, debe examinarse, en primer lugar, la nulidad del nombre comercial, pretensión acogida en la sentencia y que es impugnada por el actor, dado que su resultado condiciona el resto de los motivos de impugnación.
Según la sentencia de instancia, el término "autocoaching" es una "denominación genérica, descriptiva y usual". Se compone de dos vocablos genéricos -"auto" y "coaching"- que dan lugar a una nueva...
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