SAP Barcelona 16/2010, 28 de Enero de 2010
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2010:11386 |
| Número de Recurso | 41/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 16/2010 |
| Fecha de Resolución | 28 de Enero de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO Nº 41/2009-1ª
JUICIO ORDINARIO Nº 304/2007
JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE BARCELONA
SENTENCIA núm.16/10
Ilmos. Sres. Magistrados
IGNACIO SANCHO GARGALLO
LUIS GARRIDO ESPA
JORDI LLUIS FORGAS FOLCH
En Barcelona a veintiocho de enero de dos mil diez.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 304/2007 ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, a instancia de CENTRO LINGÜÍSTICO FIAC S.A., representada por el Procurador Antonio Mª. de Anzizu Furest y asistida de la Letrada Rosa Martínez Brines, contra FIAC BADALONA S.A., representada por el Procurador José Rafael Ros Fernández y bajo la dirección del Letrado Francisco Javier Márquez Martín, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 31 de octubre de 2008.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar la demanda interpuesta por CENTRO LINGÜÍSTICO FIAC S.A., representada por el Procurador
D. A. M. Anzizu Furest, contra FIAC BADALONA S.A., con expresa condena al actor al pago de las costas del proceso" .
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentando la parte demandada escrito de oposición.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 11 de noviembre.
Es ponente el Ilmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.
La actora, CENTRO LINGÜÍSTICO FIAC S.A. (C.L. FIAC) ejercitó en su demanda, dirigida contra FIAC BADALONA S.A., acciones por violación del nombre comercial de su titularidad CENTRO LINGÜÍSTICO FIAC, y de sus marcas FIAC, concedidos para distinguir servicios de enseñanza de idiomas, por razón del uso inconsentido que, desde 2006, viene realizando la demandada de la denominación FIAC BADALONA para distinguir su actividad de servicios de enseñanza de idiomas y la prestación de tales servicios, interesando la condena a cesar en el uso del signo FIAC como marca de servicios y nombre comercial y a modificar la denominación social de la sociedad demandada en el sentido de suprimir dicho término, todo ello por generar riesgo de confusión con el nombre comercial y marcas registradas, al amparo del art. 34.2.b) de la Ley de Marcas, 17/2001 (LM ).
La sentencia desestimó íntegramente la demanda por considerar que entre las partes subsiste un contrato de licencia de uso de marca que impide a la actora-licenciante el ejercicio de las facultades de exclusión que confiere el registro de la marca. Contra esta decisión se alza dicha parte insistiendo en su recurso en que revocó o extinguió eficazmente el contrato de licencia en el año 2006 por medio de varios requerimientos dirigidos a la demandada, y por ello le asisten las facultades de exclusión que al titular marcario reconoce el art. 34 LM .
I) Los registros que invoca la actora en ejercicio del ius prohibendi que le confiere el art. 34 LM, son concretamente los siguientes:
-
El nombre comercial nº 62.912, CENTRO LINGÜÍSTICO FIAC, solicitado el 18 de noviembre de 1972, concedido el 16 de septiembre de 1974 y publicada su concesión el 1 de diciembre de 1974, para distinguir el servicio o actividad de "enseñanza privada y, en especial, la de idiomas en sistemas clásicos y audiovisuales" .
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La marca nº 1.330411, denominativa, FIAC, solicitada el 11 de mayo de 1989, concedida el 4 de febrero de 1991 y publicada su concesión el 16 de noviembre de 1991, para distinguir "servicios de enseñanza, en especial los de una escuela de idiomas" .
-
La marca nº 2.093.482, mixta, consistente en la denominación FIAC con un gráfico que asemeja una cabeza humana de perfil, solicitada el 22 de mayo de 1997, concedida el 20 de octubre de 1997 y publicada el 1 de diciembre de 1997, para distinguir, también, "servicios de enseñanza, en especial los de una escuela de idiomas"
II) Entre la actora y la demandada ha existido una relación jurídica de controvertido contenido e incidencia en el uso por la demandada del signo FIAC .
La sociedad actora, CENTRO LINGÜÍSTICO FIAC S.A., se constituyó en 1972 por las hermanas Adela y Diana para dedicarse a la prestación de servicios de enseñanza, en particular de idiomas, si bien ya desde 1963 las Sras. Diana Adela venían desarrollando tal actividad de enseñanza de idiomas en un centro o academia que abrieron en la localidad de Terrassa, extendiendo luego su actividad con la apertura de otros centros en el área metropolitana de Barcelona (en Sabadell y Sant Quirze). Todos ellos, desde su inicio, se han distinguido con el signo FIAC, utilizando también la entidad actora esta denominación junto con el busto humano de perfil al que se ha hecho mención, y así mismo la denominación FIAC ESCOLA D'IDIOMES, para distinguir sus servicios en el mercado (son hechos incontrovertidos).
La sociedad demandada, FIAC BADALONA S.A., fue constituida por escritura pública de 9 de mayo de 1989 por la Sra. Piedad (socia mayoritaria, con el 99% del capital social), que es familiar de Doña. Adela
. La Sra. Piedad comenzó a trabajar como profesora en el centro FIAC de Terrassa en 1964 y colaboró en uno de los libros pedagógicos de inglés que la sociedad actora editó a finales de los años sesenta. Aunque en la demanda se decía que en los años ochenta las hermanas Diana Adela convinieron con la Sra. Piedad que ésta abriría un centro de enseñanza de idiomas en Badalona que se denominaría FIAC BADALONA, en realidad esto ocurrió en 1972. El centro de Badalona, explotado por la Sra. Piedad como empresaria individual e independiente, fue distinguido desde entonces (año 1972) con dicha denominación, FIAC BADALONA, y en él se seguía el método pedagógico de la entidad actora, con los libros editados por ésta (hechos también incontrovertidos).
III) Según se expone en la demanda, con ocasión de la apertura del centro de Badalona por la Sra. Piedad, se convino entre ambas partes una licencia de uso del signo FIAC a cambio del pago de unos royalties, que se dejaron de pagar en 1989 (así ha quedado probado en autos), coincidiendo con la constitución, en mayo de 1989, de la sociedad demandada FIAC BADALONA S.A., que pasó a explotar dicho centro de Badalona. Este centro, desde su apertura, fue incluido por la actora, hasta 2005, en sus catálogos y en la publicidad que promocionaba sus escuelas de idiomas, como integrante de la red de centros FIAC . Al dejarse de pagar los cánones en 1989, tras una serie de negociaciones, se convino, según la actora, una rebaja del precio de la licencia, conviniendo ambas partes en contribuir al coste de la publicidad conjunta de los centros FIAC . No obstante, este nuevo precio terminó por no pagarse, pese a lo cual la actora siguió incluyendo en su publicidad el centro de Badalona, junto a los que explotaba en Terrassa, Sabadell y Sant Quirze. Por tanto, pese al impago de los royalties, la actora continuó autorizando a la demandada el uso del signo FIAC para distinguir sus servicios, en el marco de esa relación de licencia.
La actora explica que en 2005 decidió revocar la licencia de uso del signo FIAC por no ser ya de su interés que se relacione a la escuela de Badalona, y a los servicios de la demandada, con los centros de la actora, motivo por el cual en su catálogo de 2005 suprimió la referencia al centro de Badalona y dejó de incluirlo en su publicidad.
La revocación de la autorización de uso del signo FIAC -prosigue la demanda- se anunció a la demandada, primero, mediante una carta remitida en abril de 2006 (documento 7) en la que, tras exponer su decisión, la entidad demandante exhortaba a la demandada para llegar a nuevos acuerdos, o en otro caso para que dejara de utilizar dicho signo. Siguió otra carta de junio del mismo año (documento 8) en la que, tras una referencia a conversaciones mantenidas entre las partes, solicitaba el establecimiento de manera urgente de un calendario de actuaciones para la definitiva eliminación de la marca FIAC y de su logo en la actividad comercial de FIAC BADALONA SA., anunciando actuaciones judiciales si no se llevaba a cabo de manera voluntaria. Finalmente, mediante una comunicación de noviembre del mismo año (documento 10), en la que la actora reaccionaba ante la presentación en la OEPM el 3 de agosto de 2006 de una solicitud de registro, por la demandada, de la marca FIAC BADALONA IDIOMES para distinguir servicios de escuela de idiomas, requería a ésta para el cese inmediato en el uso del signo FIAC . Ya en marzo de 2007 (documento 12) la actora anunciaba la interposición de la demanda.
La actora concluía en su demanda que, tras haber retirado la autorización de uso del signo FIAC, la continuidad de este uso, desde 2006, es desde entonces ilícito por provocar un riesgo de confusión o asociación con sus marcas y nombre comercial registrados (art. 34.2.b LM y 87.3 LM). Además de la acción de cesación en el uso del signo FIAC como nombre comercial y marca de servicios interesaba, como se ha dicho, la condena a la modificación de la denominación social, suprimiendo de la misma el término FIAC, como facultad implícitamente prevista en la disposición adicional 17ª LM.
IV) La versión de la parte demandada difiere en lo que respecta a la causa económico-negocial de los royalties o cánones que se pagaban a la actora.
Sostiene FIAC BADALONA...
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