STS, 17 de Febrero de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 402/2005, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicto sentencia de fecha 25 de junio de 2008, cuyo fallo dice literalmente:

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 2 de junio de 2005 por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ANULANDO la misma por no ser conforme a derecho y con ello, el registro de la marca a la que dicha resolución se contrae.

2º.- NO HACER especial pronunciamiento sobre las costas causadas .

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 24 de julio de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 14 de octubre de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener por formalizado el recurso de casación, y en su día dictar sentencia por la que, casando la recurrida, se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 2 de junio de 2005 por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, acto administrativo que habrá de ser confirmado por ser ajustado a Derecho, y con ello la inscripción de la marca a la que el mismo se refiere .

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Por providencia de fecha 20 de enero de 2009, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 17 de febrero de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, presentado escrito el Abogado del Estado el día 13 de marzo de 2009, en el que manifiesta que «se abstiene de evacuar dicho trámite».

Por providencia de fecha 14 de enero de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 10 de febrero de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de junio de 2008, que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BOCATTA 2000, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 2 de junio de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 27 de septiembre de 2004, confirmando la concesión de la marca nacional número 2.578.884 "TABERNA BOCATÍN CEREVEZAS.VINOS.MONTADITOS" (mixta), para distinguir servicios en la clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso-administrativo con base en los siguientes razonamientos:

[...] Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, con motivo de diversos recursos interpuestos por la Sociedad aquí actora, en defensa de sus marcas registradas BOCATTA, habiendo declarado la incompatibilidad con las mismas, entre otros supuestos, de los signos noveles MISTER BOCATA (SS. de 18-11-99 y13-7-2000, Sec. 3ª ), BOCATA EXPRESS (SS. 23-7-99 y 21-11-2003, Sec. 3ª ), BOCATA SPLIT

(S. 20-11-98, Sec. 3ª ), BOCATA STAR LA ESTRELLA ES EL BOCATA (S. 29-11-2004, Sec. 5ª ), EBE EL BOCATA EXPRESS (S. 30-6-2006, Sec. 5ª ), BOCATIN (Rótulo de establecimiento, S. 26-10-98, Sec. 3ª ) y EURO BOCATIN (S. 11-12-2007, Sec. 5ª, recurrida en casación).

En el presente caso, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró, en los términos que se han transcrito en el FJ 1º precedente, que no concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, entre las marcas enfrentadas TABERNA BOCATÍN CERVEZAS VINOS MONTADITOS (la solicitada) y BOCATTA (la prioritaria).

El Tribunal no comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa. Por una parte se atiene a sus anteriores declaraciones y, por otro, entiende que la semejanza de los signos enfrentados se produce en el núcleo diferenciador BOCATTA, siendo accesorios los vocablos TABERNA, CERVEZAS, VINOS y MONTADITOS. La convivencia de los signos podría general confusión debido a su coincidencia en el ámbito aplicativo, todos ellos relacionados con el mercado de la restauración y hostelería .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. se articula en la exposición de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate:

En desarrollo del motivo de casación, la parte recurrente imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con el artículo 5.1 d) del referido Cuerpo legal, y de la jurisprudencia, en cuanto que en la comparación de las marcas en conflicto no toma en consideración el análisis de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al estimar la incompatibilidad de las marcas por la utilización de los términos "BOCATTA" y "BOCATÍN", sin tener en cuenta el carácter genérico del término "BOCATA", ni la distintividad del elemento gráfico que configura la marcas aspirante.

Sobre el único motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

El único motivo de casación articulado debe ser estimado, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha infringido el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», ya que el pronunciamiento concerniente a la aplicación de la prohibición de registro contemplada en dicho precepto legal, basado en la apreciación de la existencia de semejanza de los signos confrontados como consecuencia de la similitud de los términos denominativos "TABERNA BOCATÍN" y "BOCATTA", que podría generar confusión, se revela inadecuado, pues no toma en consideración el criterio jurisprudencial sustentado en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2003 (RC 7026/1998 ), sobre el carácter descriptivo del vocablo "BOCATA", por su equivalencia a bocadillo, para distinguir productos alimenticios o servicios relacionados con el sector de la restauración (alimentación), ni tiene en cuenta las diferencias gráficas entre los signos confrontados, que dota de distintividad a la marca aspirante "TABERNA BOCATÍN CERVEZAS.VINOS.MONTADITOS".

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima que la Sala de instancia incurre en error jurídico al declarar la incompatibilidad de la marca aspirante número 2.578.884 "TABERNA BOCATIN CERVEZAS.VINOS.MONTADITOS" (mixta), que designa servicios en la clase 43 (servicios de restauración [alimentación]), con las marcas oponentes prioritarias número 1.313.075 "BOCATTA", que distingue servicios de bar, restaurante, cafetería y hostelería en general, en clase 42, y número 1.962.397 "BOCATTA", que distingue los servicios de bar, restaurante, cafetería y self-service, en clase 42, pues, aún cuando acierte al descartar el carácter distintivo de los elementos denominativos cervezas, vinos, montaditos, que se incluyen en la marca aspirante, no valora adecuadamente la escasa distintividad del término "BOCATA" y de sus derivados, por su carácter genérico, ni analiza la característica configuración gráfica, que le dota de particular fuerza individualizadora.

Por ello, estimamos que la decisión de la Sala de instancia desconoce los principios generales que esta Sala del Tribunal Supremo deduce como reglas jurídicas adecuadas para determinar si la convivencia entre marcas genera riesgo de confusión en el público y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), en las que sostuvimos que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, puesto que no aprecia que la disimilitud existente entre las denominaciones y los gráficos de los signos confrontados, valorados desde una impresión global o de conjunto, compensa la relación aplicativa de los servicios designados, y excluye que se genere riesgo de asociación sobre el origen comercial de los servicios ofrecidos.

En este sentido, procede reproducir, con base en el principio de igualdad en la aplicación judicial del Derecho, los razonamientos expuestos en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2009 (RC 4147/2008 ), en que acogimos idénticos argumentos a los formulados para fundamentar el recurso de casación promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que promovió la revocación de la decisión judicial de denegar la concesión de la marca número 2.604.424 "TABERNA EL BOCATÍN GOURMET":

[...] El motivo ha de ser estimado. En primer lugar hemos de remitirnos a lo que en sentencias anteriores hemos afirmado sobre la falta de distintividad del término "bocata" para identificar productos o servicios alimentarios. Se trata de las sentencias de 9 de octubre de 2003 (recurso de casación número 7026/1998, oportunamente citada en el voto particular antes reseñado) y de 15 de junio de 2009, estimatoria de otro recurso de casación (el número 5641/2007 ) contra una sentencia similar a la ahora impugnada. En la última de ellas hacíamos a este respecto las siguientes consideraciones:

"[...] En el lenguaje coloquial 'bocata' significa tanto como bocadillo y así está admitido por el Diccionario de la Academia que lo define como 'panecillo relleno de alimentos variados'. Se trata, pues, de un término que dentro del sector de los productos de alimentación humana tiene un acusado componente descriptivo, esto es, describe o identifica precisamente una muy extendida modalidad de preparados alimenticios compuestos de pan dividido en dos mitades con diversos productos entre ellas. El término 'bocata' ha pasado a ser de uso común en España en cuanto sinónimo de bocadillo.

A partir de esta premisa, hemos de convenir con la Oficina Española de Patentes y Marcas que la expresión 'bocata' o bien carece de distintividad o la tiene muy atenuada cuando se trate de identificar con ella productos del sector alimenticio. De hecho, en nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2003 hubimos de resolver un recurso sobre otra marca ('Bocata Vip') respecto de la cual 'tal término quedó excluido en la solicitud inicial en virtud de su carácter genérico'. Será posible, en consecuencia, no obstante la inscripción registral de 'Bocata' como signo distintivo a favor de 'Bimbo, S.A.', el registro de nuevas marcas que incluyan junto a este término, de muy débil aptitud obstativa, otro u otros, con o sin gráficos adicionales, cuyo resultado sea una denominación compleja con la suficiente distintividad propia.

Esto es lo que sucede en el supuesto de autos. En contra de lo afirmado por el tribunal de instancia, el término 'Argal' tiene sustantividad propia y fuerza diferenciadora que no desaparecen por el hecho de que coincida con la denominación social del grupo alimentario. La adición de dicho término al sustantivo 'bocata', más la leyenda (ciertamente, de menor capacidad identificadora, al tratarse de una expresión publicitaria sin especiales características) más el dibujo o gráfico que las acompañan hacen que el conjunto resultante sirva adecuadamente para distinguir unos productos específicos con un determinado origen empresarial (el del tan citado 'Grupo Alimentario Argal, S.A.') y excluir, con ello, el riesgo de confusión o de asociación con los productos de "Bimbo" amparados por denominación 'Bocata' a secas. No se dan, pues, los presupuestos para aplicar la prohibición de registro inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

En lo que se refiere a la aplicación del artículo 13 de la Ley de Marcas coincidimos con el juicio de la Sala de instancia que hemos transcrito en el fundamento jurídico segundo, contrario a la estimación de la demanda por este motivo.

Por último, los tres precedentes de sentencias anteriores de la misma Sala territorial invocados en la demanda (estimatorios de la tesis de 'Bimbo, S.A.' frente a registros de otras marcas que asimismo incluían el término 'Bocata' junto a otros) deben ceder ante la decisión que ahora adoptamos".

[...] A partir de estas consideraciones, el juicio de comparación que efectúa el tribunal de instancia no puede reputarse correcto. Por un lado, no atiende suficientemente al carácter genérico del término "bocata" (en el caso de autos, con dos "t"), antes al contrario, le dota de fuerza identificativa suficiente como para considerar que la semejanza en él basta para aplicar la prohibición relativa de registro, afirmando que dicha semejanza se produce en lo que denomina "núcleo diferenciador" de los signos. Por otro lado, acentúa el carácter descriptivo de los términos "taberna" y "gourmet" hasta hacerlos irrelevantes en el conjunto de la nueva marca.

Lo cierto es, sin embargo, que la expresión central de la nueva marca ("bocatín") tiene una cierta capacidad diferenciadora de los signos preexistentes ("bocatta" o "bocatti"): no se trata de expresiones iguales, aunque tengan entre sí una cierta semejanza. En todo caso, y sobre todo, ya hemos afirmado que es posible el registro de nuevas marcas que incluyan junto al término "bocata" (o, a los efectos que aquí importan, "bocatta") de muy débil aptitud obstativa, otro u otros elementos, con o sin gráficos adicionales, cuyo resultado sea una denominación compleja con la suficiente distintividad propia.

Así sucede en el supuesto de autos. Los componentes gráficos de unas marcas y otras son de todo punto diferentes y el nuevo signo incorpora, además de sus elementos figurativos claramente diferenciados, las expresiones "taberna" y "gourmet" (ausentes en las marcas prioritarias) que, aun cuando tuvieran aisladamente carácter descriptivo para establecimientos de restauración, conforman un conjunto con capacidad propia para distinguir los servicios que trata de identificar, sin riesgo de confusión con los distintivos anteriormente registrados.

La denominación resultante, "Taberna el Bocatín Gourmet" con su gráfico característico, es apta, pues, para acceder al registro no obstante la preexistencia de las marcas opuestas. La eventual notoriedad de las marcas "bocatta" en el sector de la restauración no es un factor suficiente como para impedir la inscripción de la marca aspirante, dada la diversidad de la solicitada por "Gestión y Desarrollo de Franquicias, S.L." respecto de aquéllas .

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En consecuencia con lo razonado, al estimarse el único motivo de casación formulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de junio de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 402/2005, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, al no ser de aplicación en este supuesto la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y descartarse que la convivencia de las marcas en conflicto cree confusión en el mercado, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BOCATTA 2000, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 2 de junio de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 27 de septiembre de 2004, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.578.884 "TABERNA BOCATÍN CEREVEZAS.VINOS.MONTADITOS" (mixta), para distinguir servicios de la clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conformes a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de junio de 2008, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 402/2005, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BOCATTA 2000, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 2 de junio de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 27 de septiembre de 2004, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.578.884 "TABERNA BOCATÍN CEREVEZAS.VINOS.MONTADITOS", para distinguir servicios de la clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.