STS, 26 de Mayo de 1988
| Ponente | ALFONSO BARCALA TRILLO FIGUEROA |
| ECLI | ES:TS:1988:9917 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 26 de Mayo de 1988 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 437.-Sentencia de 26 de mayo de 1988
PONENTE: Magistrado Excmo. Sr don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.
PROCEDIMIENTO: Juicio especial de propiedad industrial.
MATERIA: Marcas: Determinación de la semejanza.
NORMAS APLICADAS: Artículo 124, 1.º, de la Ley de Propiedad Industrial . Confusión nominal:
Requisitos.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 13 y 29 de
mayo y 27 de octubre de 1980, 15 de febrero de 1983, 19 de abril, 12 de septiembre y 5 de
diciembre de 1985 y 30 de abril de 1986.
DOCTRINA: Al no establecer la Ley reglas concretas y precisas en orden a la determinación de las
denominaciones semejantes, ha de ser al Tribunal al que compete fijar en cada caso su criterio,
mediante el estudio comparativo hecho en la instancia, que ha de respetarse mientras no se
demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido.
Se produce confusión nominal cuando hay similitud fonética o gráfica, con la consiguiente confusión
en el público consumidor.
En la villa de Madrid, a veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
Vistos por la Sala del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala Segunda de lo Civil de la Excma. Audiencia Territorial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio especial sobre nulidad de patente, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número trece de los de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto por Creaciones Mirto, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, y asistido del Letrado Javier del Valle Sánchez, en el que son recurridos don Luis Carlos y don Eusebio, personados representados por el Procurador de los Tribunales don Federico J. Olivares Santiago, y asistidos del letrado don Ángel Tobalina Vadillo.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número trece de Barcelona, fueron vistos los autos de juicio especial sobre nulidad de patente, a instancia de Creaciones Mirto, SA., contra don Eusebio y don Luis Carlos, siendo asimismo parte el señor Abogado del Estado; la parte adora, formalizó demanda exponiendo en síntesis: 1." La actora es una importante Sociedad domiciliada en Madrid y que viene dedicada entre otras actividades a la producción de prendas confeccionadas y en especial de camisas. Fundamentalmente las fabricaciones son distinguidas en el mercado por "Mirto". Hace una extensa relación de marcas concedidas bajo la denominación "Creaciones Mirto, S.A.", para las distintas actividades que cita.
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La denominación "Mirto" goza de enorme prestigio en el mercado nacional e incluso en el internacional a través de las exportaciones. 3.° En 9 de febrero de 1979, los demandados, solicitaron del registro la inscripción de la marca "Mió" para señalar productos comprendidos en la clase 25.a, esto es "vestimenta confeccionada incluida la deportiva y calzado deportivo". La actora no pudo efectuar oposición en vía administrativa. La única oposición parecida por la marca n.° 900.622 fue la de una marca Internacional n.° 428.654 consistente en la denominación "Mistral". Con fecha 5 de noviembre de 1979 el Registro acordó la inscripción a favor de los demandados. 4.° La actora tiene concedidas prioritariamente a la inscripción de la marca n.° 900.622 "Mitro" una serie marcas para la misma clase del Nomenclátor, consistentes en la denominación "Mirto". Ambas denominaciones son absolutamente confundibles e incompatibles. Alegaba los fundamentos de derecho y suplica se dicte sentencia declarando nula y sin valor legal la marca n.° 900.622 "Mitre", con condena en costas a los demandados.
La parte demandada, contestó del siguiente modo (en síntesis). 1.° La marca que tiene registrada la actora no es la de "Mirto", sino "Creaciones Mirto, S.A.", 2.°, 3.°, 4.°, 5.° Insisten en la diferencia de dichas palabras, tanto fonética y gráfica. Alegaban los fundamentos de derecho y suplica se dicta sentencia desestimando la demanda con costas a la actora.
Por el Juzgado se acordó elevar los autos a la Audiencia Territorial con emplazamiento de las partes; y la Sala 2.ª de la Audiencia Territorial de Barcelona finalmente dictó sentencia con fecha tres de noviembre de 1986, cuyo fallo es como sigue: Fallamos: Que desestimando la demanda formulada por la representación de Creaciones Mirto, S.A. contra don Luis Carlos y don Eusebio, sobre nulidad registro propiedad industrial, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la declaración de nulidad de la marca Mitre otorgada mediante expediente número 900.622. a favor de mencionados demandados, imponiendo las costas causadas a la actora.
Por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en representación de Creaciones Mirto, S.A. formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos.
Se formula al amparo del apartado quinto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
, al infringir el fallo recurrido las normas del ordenamiento jurídico por falta de aplicación del artículo 124 núm. 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 .
Al amparo del núm. 5.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas del ordenamiento jurídico por falta de aplicación del núm. 3.° del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 .
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 18 de mayo en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.
Como antecedentes fácticos a mencionar en el presente recurso de casación, están los que siguen: que "Creaciones Mirto, S.A.", con domicilio en Madrid, es una sociedad que, entre otras actividades, viene dedicándose a la producción de prendas confeccionadas y camisas y, en cuanto tal, tiene inscritas a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial hasta treinta y cuatro marcas con la misma denominación, "Creaciones Mirto, S.A.", para señalar y distinguir diversos productos, entre las que se encuentra la del número 535.011, concedida el 8 de octubre de 1969 para señalar "Confecciones de todas clases" y una serie de ellas relacionadas con denominaciones específicas y nominales, pertenecientes a la clase 25, y que don Luis Carlos y don Eusebio, domiciliados en Parets del Valles (Barcelona), solicitaron, en 9 de febrero de 1979, del referido Registro la inscripción de una Marca con la denominación "Mitre", respecto al producto "Vestimenta confeccionada, incluida la deportiva y calzado deportivo", también de la clase 25, que les fue concedida en 5 de noviembre de 1979, con el número 900.622, siendo publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en 16 de enero de 1980.
Con base en los antecedentes dichos, la sociedad "Creaciones Mirto, S.A." promovió contra los señores Luis Carlos y Eusebio, demanda de nulidad e invalidez legal de la marca registrada a nombre de los mismos, tramitándose el procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Barcelona, con personación de los demandados, y una vez elevado a la Audiencia Territorial de Barcelona, su Sala Segunda de lo Civil, dictó sentencia desestimatoria de la demanda, en 3 de noviembre de 1986, contra la cual y por la repetida sociedad, se interpuso recurso de casación, con fundamento en dos motivos al amparo del núm. 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Los dos motivos del recurso se acogen al ordinal 5.° del precitado artículo 1.692, y en el primero de ellos se denuncia la infracción de "las normas del ordenamiento jurídico por falta de aplicación del art. 124, núm. 1.°, del Estatuto de la Propiedad Industrial ". Tal como se formula el motivo, bastaría para hacerle decaer por sí, ya que a la Sala de instancia no cabe atribuirla que dejara de aplicar el referido supuesto del artículo 124, pues, precisamente, lo que resolvió fue observarle pero para llegar a la conclusión de que entre las marcas objeto de controversia no concurría la semejanza fonética o gráfica prevenida en aquél, y otra razón que llegaría a ser suficiente para rechazarle, se encuentra en su propio desarrollo argumental, al apreciarse claramente que está haciendo supuesto de la cuestión. Aparte de ello, no cabe olvidar que es doctrina mantenida por esta Sala que "al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, ha de ser el Tribunal al que compete fijar en cada caso, su criterio, mediante el estudio comparativo hecho en la instancia, que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido" (Sentencias de 12 de mayo de 1975 y 30 de abril de 1986), así como la conocida, por reiterada, que "se produce confusión en el público consumidor, porque el fin perseguido por la norma es el de eliminar la posibilidad de inducir con la semejanza, a error a los consumidores, haciéndoles aceptar productos distintos a los deseados adquirir, sin que frente a aquella identidad, pueda prevalecer la diferencia de productos incluidos en el nomenclator, ya que este número es un elemento coadyuvante, en caso de duda, pero no cuando la acción se asienta en identidades fonética y gráfica, que, al declararse en la instancia, determinan, la protección prioritaria prescrita por el art. 124. 1.°" (Sentencias, entre otras, de 13 y 29 de mayo y 27 de octubre de 1982; 15 de febrero de 1983; 19 de abril, 12 de septiembre y 5 de diciembre de 1985, y 30 de abril de 1986). Pues bien, sobre la base de estos antecedentes jurisprudenciales, resulta evidente que salvo la identidad de la numeración en el nomenclator, no existe entre las expresiones "Mirto" y "Mitre" la semejanza auditiva o visual a los fines previstos en el núm. 1.° del art. 124 del Estatuto, ya que aun cuando se prescindiera de la existencia del vocablo "Creaciones" la carga de la pronunciación de la sílaba dominante en una y otra expresión es bien distinta, hasta el punto de que la letra "R" de la primera, le proporciona una sonoridad que confiere a la expresión una fonética diferenciada, siendo también diferenciada la composición gramatical de cualquiera de sus sílabas, por lo que, desde el punto de vista del mercado del público consumidor, es difícil la equivocación sobre su elección, y como lo mismo puede predicarse de su respectiva significación gráfica, es de concluir, dando por reproducida la fundamentación de la sentencia recurrida y del informe de la Abogacía del Estado, que las marcas litigiosas son compatibles y no concurre en su uso la causa de nulidad prevenida en el referenciado precepto estatutario, lo que determina el perecimiento del motivo.
En el segundo de los motivos formulados se alega la infracción, asimismo, por falta de aplicación del núm. 3.° del art. 124 del Estatuto, motivo que deviene inviable por las siguientes consideraciones: a) la invocación en el acto de la vista del precitado número 3.°, vino a suponer el planteamiento de una cuestión nueva, con la consiguiente alteración de las pretensiones deducidas por la sociedad actora en su demanda y correlativa imposibilidad de que la contraparte pudiera proponer prueba acerca de la causa obstativa por el uso de apellido distinto al suyo propio, con lo cual, la sentencia, caso de haber entrado en el estudio de esa prohibición, no se hubiera atenido al principio de congruencia que deriva del art. 359 de la Ley procesal, b) En el expediente que originó la concesión de la marca "Mitre" no aparece referencia alguna sobre que tal denominación respondiera a la existencia de un apellido determinado, y c) a pesar de la amplitud de los términos en que aparece redactado el art. 123 del Estatuto, la legitimación para oponerse a la utilización de una marca coincidente con un apellido, parece que debiera corresponder, a la persona o personas titulares del mismo y que no hubieran prestado la debida autorización.
La desestimación de los motivos del recurso de casación formulado por la representación de "Creaciones Mirto, S.A.", conlleva en virtud de lo dispuesto en el párrafo final del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración de no haber lugar al mismo y la imposición de las costas a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por Creaciones Mirto, S.A., contra la sentencia de fecha tres de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, que dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Antonio Carretero Pérez.- Ramón López Vilas.- Alfonso Barcala Trillo Figueroa.- Francisco Morales Morales.- Manuel González Alegre Bernardo.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Alfonso Barcala Trillo Figueroa, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.
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