STS, 22 de Diciembre de 2009

"Anheuser-Busch, Incorporated" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 382/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 2004, confirmado el alzada el 20 de octubre siguiente, que concedió el registro de la marca número 2.557.065, "23 Budmen".

En su escrito de demanda, de 3 de octubre de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso- administrativo, declare no ajustados a derecho los actos administrativos por los que se concedió la solicitud de registro de marca nº 2557065, revocándolos y dejándolos sin efecto y ordenando en consecuencia la denegación de dicha solicitud por incompatibilidad de ese signo solicitado con los prioritarios registros de marca nº 1623150 BUD y/o 994373 Bud de mi representada".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 14 de enero de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente, ex artículo 139 de la LJCA ".

"José Alejandro, S.L." contestó igualmente a la demanda con fecha 26 de abril de 2006 y suplicó sentencia "por la que se confirmen íntegramente las resoluciones de la Excelente Oficina Española de Patentes y Marcas objeto de impugnación, por ser completamente ajustadas a Derecho, con expresa desestimación de las pretensiones deducidas en este recurso por la actora, todo ello con imposición a la recurrente de las costas causadas por su reiterada mala fe".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de septiembre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 382/2005, interpuesto por Anheuser-Busch Incorporated contra la resolución de fecha de 20 de octubre de 2004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por l que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 26 de mayo de 2004, por la que se concedía la marca nacional mixta 'Budmen', nº 2.557.065 X Clase 25ª del Nomenclátor, que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico; ordenando en consecuencia la denegación de la marca solicitada y la cancelación de la inscripción de la misma; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas".

Con fecha 16 de junio de 2008 "José Alejandro, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2527/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva y falta de motivación.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del "mandato establecido en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/01, de 7 de diciembre, de Marcas, infracción que ha sido relevante y determinante del fallo".

El Abogado del Estado presentó escrito de fecha 27 de enero de 2009 en el que manifestó que se abstenía de evacuar el trámite de oposición.

"Anheuser-Busch, Incorporated" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia impugnada con expresa imposición de costas a la recurrente.

Por providencia de 24 de septiembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado

D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 15 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de septiembre de 2007, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Anheuser-Busch, Incorporated" y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que habían accedido al registro de la marca número 2.557.065, "23 Budmen", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vestidos, calzados y sombrerería".

A la inscripción de la marca número 2.557.065, "23 Budmen", solicitada por "José Alejandro, S.L.", se había opuesto "Anheuser-Busch, Incorporated" en cuanto titular de las marcas números 1.623.150.3 y 994.373.0,,"Bud", que amparan respectivamente productos de la clase 25 ("vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión expresa de lencería corporal, medias y pantys") y 32 ("cerveza, ale y porter; bebidas gaseosas y otras no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, con excepción de las aguas minerales").

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ], ya que ponderando ambos factores de confundibilidad, la existencia de notas diferenciales entre los signos enfrentados la marca solicitada nº 2.557.065, 23 Budmen (gráfica), clase 18 [sic], y las oponentes nº 1.623.150 Bud, clase 25, y nº 994.373, Bud, clase 32, unida a la falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos, lleva a la conclusión de su recíproca compatibilidad registral, sin que de ella se derive riesgo de confusión en el público, teniendo en cuenta, además, que el solicitante es titular de la marca nº 2.394.591, Budmen (gráfica) clase 18 y de la nº

1.984.895, Budmen (gráfica) clase 39, así como otras con la misma denominación en diversas clases, concedidas y en vigor". Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo se limitaron a las siguientes: a) en el fundamento jurídico tercero expuso el desarrollo del expediente administrativo; b) en los fundamentos jurídicos cuarto a noveno expuso la doctrina general sobre la comparación de marcas; y c) en la parte final del fundamento jurídico noveno hizo las siguientes afirmaciones:

"[...] Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, no perviviría el riesgo de asociación, que sirve para precisar aquel, como especie que es de un mismo género; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea- sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 del TJCE EDJ 1999/26400 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, puede perfectamente disociar la marca concedida con la oponente.

En el caso de autos entendemos que puede aplicarse el criterio recogido en la Sentencia de 3 de julio de 2.003 de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, siendo que el consumidor medio español podría asociar ambas marcas."

El recurso de casación presenta innegables analogías con el que esta misma Sala estimó en su sentencia de 25 de septiembre de 2008 (recurso número 3680/2007 ) seguido entre las mismas partes a instancia de "José Alejandro, S.L.".

Entonces hubimos de casar la sentencia de instancia por razones formales y, al resolver lo procedente dentro de los términos en que aparecía formulado el debate, desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 651/2003 interpuesto por "Anheuser-Busch, Incorporated" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 2001, confirmado el 13 de enero de 2003, que acordó la concesión del registro de la marca número 2.311.954, "Budmen".

En el presente caso la marca objeto de litigio es la número 2.557.065, "23 Budmen", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vestidos, calzados y sombrerería", y a ella se oponía de nuevo "Anheuser-Busch, Incorporated" en cuanto titular de sus propias marcas "Bud" que amparan productos de las clases 25 y 32. Salvadas estas diferencias, el planteamiento jurídico de ambos litigios es análogo.

En el primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Quebrantamiento que, a juicio de la parte recurrente, se produce tanto en su modalidad de incongruencia omisiva (vulneración de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Jurisdicción Contencioso-Administrativa ) cuanto en su modalidad de "falta de motivación" (vulneración del artículo 218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ).

La sociedad "José Alejandro, S.L." afirma que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva porque no ha considerado ni dado respuesta a ciertas alegaciones sustanciales vertidas en la contestación a la demanda y en el escrito de conclusiones, como son las relativas a que "Budmen" es un término de fantasía y que el territorio relevante en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 3 de julio de 2003 no era España. Añade que la Sala no da respuesta a sus argumentos sobre la comparación entre las dos marcas enfrentadas y que no da tampoco respuesta a las alegaciones concernientes a la "previa y pacífica convivencia" en el mercado de otras marcas que incluyen en su denominación las letras "Bud".

Es cierto, en primer lugar, que la sentencia de instancia no analiza las alegaciones clave opuestas por la codemandada, el contenido de cuyos escritos de contestación y de conclusiones no es tomado debidamente en cuenta por el tribunal de instancia. En realidad no hay propiamente un razonamiento específico de la Sala, sino meras consideraciones de orden general, normalmente consistentes en citas o transcripciones de normas y sentencias, hasta el final del fundamento jurídico noveno de la sentencia. Y en éste, además de hacerse dos afirmaciones contradictorias (que no existe y que sí existe riesgo de asociación) el tribunal de instancia se limita a expresar, pero no a razonar, que el criterio de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 3 de julio de 2003 puede aplicarse al caso de autos.

La Sala omite -y con ello incide en el vicio procesal de falta de motivación suficiente- tanto explicar por qué sería automáticamente aplicable al caso de autos cuanto responder a las alegaciones hechas contra su extensión a éste. No procede -como debería- a apreciar las diferencias de enfoque que existen entre las consideraciones aplicables a la marca comunitaria en ella analizada y las aplicables a la marca nacional objeto de este litigio. Y, repetimos, tampoco se refiere -aunque fuera para rechazarlas- a las objeciones opuestas por la codemandada que, sobre la base del propio contenido de algunos pasajes de la sentencia, negaban su aplicación al caso de la marca cuya inscripción se pedía para España.

La parte codemandada había afirmado que el término "Budmen" "no significa nada en lengua española" y había destacado cómo la sentencia del Tribunal de Primera Instancia se refería a marcas ya registradas en Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, excluyendo expresamente a España (párrafo 62 de la citada sentencia). Ni a ésta ni a otras consideraciones de "índole normativa y procesal" análogas dará respuesta suficiente la Sala de instancia. La sentencia impugnada, en definitiva, infringe las normas que obligan a tomar en la debida consideración los argumentos clave de las partes del litigio, sobre los que el tribunal debe resolver tras su ponderación y análisis.

La estimación del primer motivo casacional implica que esta Sala haya de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate (artículo 95.2 .d) de la Ley Jurisdiccional).

En el apartado "hechos" de la demanda "Anheuser-Busch, Incorporated" había hecho mención de la "sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas declarando ya expresamente la incompatibilidad entre los signos 'Budmen' y 'Bud'" y había afirmado la "total identidad aplicativa de las marcas encontradas en la misma clase 25" así como la "identidad fonética de los signos confrontados, a excepción del elemento meramente descriptivo Men". Y en los fundamentos jurídicos subsiguientes había propugnado la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 pues, a su juicio, concurría la "total identidad fonética del único elemento distintivo de la marca solicitada con el signo prioritario [...] y consiguiente existencia del riesgo de confusión proscrito por la norma". Insistía en que era preciso un mayor rigor cuando se trata de signos destinados a ámbitos idénticos, así como en los casos en que la marca prioritaria ostenta notoriedad o gran reconocimiento.

Prescindiendo, por el momento, de analizar la incidencia que pudiera tener en el litigio la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, nos limitaremos a resolver si la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, favorable a la inscripción en España de la nueva marca número 2.557.065, "23 Budmen", infringió los preceptos ya citados de la norma interna (Ley 17/2001, de Marcas ) al no estimarla incompatible con el distintivo "Bud", ya registrado. Y nuestra respuesta debe ser contraria a la tesis y a la pretensión de la demandante, por las razones que a continuación expondremos.

Tal como ya recordábamos en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2008, al resolver los recursos de casación números 298/2006 y 1014/2007 confirmamos sendas sentencias del mismo Tribunal Superior de Justicia (Secciones Tercera y Novena, respectivamente) que, a su vez, habían corroborado la validez de otras tantas decisiones registrales favorables a la inscripción de marcas "Budmen" pese a la oposición del titular de la marca "Bud".

Decimos, concretamente, en la sentencia que pone fin al recurso de casación 1014/2007 lo que sigue:

"La Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas [...] al apreciar, desde una visión de conjunto de las marcas enfrentadas, la existencia de evidentes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que permiten su pacífica convivencia en el mercado, al no poder descomponer artificialmente los términos que configuran la marca aspirante para sólo tener en cuenta en la comparación de los signos el fonema 'Bud', ni asignar un carácter secundario al gráfico que integra el conjunto de dicha marca [...]

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Sala de instancia en el extremo que estima la compatibilidad entre la marca número 2.402.375 'Budmen' (mixta), que designa servicios de la clase 39 (almacenaje y distribución de vestidos, calzados y sombrerería), con la marca oponente número 1.623.150 'Bud' (denominativa), que designa productos en la clase 25 (vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión expresa de lencería corporal, medias y pantys), al apreciar, conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, la existencia de disimilitud denominativa, fonética y gráfica en los signos confrontados, examinados desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, que excluye que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación [...]. Por ello, debemos significar que la sentencia recurrida no infringe la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo formulada en relación con la comparación de marcas que se configuran con vocablos en lengua extranjera porque la desconsideración de dichos signos como expresiones originales o de fantasía sólo se produce cuando su significado resulta inteligible para el consumidor medio español.

Se advierte, por tanto, que la Sala de instancia no ha aplicado mecánicamente la referida doctrina jurisprudencial que se advierte en la invocada sentencia de esta Sala de 22 de junio de 2006 (RC 9575/2003 ), que se sintetiza en la directriz de que cabe exceptuar que determinadas locuciones o expresiones en lengua extranjera deban ser consideradas como distintivos de fantasía cuando han devenido comprensibles para el consumidor medio español, porque dicha doctrina no es aplicable al presente supuesto, al resultar ininteligible el significado del vocablo 'Budmen' en España al no ser de común conocimiento y basarse la tesis de la recurrente en una descomposición artificial de la estructura lingüística de la marca aspirante que desnaturaliza, desde la perspectiva global o de conjunto, su percepción visual y su dimensión fonética y conceptual."

Estas consideraciones, y las demás recogidas en las dos sentencias antes citadas, son asimismo aplicables a la pretensión de nulidad deducida por "Anheuser-Busch, Incorporated" contra la decisión registral objeto del presente litigio.

En efecto, incluso prescindiendo del hecho de que "23 Budmen" incorpora un guarismo ausente en "Bud" y limitando la comparación a sus componentes terminológicos, no cabe apreciar entre ambos una relación de semejanza tal que, en España, los haga indistinguibles y determine la confusión de quienes consuman los productos amparados por una y otra marca. La apreciación tanto visual como fonética de ambas permite apreciar sus diferencias, que no quedan desvirtuadas por el hecho de que coincidan en la primera sílaba: el fraccionamiento del vocablo "Budmen" para desgajar de él la segunda y minusvalorar así la capacidad distintiva propia de todo el conjunto frente a la marca "Bud" debe ser rechazado en cuanto supone, como ya hemos expuesto, una "descomposición artificial de la estructura lingüística de la marca aspirante que desnaturaliza, desde la perspectiva global o de conjunto, su percepción visual y su dimensión fonética y conceptual."

No es posible aceptar, pues, que el "único elemento distintivo" de la marca solicitada sea la sílaba "Bud", en la que coincide con el signo prioritario, ni es admisible que el -a juicio de la demandante- "sufijo Men" deba ser en este supuesto eliminado de la operación comparativa. Y tampoco puede afirmarse como hace "Anhauser-Busch, Incorporated" que dicho "sufijo" sea siempre un mero elemento descriptivo, referido al sexo masculino, cuando se incorpora a otros para formar vocablos bisílabos o polisílabos utilizables en España, sean propiamente significativos o de mera fantasía. Numerosas palabras comúnmente utilizadas en España -nombres comunes o propios- terminan en "men" sin que por ello sugieran o evoquen aquella connotación.

Si a ello añadimos la presencia del componente numérico (es cierto que de menor relevancia frente al literario en la nueva marca "23 Budmen" respecto de la prioritaria "Bud"), la conclusión que se deduce es que la falta de semejanza inhibe el riesgo de confusión proscrito por el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, aun cuando los productos amparados sean los mismos o similares. Y, a partir de este presupuesto, tampoco estimamos que con el nuevo signo se trate de aprovechar el crédito o reputación del ya registrado, a los efectos de la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 8 de aquella Ley .

En cuanto a la incidencia que pudiera tener en el litigio la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas aducida en la demanda y citada por la Sala de instancia (sentencia de 3 de julio de 2003, recurso T-129/01 ) la decisión sobre este punto debe partir de su completa lectura, incluido el apartado que precisamente corresponde al análisis de la situación española. Se trata del fundamento jurídico número 62, cuyo texto es el que sigue:

"En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la Oficina española de patentes y marcas aceptó su marca española n. 1.984.896, 'Budmen' pese a la oposición de la parte coadyuvante en relación con la marca anterior 'Bud' con lo que se demuestra que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no provoca confusión en los consumidores, procede destacar que, como afirman la Oficina y la parte coadyuvante, las marcas anteriores en el presente caso se encuentran protegidas en el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En consecuencia, España no constituye el territorio relevante a la hora de analizar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por tanto, el argumento basado en la coexistencia de las marcas en tal Estado miembro carece de pertinencia." Si España no era, pues, en palabras del Tribunal de Primera Instancia, territorio relevante para analizar el riesgo de confusión de "Bud" con "Budmen", esta circunstancia debe jugar en un doble sentido: el favorable a "Anhauser-Busch, Incorporated" fue obvio, en la medida en que ella misma alegó (en cuanto parte coadyuvante) la dimensión territorial limitada de su tesis, lo que permitió al tribunal comunitario no pronunciarse sobre los efectos que la previa coexistencia de marcas "Budmen" y "Bud" registradas ya en España pudiera suponer para la viabilidad de la inscripción denegada por la Oficina comunitaria. Pero, simétricamente, esa misma falta de pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia sobre las particularidades existentes en el mercado español (en el que, entre otros factores, la familiaridad con la lengua inglesa no es la misma que en aquellos tres países) impide que su sentencia puede ser aducida por "Anhauser-Busch, Incorporated" como argumento contra la inscripción en España de la marca "Budmen" admitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Sin mengua, pues, de la debida consideración a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (es más, con base en uno de sus propios fundamentos) podemos prescindir de su contenido para evaluar y decidir si, en función de las características propias de nuestra situación, existe o no riesgo de confusión en España por la coexistencia de "Bud" y Budmen" para los productos que la nueva marca pretende identificar. Y, por las razones antes expuestas, la respuesta ha de ser favorable a la decisión administrativa que accedió a la inscripción del nuevo signo.

Procede, por todo lo expuesto, tras la casación de la sentencia impugnada, la desestimación del recurso contencioso- administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 2527/2008 interpuesto por "José Alejandro, S.L." contra la sentencia dictada con fecha 13 de septiembre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 382 de 2005, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 382/2005 interpuesto por "Anheuser-Busch, Incorporated" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 2004, confirmado el alzada el 20 de octubre siguiente, que concedió el registro de la marca número 2.557.065, "23 Budmen".

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.