Patente internacional. Atribución de derechos de patente derivados de un proyecto de investigación desarrollado por el CSIC
| Autor | Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado |
| Páginas | 626-637 |
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Dictamen de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado de 14 de agosto de 2000 (ref.: A.G. Ciencia y Tecnología 2/00). Ponente: M.a Jesús Prieto Jiménez.
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1. Con fecha 4 de noviembre de 1991, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) suscribió con la empresa ´F., S. A.ª, un contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación concertado titulado ´Síntesis de N-Alquil Glucoronidos derivados de la Morfina y la Codeínaª.
El referido contrato (cuya copia se adjunta al escrito de consulta) tenía una duración prevista de un año, estableciéndose la posibilidad de prórroga de año en año mediante acuerdo de las partes con tres meses de antelación a su vencimiento (cláusula tercera), constando formalizada una prórroga por un año en documento de fecha 5 de noviembre de 1992 (cuya copia también se acompaña al escrito de consulta).
En virtud del mencionado contrato, el CSIC se obligó a realizar los trabajos de investigación que figuraban en la Memoria del proyecto concertado, conforme al plan de trabajos y presupuesto de gastos del mismo que se acompañaba como anexo al contrato (cfr. cláusulas primera y Page 627segunda) y que se desarrollarían, por parte del CSIC, en la Unidad de Química y Bioquímica de Péptids, Centre D'Investigació i Desenvolupament de Barcelona, designándose como investigador principal al profesor G.V. (cláusula cuarta), funcionario del CSIC perteneciente a la Escala de Investigadores Científicos (cfr. escrito de consulta).
La empresa ´F., S. A.ª, se obligó, como contraprestación para la realización del proyecto en cuestión, a abonar al CSIC la cantidad de 2.948.467 pesetas, en los plazos y formas señalados en las cláusulas quinta y sexta.
Las dos partes del contrato se comprometieron en el mismo a ´no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte, a las que haya podido tener acceso, o que se hayan podido producir en el desarrollo del proyecto de investigación de este contratoª, atribuyéndose ´carácter confidencialª a ´los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así como los resultados finalesª y exigiéndose la ´conformidad de la otra parte por escritoª cuando una de ellas deseara ´utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad para su publicación como artículo, conferencia, etc.ª (cláusula octava).
´F., S. A.ª, podría ´explotar libremente los resultados patentables o no que tuvieran su origen en el proyecto de investigaciónª objeto del contrato (cláusula décima), reconociéndose también a la citada empresa, ´en la medida en que los resultados de la investigación sean patentables (...), el derecho para depositar en su nombre las correspondientes patentes, apareciendo como inventores aquellos investigadores del CSIC que hayan participado en las investigacionesª, pero con la obligación de ´informar previamente al CSIC de cualquier decisión al respectoª (cláusula novena).
Asimismo, se estableció en la cláusula novena (párrafo segundo) que ´en caso de que la empresa ´F., S. A.ª, no esté interesada por algunos de los resultados patentables originados en el proyecto deberá, en los seis meses siguientes a la obtención de los mismos, comunicarlo al CSIC, el cual decidirá si protege y hace explotar dichos resultados. En tal caso el CSIC deberá pactar con ´F., S. A.ª, la oportuna regalía (...)ª.
2. Con fecha 1 de enero de 1997, el CSIC suscribió con ´F., S. A.ª, un nuevo contrato con objeto de regularizar la colaboración entre ambas entidades para realizar trabajos de investigación relativos a un proyecto titulado ´Síntesis de glicoaminoácidos y estudio de sus propiedades biológicasª, designándose como investigadores principales por parte del CSIC al antes citado don G. V. y a doña G. A.
3. Paralelamente -según indica el CSIC en su escrito de consulta- ´F., S. A.ª, mantuvo relaciones contractuales con la Universidad de Salamanca orientadas a la consecución de objetivos análogos a los perseguidos mediante los contratos de colaboración con el CSIC que se han Page 628reseñado, ´siendo las actividades derivadas de dicha relación contractual complementarias de las realizadas por el CSICª.
4. Los aludidos trabajos de investigación desarrollados tanto en el CSIC como en la Universidad de Salamanca posibilitaron la obtención de determinados resultados que dieron lugar a la solicitud por parte de ´F., S. A.ª, con fecha 29 de noviembre de 1995, de la patente española núm. 9502346, que fue retirada antes de su concesión, según indica el CSIC en el escrito de consulta.
5. Se hace igualmente constar en dicho escrito que con fecha 29 de mayo de 1997, amparándose en los resultados obtenidos por los citados equipos de investigación, se solicitó en el Reino Unido una nueva patente, a la que correspondió el núm. 9711118.1, siendo titular de la misma la empresa ´R., S. L.ª.
6. Dentro del año de prioridad de la referida patente británica -según la reiterada consulta- la empresa ´R., S. L.ª, solicitó la extensión internacional de aquélla, al amparo del Patent Cooperation Treaty (PCT), a Canadá, Estados Unidos y los países comprendidos en el ámbito de la patente europea, dando lugar a la solicitud internacional PCT/GB98/01578, publicada con fecha 3 de diciembre de 1998 con el núm. WO98/54196, cuya copia se adjunta al escrito de consulta.
7. Con fecha 7 de febrero de 2000, ´F., S. A.ª, dirigió escrito a don G. V. solicitando la firma, por él y por doña R. R. (de la Universidad de Salamanca), en calidad de inventores, de los documentos de transferencia (Assignement) y declaración de apoderamiento para solicitud de patente (Declaration and Power of Attorney for Patent Application) que se acompañaban a aquel escrito, con objeto de continuar la tramitación del registro de la patente americana US 09/447,956 para derivados opiáceos bajo la titularidad de la empresa ´R., S. L.ª
Mediante dichos documentos (cuyas copias se adjuntan al escrito de consulta) los inventores declararían la prioridad, para la obtención de la patente en Estados Unidos, de la solicitud de patente británica y de la solicitud internacional de la misma bajo el PCT antedichas, confiriendo poder a un agente americano para su tramitación y transfiriendo a ´R., S. L.ª, todos los derechos sobre la invención y solicitud de patente.
8. Con fecha 17 de febrero de 2000, don G. V. remitió un fax a ´F., S. A.ª, diciendo, en respuesta al escrito de dicha empresa que se ha reseñado, que ´es a nuestra institución y no al investigador a la que corresponde tomar decisiones respecto a este y otros asuntos derivados del contratoª, y haciendo notar que ´es con F. y no con R. la entidad jurídica con la que se han mantenido estos contratosª.
9. Con posterioridad a la fecha antes indicada, la Empresa ´F., S. A.ª, ha requerido al CSIC y a don G. V., en varias ocasiones y por distintas Page 629vías (de las que ofrece constancia la documentación remitida), para que se efectúe la firma de los documentos antes mencionados, con expresa advertencia de la intención de...
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