STS, 5 de Mayo de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 774/2000, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 16 de mayo de 2003 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Desestimamos el recurso deducido por la representación procesal de THE CONCENTRATE MANUFACTURI (sic) COMPANY OF IRELAND contra el acto al que el mismo se contrae, sin costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND recurso de casación, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 1 de septiembre de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la Entidad Mercantil recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 11 de octubre de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe este en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictada en relación a la concesión del registro de marca nº 2.105.675 "EL REBUJITO DE ARGÜESO" para distinguir "manzanilla con soda" en clase 33 del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud.».

La Sala, por providencia de fecha 24 de mayo de 2005, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 29 de junio de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 8 de septiembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 16 de enero de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 26 de abril de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de mayo de 2003 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de febrero de 2000, que desestimó el recurso formulado contra la precedente resolución de 20 de enero de 1999, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.105.675 "EL REBUJITO DE ARGÜESO", para amparar productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar con precisión el thema decidendi, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional número 2.105.675 "EL REBUJITO DE ARGÜESO", para amparar productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas con excepción de cervezas), con la marca oponente número 2.104.203 "REBUJITO", que distingue productos de la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), que se fundamenta con base a la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y la doctrina de esta Sala, en la consideración del carácter genérico del término "REBUJITO", por identificar una bebida mezcla de vino de manzanilla y soda de consumo habitual en el sur de España, y apreciar la distintividad del vocablo "ARGÜESO", que se integra en la denominación de la marca solicitada, expresiva de la razón social de la Entidad Mercantil peticionaria de la inscripción de la marca Herederos de Argüeso, S.A., de Sanlúcar de Barrameda, y valorar la inexistencia de identidad aplicativa aunque los productos reivindicados se distribuyan en las mismas áreas comerciales, según se advierte de forma sucinta en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:

Como este mismo Tribunal ha considerado en su reciente sentencia de 7 de abril de 2003 , la palabra "rebujito" tiene un marcado carácter genérico en el mercado de bebidas del sur de España por referirse a una bebida especifica de notoria extensión en dicha zona. Este carácter, que de por sí no sería suficiente para impedir una inscripción, si relativiza las posibles oposiciones a términos que la contengan como es el caso planteado en autos en el que los vocablos añadidos se refieren a una razón social que ya introduce elementos distintivos suficientes como señala el segundo de los acuerdos impugnados. A ello debemos añadir la inexistencia de identidad aplicativa circunstancia trascendental a partir de la Ley de 1988 en la que la posibilidad de conexión de áreas comerciales como elemento obstaculizante a la inscripción de marcas ha de ser sometida a una principio de interpretación sumamente restrictivo al no contenerse entre los criterios del art. 12 de la mencionada norma legal . En el caso enjuiciado lo cierto es que a una protección para bebidas alcohólicas, excepto cerveza, se pretende oponer la otorgada para bebidas de sentido contrario cuando, precisamente, el género mencionado se refiere a bebidas del primer tipo, razón por lo cual el Tribunal estima que no existe riesgo alguno de confusión en el consumidor y, consecuentemente, desestima el presente recurso.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND se articula en la exposición de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , que imputa a la sentencia recurrida la infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en relación con el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , al no apreciar adecuadamente la concurrencia de similitud denominativa, fonética y conceptual entre los signos enfrentados, que provoca «asociación errónea en el público consumidor», apartándose de la jurisprudencia de esta Sala dictada en aplicación de dicho precepto legal.

Sobre la improsperabilidad del motivo de casación.

Cabe desestimar la prosperabilidad del motivo de casación articulado, al deber rechazar que la sentencia recurrida incurra en la infracción del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

En efecto, debe significarse que la sentencia de la Sala de instancia no ha incurrido en indebida o errónea aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas , como aduce la Entidad recurrente, al apreciarse que ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se desprende de dicho precepto legal, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere del órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio expresado por el Tribunal sentenciador, cuando, tras examinar los signos distintivos de las marcas enfrentadas, desde una visión de conjunto, concluye en la declaración de compatibilidad, en base a apreciar la inexistencia de identidad entre las denominaciones de la marca solicitada número 2.105.675 "EL REBUJITO DE ARGÜESO", que integra la razón social de la Entidad, lo que le dota de fuerza distintiva particular, y la marca obstaculizadora, que se caracteriza por integrar en su distintivo un término genérico, y tomar en consideración las características de los productos reivindicados, que se refieren a distintos tipos de bebidas que evita que se genere riesgo de confusión en el consumidor.

La circunstancia de que las marcas confrontadas, aunque no coincidan en la misma clase del nomenclátor internacional de marcas, amparen productos relacionados con el sector de las bebidas, no impide su convivencia pacífica como razona la Sala de instancia, ya que el grado de distintividad denominativa compensa la coincidencia de las áreas comerciales en que se distribuyen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes en el sector no se suscite riesgo de confusión ni de asociación sobre el origen empresarial común.

No procede que esta Sala del Tribunal Supremo, en su función de Tribunal de Casación, promueva la facultad procesal de integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia, en virtud de la aplicación del artículo 88.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , aquellos que habiendo sido omitidos por éste, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico, porque la defensa letrada de la parte recurrente pretende, en apelación a este precepto, incurriendo en desviación procesal, una distinta valoración por esta Sala del Tribunal Supremo del juicio de confundibilidad de las marcas de la realizada por la Sala de instancia, que le está vedado, para respetar los límites de enjuiciamiento inherentes al recurso de casación, que le vincula a respetar el principio de intangibilidad de los hechos acreditados por la Sala "a quo".

Debe recordarse que, conforme es doctrina de esta Sala expuesta en la sentencia de 15 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), «la valoración del riesgo de confusión entre marcas debe apreciarse por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, ponderando globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.», por lo que se desprende que el Tribunal a quo no ha incurrido en error jurídico al declarar la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, porque es contrario a las reglas de la lógica descomponer la estructura morfológica de la marca aspirante para atribuir al vocablo "REBUJITO" un valor dominante del signo distintivo, que contradice su consideración de término genérico o usual para identificar una clase de bebida.

Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

La Sala de instancia no ha apreciado erróneamente el riesgo de asociación, a que se refieren el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y el artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas , que conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

La Sala de instancia no deja sin efecto el sistema de protección de la Ley de Marcas, como sustenta la parte recurrente, por negar eficacia obstaculizadora a la marca de su titularidad:

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas , de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida no contradice la jurisprudencia de esta Sala porque, según declaramos en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Resulta pertinente recordar la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Y, cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.105.675 "EL REBUJITO DE ARGÜESO", que distingue productos de la clase 33, es compatible con la marca comunitaria registrada número 2.104.203 "REBUJITO", para productos de la clase 32, al ser diferentes las denominaciones contrapuestas, y referirse a productos no idénticos, que promueve que no se genere confusión en el mercado.

Procede, consecuentemente, declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de mayo de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 774/2000 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de mayo de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 774/2000 .

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruizat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.