STS, 9 de Marzo de 2005

La "Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 905/1997 contra:

1. las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de octubre de 1996, confirmadas por las de 14 de enero de 1997, de concesión de las marcas mixtas números 1.970.216 y 1.970.217 "CM Comercial del Motor, S.A." para distinguir productos de las clases 7 y 12 del Nomenclátor Internacional; y

2. contra las resoluciones de 7 de febrero de 1997 que, al estimar el recurso ordinario, concedieron el registro de las marcas números 1.970.218 y 1.970.219 "CM Comercial del Motor, S.A." para distinguir productos de las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional.

En su escrito de demanda, de 19 de junio de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimatoria del mismo, revocatoria de las resoluciones recurridas, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dicte otras por las que se acuerde la denegación de las marcas nos. 1.970.216, 1.970.217, 1.970.218 y 1.970.219 'CM Comercial del Motor, S.A.'."

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 1 de julio de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

"Comercial del Motor, S.A." ("Motorsa") contestó a la demanda con fecha 1 de septiembre de 1998 y suplicó sentencia "por la que se declaren ajustadas a Derecho las citadas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron las 4 citadas marcas CM Comercial del Motor, S.A., con gráfico, clases 7, 12, 35 y 39, con la consecuente desestimación de este recurso y condena en costas a la parte demandante". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 9 de octubre de 1998 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 6 de mayo de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Sorribes Torra, en nombre y representación de la empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de octubre de 1996 y contra las de 16 de mayo de 1997, por las que se desestimaban los recursos ordinarios interpuestos contra las anteriores, y las resoluciones de 3 de junio de 1996, y la de 7 de febrero de 1997 por la que se desestima el recurso contra la anterior sobre incompatibilidad de la marca CM Comercial del Motor, S.A., con gráfico, y la también con gráfico CM Carburos Metálicos, S.A., ambas para la clase 12, número 1.970.217, y entre las mismas marcas con la número 1.970.219 para la clase 39, número 1.970.216 para la clase 7 y número 1.970.218 para la clase 35, por lo que se confirman las resoluciones recurridas, por estar ajustadas a Derecho en lo que a este recurso se refiere. No se hace pronunciamiento sobre costas".

Con fecha 22 de julio de 2002 la "Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4529/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y de la jurisprudencia."

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, de 10 de noviembre, y de la jurisprudencia [...] por no haber apreciado riesgo de asociación".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

"Comercial del Motor, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación íntegra de la sentencia recurrida con expresa imposición al recurrente de las costas.

Por providencia de 23 de noviembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 1 de marzo de 2005, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 6 de mayo de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la "Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fueron inscritas las siguientes marcas:

1. número 1.970.216, "CM Comercial del Motor, S.A.", para distinguir productos de la clase 7 ("máquinas y máquinas herramientas; acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos; cilindros de motores, que no sean para vehículos terrestres; culatas de motores, que no sean para vehículos terrestres; dispositivos de antipolución para motores, que no sean para vehículos terrestres; inyectores para motores, que no sean para vehículos terrestres; magnetos de encendido para motores, que no sean para vehículos terrestres; pistones de motores, que no sean para vehículos terrestres; reguladores de velocidad de motores, que no sean para vehículos terrestres; motores de arranque, que no sean para vehículos terrestres; dispositivos de encendido para motores de explosión, que no sean para vehículos terrestres; motores, que no sean para vehículos terrestres") del Nomenclátor Internacional;

2. número 1.970.217, "CM Comercial del Motor, S.A.", para distinguir productos de la clase 12 ("vehículos de locomoción terrestre, aérea o marítima; árboles de transmisión para vehículos terrestres; carrocerías; frenos de vehículos; segmentos, zapatas, pastillas y líneas de frenos para vehículos; barras de torsión para vehículos; ejes; parachoques; embragues; engranajes para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; cajas de cambio para vehículos terrestres; acoplamientos para vehículos terrestres; cojinetes de ejes; chasis de vehículos; indicadores de dirección para vehículos; cinturones de seguridad para asientos de vehículos; asientos de vehículos; techos deslizantes de vehículos; ruedas de vehículos incluidos sus cubos, llantas y radios; plomos para el equilibrio de ruedas de vehículos; puertas de vehículos; tapicerías de vehículos; bocinas para vehículos; retrovisores; guardabarros; portaequipajes (bacas) para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos; resortes amortiguadores para vehículos; motores de arranque para vehículos; volantes de vehículos; enganches de remolque para vehículos; cristales de vehículos; elevalunas manuales o eléctricos para vehículos; limpiaparabrisas, reposa-brazos y reposa-cabezas para asientos de vehículos; cabinas para camiones y tractores; depósitos de carburante de vehículos y sus tapones; bastidores para motores de vehículos, cubiertas protectoras de ruido para motores; cubiertas (neumáticos); guarniciones interiores de vehículos; propulsores de hélices y hélices de navío") del Nomenclátor Internacional;

3. número 1.970.218, "CM Comercial del Motor, S.A.", para distinguir productos de la clase 35 ("servicios de importación y exportación, servicios de promoción de ventas para terceros, servicios de publicidad y negocios, servicios de ayuda a la explotación y dirección de empresas comerciales") del Nomenclátor Internacional; y

4. número 1.970.219, "CM Comercial del Motor, S.A.", para distinguir productos de la clase 39 ("servicios de distribución, transporte y depósito de mercancías; servicios de alquiler de vehículos, servicios de embalaje y almacenaje de mercancías") del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de las marcas números 1.970.216, 1.970.217, 1.970.218 y 1.970.219 "CM Comercial del Motor, S.A.", solicitada por "Comercial del Motor, S.A.", se había opuesto, entre otros, la "Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.":

- Respecto de las marcas números 1.970.216 y 1.970.217, en cuanto titular de la marca número 973.332/9 "Carburos Metálicos, S.A." (que ampara productos de la clase 7ª, en concreto "máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres); grandes instrumentos para la agricultura; incubadoras"), con cita también de otras concedidas en diferentes apartados del Nomenclátor que entendía se estarían lesionando.

- Respecto de la marcas números 1.970.218 y 1.970.219, en cuanto titular de la marca número 1.159.842/5 "Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.", con cita de nuevo de otras concedidas en diferentes apartados del Nomenclátor que entendía se estarían lesionando.

El rechazo de la oposición al registro de las nuevas marcas, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado, respecto a las dos primeras marcas, que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada nº 1.970.216 [y 1.970.217], CM Comercial del Motor, S.A. (gráfica), clase 7 [y 12], y la oponente nº 973.332 CM Carburos Metálicos, S.A., suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, ya que las letras del abecedario son inapropiables y lo que realmente las diferencia y las individualiza, en los casos en que los distintivos están formados por letras aisladas, es la fantasía de sus formas o gráficos, por lo que la marca solicitada alcanza valor distintivo por el gráfico que la constituye, cuanto más, en este caso, en que las marcas enfrentadas no constan solamente de letras aisladas diseñadas de forma peculiar, sino que van acompañadas de otros vocablos, lo que acentúa su diferenciación".

Respecto a las dos últimas marcas, al estimar el recurso ordinario deducido contra la inicial denegación de su registro, afirmó dicha Oficina que:

"[...] existen suficientes diferencias de conjunto entre la marca solicitada 'CM Comercial del Motor, S.A.' (gráfico, 1.970.218, cl. 35) [y la 1.970.219, cl. 39] y la señalada de oficio 'CM Centro Motor, S.A.' (gráfico, 1.687.458). En efecto, los conjuntos gráfico-denominativos que componen ambos signos presentan relevantes diferencias gráficas y, sobre todo, denominativas, que contribuyen a disipar cualquier riesgo de confusión entre ambos. Así, una eventual incompatibilidad entre ellos no podría fundamentarse ni en la coincidencia en el término Motor (claramente alusivo del objeto de los servicios que distinguen ni en la coincidencia en las siglas CM, que en ambos casos constituyen anagrama de las denominaciones sociales y que, además, presentan configuraciones gráficas muy diferentes. En consecuencia, se estima que las marcas en litigio podrían convivir registralmente sin que de ello se derive riesgo de error o confusión para el público consumidor en general.

La conclusión anterior viene avalada por el hecho de que el recurrente es ya titular del nombre comercial 'CM Comercial del Motor, S.A.' (gráfico, 204.983, que distingue 'las transacciones mercantiles de su negocio dedicado a la compraventa de recambios y accesorios para motores de explosión y diesel, así como de otros elementos similares de automóviles en general y toda clase de actividades comerciales con dicho objeto relacionado'), que convive con la marca obstaculizante 1.687.458 [y 1.687.460] 'CM Centro Motor, S.A.' (gráfico, que distingue en cl. 35 'servicios de importación, exportación, promoción y representaciones exclusivas de todo tipo de vehículos').

La marca 'CM' (gráfico, 1.970.222, cl. 35 [y 1.970.223, cl. 39]) cuya titularidad por parte del recurrente es alegada por éste como precedente para el presente caso, no puede considerarse como tal debido a dos motivos. En primer lugar, su distintivo es diferente al de la marca objeto del presente expediente. En segundo lugar, la concesión de dicha marca aún no es firme, ya que están pendientes de resolución tres recursos ordinarios contra su concesión. Con independencia de ello, es significativo señalar que ninguno de los citados recursos se fundamenta en la incompatibilidad con la marca 1.687.458 [y 1.687.460]".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"Como recuerda la Oficina de Patentes y Marcas, las letras del abecedario son inapropiables, y en caso de usarse habrá de ser la imaginación del proyectista la que las identifique dentro de la parte gráfica de la marca.

Las marcas en oposición, aparentemente coinciden en el aspecto gráfico de ambas, pero debe tenerse en cuenta que en la precedente este gráfico son las letras C y M expresadas con forma acorazonada, siendo perfectamente legible la letra M, mientras que en la marca aspirante la C aparece como una especie de asa sobre tres barras oblicuas no unidas entre sí, por lo que la parte gráfica supone una importante diferencia que hace que ambas sean perfectamente identificables de forma separada.

En cuanto a la parte literal y fonética, es clara la diferencia entre ambas marcas opuestas, ya que no existe ningún parecido entre Carburos Metálicos y Comercial del Motor. En consecuencia, debe desestimarse el recurso respecto de este punto concreto.

En cuanto a las marcas 1.970.218 y 1.970.219, fueron denegadas por la Oficina de Patentes y Marcas, en resoluciones del 3 de junio de 1996, por contraponerse la marca CM Centro Motor, S.A., pero la empresa Comercial del Motor, S.A. recurrió alegando que es titular del nombre comercial CM Comercial del Motor S.A. y de varias marcas 'CM', por lo que entiende no hay riesgo de confusión, y la Oficina Española de Patentes y Marcas así lo estimó, procediendo a la concesión de las marcas aspirantes en resoluciones de 7 de febrero de 1997. Los mismos razonamientos anteriormente utilizados son válidos para confirmar las resoluciones impugnadas, por lo que se tienen por reproducidos".

El recurso de casación -cuyo escrito de interposición aunque ciertamente reproduce gran parte del de demanda contiene también críticas específicas a la sentencia de instancia, lo que determina su admisibilidad- se compone de dos motivos, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. En uno y otro se denuncia la infracción del mismo precepto, esto es, del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, así como de la jurisprudencia, si bien desde perspectivas en apariencia distintas.

La recurrente sostiene en su primer motivo que la Sala de instancia habría vulnerado aquel precepto al confirmar las inscripciones de las marcas números 1.970.216, 1.970.217, 1.970.218 y 1.970.219. Su tesis es que estos signos distintivos se asemejan fonética y gráficamente a las marcas prioritarias de las que ella misma era titular, por lo que el tribunal sentenciador no debía haber aceptado su compatibilidad registral.

El motivo, formulado en estos términos, no puede ser acogido habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada, esto es, en torno a las facultades de los tribunales de instancia para juzgar acerca de los presupuestos que permitan aplicar la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la decisión a la que llega el tribunal de instancia. Sostiene la parte recurrente que las marcas solicitadas y concedidas tienen una semejanza fonética y gráfica con las suyas prioritarias que debería determinar su recíproca incompatibilidad. Sin embargo, el tribunal de instancia -y, antes, el organismo registral- llega a la conclusión contraria en cuanto a las diferencias existentes entre unos y otros signos que en absoluto puede calificarse de irracional o arbitraria.

Es cierto que los signos presentan alguna semejanza gráfica parcial, reconocida por la Sala sentenciadora en cuanto al anagrama CM, pero también lo es que la tipología de las letras, su diseño y el dibujo resultante permiten distinguir suficientemente unos signos y otros de modo que incluso los componentes gráficos presentan diferencias significativas. Y, sobre todo, habida cuenta del carácter mixto de las marcas, unas y otras tienen diferencias fonéticas relevantes pues, como acertadamente afirma el tribunal sentenciador, "no existe ningún parecido entre Carburos Metálicos y Comercial del Motor", siendo estas expresiones -u otras aún más diferenciadas como ocurre en el caso de la marca opuesta número 973.334, cuya leyenda es "CM Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A."- parte esencial de cada uno de los respectivos signos en su conjunto.

La mayor o menor coincidencia aplicativa resulta, una vez sentada esta conclusión, ya irrelevante. También lo son, a los efectos que aquí proceden, las consideraciones que se vierten en este primer motivo respecto al argumento utilizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas para registrar, en contra de su inicial criterio, dos de los cuatro signos aspirantes. Argumento que le condujo a negar finalmente la eficacia obstaculizante de otras marcas (las números 1.687.458 y 1.687.460 denominadas "CM Centro de Motor, S.A.") opuestas en su momento de oficio y del todo ajenas a la entidad ahora recurrente.

Dado que, como decimos, la sociedad recurrente no era titular de las marcas números 1.687.458 y 1.687.460 (denominadas "CM Centro de Motor, S.A.") resulta irrelevante, a los efectos del éxito de su recurso, la mayor o menor corrección del argumento finalmente empleado por el organismo administrativo y corroborado por la Sala de instancia para negar la eficacia obstaculizante de dichas dos marcas prioritarias respecto de las cuatro nuevas aspirantes al registro. Pues, sea o no acertado aquel argumento (consistente en que la empresa que aspiraba a registrar las nuevas marcas era ya titular, a su vez, del nombre comercial "CM Comercial del Motor, S.A." y de otras marcas "CM"), en nada afecta al juicio de comparación entre las marcas opuestas por "Carburos Metálicos S.A." y las finalmente registradas.

En el segundo motivo de casación, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción por la Sala de instancia del mismo artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia citada en su desarrollo, ahora por no haber apreciado riesgo de asociación "con los registros prioritarios de mi representada".

Hemos dicho en otras ocasiones, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de ambos signos implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Si un tribunal declara que no hay riesgo de confusión de ningún tipo porque los distintivos son perfectamente diferenciables entre sí, está excluyendo con esta afirmación que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.

Reiteradamente hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1988 según su exposición de motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado. En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17.

Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 (por todas, la reciente de 24 de mayo de 2004) que, "[...] determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquél, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".

Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español