STS, 26 de Mayo de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:1985 |
| Número de Recurso | 2852/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Mayo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 2852/2006, interpuesto por la mercantil ARBORA&AUSONIA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada el 13 de marzo de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 336/2003, que estima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de enero de 2003, que había confirmado la dictada el 20 de noviembre de 2001, que denegó el registro del nombre comercial nº 228.824 «AUSONA, S.A.», para distinguir la actividad de las industrias y comercio de la leche y sus derivados, y autoriza dicha inscripción. Se han personado como partes recurridas la mercantil AUSONA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Villasante García, y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 336/2003, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó, con fecha 13 de marzo de 2006, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: 1º.- Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 24 de enero de 2003 por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ANULANDO la misma y DECLARANDO el derecho de la parte actora al registro del nombre comercial solicitado. 2º.- No hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Alfons Mª Flores Muxi, en representación de ARBORA&AUSONIA, S.L, mediante escrito de fecha 26 de abril de 2006. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 28 de abril de 2006, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Emplazadas las partes, la representación procesal de ARBORA &AUSONIA, S.L. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 12 de junio de 2006 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. En dicho escrito se efectúa una crítica de la sentencia en la que destacan las siguientes alegaciones: a) Se ha producido un error patente en la valoración de la prueba, porque la Sala rechaza la existencia de identidad aplicativa a pesar de que la recurrente ha demostrado que las marcas prioritarias y el nombre comercial protegen productos similares; este error es susceptible de ser revisado en casación. b) Existiendo semejanza fonética y gráfica entre los signos, y concurrencia en las áreas comerciales, la sentencia infringe el precepto señalado y la jurisprudencia que lo aplica al negar la presencia de riesgo de confusión. c) Los signos protegen productos aplicativamente similares, ya que los productos lácteos forman parte del sector de la higiene infantil. d) Cita, en defensa de su tesis, las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los Asuntos C-39/97 -CANON-, C-342/97 -LLOYD-, C-425/98 -ADIDAS-, C-126/03 -RECKITT BENCKISER-, y las dictadas por el Tribunal Supremo de fechas 28 de octubre, 22 de septiembre, 19 de julio, 28 de enero, 14 de junio y 22 de julio de 2004; 9 de octubre, 22 de diciembre y 12 de febrero de 2003; y 28 de junio de 2002, sobre compensación en la relación entre similitud de signos y de productos, y sobre criterios que definen la existencia de semejanzas aplicativas (coincidencia en áreas comerciales o actividad a la que ven referidas, con coincidencia en la naturaleza, finalidad y canales de distribución de los productos o servicios enfrentados); entiende que en el presente supuesto los productos enfrentados tienen la misma naturaleza y son complementarios, ya que es evidente la relación que existe entre los productos lácteos y los pañales infantiles en cuanto forman parte del sector de la higiene infantil y van dirigidos al mismo consumidor final; e) por último, la recurrente y sus marcas ostentan una reconocida notoriedad en el sector higiénico del mundo infantil (SSTS de 13 de julio de 2005 y 7 de febrero de 2006 ). Concluye suplicando a la Sala lo siguiente: «[dicte] Sentencia estimatoria del indicado recurso, anulando y casando la Sentencia recurrida y confirmando las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la denegación del nombre comercial nº 228.824 AUSONA».
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 25 de abril de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 21 de mayo de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y al Procurador de los Tribunales Don José Manuel Villasante García, en representación de AUSONA, S.A., para que formalizaran su oposición.
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- El Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, evacuó el anterior trámite mediante escrito de fecha 28 de junio de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
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- La representación procesal de AUSONA, S.A. presentó escrito de fecha 20 de junio de 2007, en el que atribuye a la recurrente la comisión de un error consistente en delimitar como objeto del recurso la denegación del nombre comercial nº 228.824 "AUSONA" cuando se trata de la marca nº 2.451.203 "AUSONA". No obstante lo anterior, alega que mediante el recurso se pretende una nueva valoración de la prueba, lo que no es posible efectuar porque se trata de un recurso extraordinario, y concluye suplicando a la Sala que «se sirva tener por formulada nuestra oposición al recurso promovido por ARBORA & AUSONIA, S.L contra la Sentencia -sic- de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22/06/06 en el recurso contencioso nº 764/2003, y en sus méritos, declare la inadmisión del recurso interpuesto de contrario.
Por diligencia de ordenación de 6 de septiembre de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 17 de abril de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 20 de mayo de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 13 de marzo de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 336/2003, que estimó el recurso interpuesto por la representación procesal de AUSONA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de enero de 2003, que confirmó la dictada con fecha 20 de noviembre de 2001, que había denegado la inscripción del nombre comercial nº 228.824 «AUSONA, S.A.» para industrias y comercio de la leche y su derivados. La resolución inicial de la OEPM considera la oposición de la marca nacional nº 793.451 «AUSONIA», para productos de la clase 31 (malta, forrajes, productos para la lactancia artificial del ganado, productos agrícolas, hortícolas y forestales, sales para el ganado, avena, cebada, centeno, cereales, extractos de malta, harinas para piensos, lúpulo, maíz, manioca y soja), de la que es titular ARBORA & AUSONIA, S.L., valora que los productos protegidos están relacionados con las actividades solicitadas, y por ello deniega la inscripción. La resolución del recurso de alzada confirma la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1. de la Ley de Marcas por existir entre los distintivos enfrentados una evidente similitud así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, por lo que desestima el recurso.
La sentencia recurrida, tras razonar que la doctrina jurisprudencial relativa a la confrontación entre marcas es aplicable a la comparación entre una marca y un nombre comercial, en el fundamento jurídico tercero expone que, coincidiendo el nombre comercial solicitado con la razón social de quien pretende utilizarlo, esto es, dado que ningún distintivo nuevo viene a introducirse en el mercado susceptible de originar error o confusión que no existiese con anterioridad, debe adoptarse un criterio más benévolo en la comparación del signo que se pretende inscribir con los ya inscritos; a continuación declara que existe semejanza fonética y gráfica en las respectivas denominaciones, pero niega que se aprecie en cuanto a los ámbitos aplicativos respectivos, que son especialmente diferenciables (industrias y comercio de la leche y sus derivados, frente a alimentos para el ganado, productos agrícolas, hortícolas y forestales, y cereales). Por último señala que de la página web de ARBORA & AUSONIA SL se deduce que las áreas de "protección infantil", "protección femenina" y "absorbentes de incontinencia para adultos", que centran la actividad industrial y comercial de la codemandada, se relacionan esencialmente con los productos de higiene (el "dodot"), y no con los productos lácteos, razón por la cual no cabe apreciar un aprovechamiento por parte de la actora de la notoriedad de las marcas prioritarias, lo que excluye también el riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio.
La petición de inadmisión del recurso interesada por la representación procesal de AUSONA, S.A. no puede prosperar, ya que no se ha producido el error que esta parte denuncia. En cuanto al fondo, el recurso debe ser desestimado. Cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión o de asociación y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, no basta para el éxito del recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. En materia de marcas no podemos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia; las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
En el caso de autos, la Sala de instancia ha aplicado correctamente el principio de especialidad al que en el presente supuesto remite el artículo 81 de la Ley 32/1988, según el cual, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de un nombre comercial es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado; respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro del nombre comercial o de la marca solicitada. En cuanto a las sentencias que cita la recurrente, debe tenerse en cuenta que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre nombres comerciales o marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tiene un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. Por último, como ha señalado el Tribunal Supremo [SSTS de 29 de diciembre de 2003 (RC 3409/1999) y 10 de diciembre de 2007 (RC 1583/2005 )], incluso en el supuesto de que se hubiera aceptado la notoriedad de la marca prioritaria, no cabe confundir este concepto con el de marca renombrada, y la atenuación -o incluso la exclusión- del principio de especialidad que se produce respecto de la marca renombrada no opera en relación con la marca notoria. La Sala de instancia ha rechazado el argumento de la conexión entre los productos lácteos y el sector de la higiene infantil, al apreciar que los consumidores y los establecimientos de distribución no son los mismos, ha declarado que los ámbitos aplicativos son distintos y, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, ha descartado la existencia de riesgo de confusión o asociación; y este juicio fáctico se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala y resulta inatacable en casación.
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de ARBORA &AUSONIA, S.L., contra la sentencia dictada con fecha 13 de marzo de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 336/2003 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
