STS, 3 de Julio de 2006

Con fecha 24 de octubre de 2002, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 9ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que ESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Abajo Abril, en nombre y representación de Don Juan María, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de marzo de 1997 que estima el recurso administrativo interpuesto contra el acuerdo de fecha 3 de junio de 1996 del mismo órgano, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS las mentadas resoluciones por no ser ajustadas a derecho, habiendo lugar a la inscripción de la marca solicitada por el recurrente " ( sic ).

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad PEPE JEANS CORPORATION, a través de su Procurador Sr. FERRANDIS Y ALVAREZ DE TOLEDO, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos. El primero, formulado al amparo del artículo 881.c) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al fundamentarse la sentencia recurrida en una marca que no era objeto de la litis ( La marca objeto de recurso era la nº 1.970.549, " PEPE SENDIN ", en clase 25ª, y la sentencia se fundamenta en la marca nº 1.970.550, " PEPE SENDIN ", en clase 39ª ). El segundo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la misma Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable a tales normas en supuestos sustancialmente idénticos. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase ajustada a derecho la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de junio de 1997 que estimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 21 de octubre de 1996, por la que se denegó el registro de la marca nº 1.970.549, " PEPE SENDIN ", para la clase 25ª del Nomenclátor internacional.

Admitido a trámite el recurso y conferido traslado a la parte recurrida para que se opusiera al recurso de casación, por providencia de fecha 8 de marzo de 2006, se declaró caducado dicho trámite, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento.

Se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 20 de junio de 2006, y posteriormente, al no corresponder expediente administrativo incorporado al recurso a la marca en litigio, el día 31 de mayo de 2006 se solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la remisión del expediente número 1.970.549, " PEPE SENDIN ", para la clase 25ª, lo que se verificó antes de los actos procesales de deliberación y fallo, que tuvieron lugar en la fecha acordada.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala

Con fecha 12 de Junio de 1995 Don Juan María presentó ante el Registro Oficial de Patentes y Marcas, solicitud a la que correspondió el número 1.970.549, para la inscripción a su favor de la marca "PEPE SENDIN", denominativa, para "vestidos, calzados, sombrerería" en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional.

Formulada oposición por la existencia de numerosas marcas prioritarias en las que intervenía el nombre PEPE, de la titularidad de la mercantil Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V., la Oficina Española de Patentes y Marcas en Resolución de 21 de Octubre de 1.996, concedió la marca solicitada porque "las numerosas marcas oponentes se estiman diferenciadas del conjunto denominativo solicitado".

Interpuesto recurso ordinario por el titular de las marcas opuestas, alegando incompatibilidad entre la marca solicitada y las marcas oponentes, la Oficina dictó Resolución en 10 de Junio de 1.997, estimando el recurso ordinario y anulando la concesión de la marca por la Resolución impugnada, por existir una evidente similitud denominativa entre los términos enfrentados que examinaba, en particular las marcas "PEPE 2XL", "PEPE BETTY", "PEPE JEANS", al coincidir todas ellas en el término "PEPE", que constituye el elemento realmente característico en la estructura de las marcas y un evidente identidad en el ámbito aplicativo, añadiendo que, a mayor abundamiento este caso se halla prejuzgado en el expediente número 1.970.550, "PEPE SENDIN" cuyo titular es el solicitante y que había sido denegado en vía de recurso el día 19 de Marzo anterior y publicada la Resolución denegatoria en el B.O.P.I. de 1-5-97.

Contra esta Resolución denegatoria el solicitante interpuso recurso contencioso- administrativo, al que correspondió el número 1.797/1.997, a cuyo escrito de interposición acompañaba copia de la Resolución denegatoria de la marca solicitada 1.970.549, recurso contencioso-administrativo que fue estimado por la sentencia de fecha 24 de Octubre de 2.002 , anulando, en consecuencia, la Resolución administrativa impugnada.

Dicha sentencia que es objeto de este recurso de casación, se fundamentaba en las siguientes consideraciones:

[...] "

1. Con fecha 12 de junio de 1995 don Juan María presentó la solicitud de registro de la marca n° 1.970,550 PEPE SENDIN, para designar servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de productos textiles.

2. Publicada la solicitud de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, se opone a su registro la mercantil Pepe Jeans Corporations N.V. que ya tenía inscritas diversas marcas con las denominaciones Pepe, Pepe Betty, Pepe 2x1, Pepe Jeans, Pepe Trade Mark, Pepe Brand, Pepe Jeansystem, Pepe Jeans Portobello, Pepe Jeans London y otras, para designar confecciones, vestidos y calzados, accesorios para vestidos, zapatos de deporte, sombrerería, artículos de cuero, perfumería, cosméticos, lociones, papel, cartón, artículos de encuadernación, cuero, imitaciones al cuero, etc.

3. Con fecha 16 de diciembre de 1996 el solicitante presenta contestación al suspenso mediante el cual argumenta en relación con la compatibilidad de ambos distintivos.

4. El Registro de la Propiedad Industrial dicta resolución en fecha 3 de junio de 1996 mediante la que admite el registro de la marca solicitada.

5. La mercantil Pepe Jeans Corporations N.V., considerando que la citada resolución no era ajustada a derecho, la recurre en reposición, siendo resuelto el recurso por acuerdo del mismo órgano de 19 de marzo de 1997 por el que se estima el mismo y se revoca el anterior acuerdo".

[...] " La parte recurrente fundamenta su impugnación en que los signos distintivos enfrentados tienen tales elementos diferentes que recomiendan la convivencia en el Registro por la evidente falta de riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, lo que conlleva un claro perjuicio de los intereses empresariales de la actora".

[...] " Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el artículos 12.1 y concordantes de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores la marca PEPE SENDIN cuya inscripción solicita don Juan María y las marcas Pepe, Pepe Betty, Pepe 2x1, Pepe Jeans, Pepe Trade Mark, Pepe Brand, Pepe Jeansystem, Pepe Jeans Portobello, Pepe Jeans London y otras que ya la tenía inscrita la mercantil codemandada ".

[...] " En el caso examinado, aplicando la doctrina expuesta, llega la Sala a la conclusión de que los distintivos en pugna puede convivir en la Oficina sin riesgo de confusión entre el público en atención a dos razones.

Por un lado que la denominación de las marcas en pugna no resulta coincidente pues la denominación solicitada se compone de un nombre y su apellido lo que no ocurre con ninguna de las marcas opuestas y que si bien es cierto que todas ellas tienen en común el empleo de la palabra PEPE, lo cierto es que ésta va acompañada de otras totalmente dispares.

Por otro lado, en relación con los productos y actividades a que van dirigidas la marca solicita y la opuesta también existe una absoluta diferencia pues la solicitada designa servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de productos textiles, en tanto que, como ya se ha dejado constancia, las marcas opuestas designan confecciones, vestidos y calzados, accesorios para vestidos, zapatos de deporte, sombrerería, artículos de cuero, perfumería, cosméticos, lociones, papel, cartón, artículos de encuadernación, cuero, imitaciones al cuero, etc.

Es decir, en atención a esas dos razones, la Sala entiende que no existe riesgo de que se confundan la marca solicita por el actor con las que son propiedad de la codemandada ".

Contra esta sentencia se interpone por la hoy recurrente, la mercantil Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V., recurso de casación que se fundamenta en dos motivos, articulado el primero al amparo del apartado 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y, el segundo, al del apartado d), del mismo artículo 88.1 de la propia Ley ; en el primer caso por existir un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en el segundo, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico constituidas por los artículos 12.1 a) y 13.c) de la Ley de marcas y de la jurisprudencia aplicable a tal norma en supuestos sustancialmente iguales.

En el primero se argumenta, como decimos, que existe un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en cuanto esta desarrolla toda su fundamentación en relación con una marca que no era la enjuiciada. Por ello, existiendo un evidente error en los hechos, fundamentación y fallo de la sentencia recurrida, al resolver sobre una marca distinta de la enjuiciada en el proceso, error que es de fondo y no subsanable, existe una infracción del artículo 67 de la Ley Jurisdiccional , conforme al cual "la sentencia ... decidirá sobre todas las cuestiones controvertidas en el proceso", y la lectura de la sentencia pone de manifiesto que eso es lo que aquí ocurre, dándose un supuesto evidente de incongruencia.

En efecto, si la incongruencia de la sentencia ha de ser entendida como adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de las pretensiones, esto es, que el ámbito de la decisión esté referido no sólo a las pretensiones formuladas, sino que ha de basarse en razón a las alegaciones deducidas para fundamentarla, parece evidente que este primer motivo ha de ser estimado, por representar un ejemplo paradigmático de la incongruencia. La sentencia no sólo no decide las cuestiones controvertidas en el proceso, sino que ni siquiera enjuicia el objeto del litigio, en cuanto ni guarda relación con la Resolución impugnada, ni con las alegaciones que las partes habían hecho en el proceso, en relación con la marca solicitada 1.970.549, en Clase 25.

Ello ha de dar lugar a la estimación de motivo de casación, sin necesidad ya de que entremos en el examen del segundo.

Ahora bien, la decisión estimando el motivo de casación articulado con la consiguiente casación de la sentencia, no ha de ser la que la parte entiende (y así lo expresa en el escrito de preparación del recurso de casación, aunque en el escrito de interposición pide ya correctamente que casándose la sentencia, se decrete la nulidad de la resolución que concedió el registro de la marca) de que se anule la sentencia y se retrotraiga el procedimiento al momento anterior a dictarse sentencia y se dicte una nueva que resuelva todas las cuestiones controvertidas en el proceso. La consecuencia de la estimación del motivo casacional no puede ser otra que la que establecen los apartados c), último inciso, y d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , esto es, la de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

Y la cuestión planteada en el debate, es la determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores la marca "PEPE SENDIN", solicitada por Don Juan María, para productos de la Clase 25 de Nomenclátor internacional "vestidos, calzado y sombrerería" con las diversas marcas inscritas a favor de la hoy recurrente con las denominaciones "PEPE", "PEPE BETTY", "PEPE 2XL", "PEPE JEANS", "PEPE TRADE MARK", "PEPE BRAND", "PEPE JEANSYSTEM", "PEPE JEANS PORTOBELLO", "PEPE JEANS LONDON" y otras, para designar confecciones, vestidos y calzados, accesorios para vestidos, zapatos de deporte, sombrerería, artículos de cuero, perfumería, cosméticos, lociones, papel, cartón, artículos de encuadernación, cuero, imitaciones al cuero, etc, incluidas en las Clases 25 y 18 del Nomenclátor citado, marcas que entiende tienen carácter notorio.

El artículo 12.1.a) de la nueva Ley de Marcas requiere ahora, a diferencia de lo que sucedía en el artículo 124 del ya derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, para la entrada en juego de la prohibición relativa en el mismo, la concurrencia cumulativa de dos requisitos: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Hay que destacar que no existe debate en cuanto a los productos: todas las marcas en juego tratan de proteger productos de la Clase 25 del Nomenclátor Internacional o que tienen relación en el ámbito aplicativo.

Ahora bien, en cuanto al segundo de los elementos precisos para que entre en juego la prohibición, esto es, que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, ha de tenerse en cuenta que aunque ninguno de los criterios establecidos por la jurisprudencia para llevar a efecto esa comparación tiene un valor absoluto, no obstante el que mayor predicamento tiene para llevar a efecto esa comparación, es el de que esta ha de hacerse de manera global y unitaria, sin descomposiciones artificiosas de sus términos fonéticos o gráficos, buscando el efecto global ( lo que se ha llamado flash publicitario) que cada marca ocasiona en el consumidor medio, pues es esa impresión global la que le podrá inducir a error o confusión entre marcas que trata de impedir la regulación legal sobre la materia, en defensa tanto de los propios consumidores como de los legítimos derechos de los titulares de las marcas y de su inversión en las mismas. Sin duda en esa impresión global se puede destacar, en su caso, la especial relevancia del elemento denominativo o fonético, así como el especial peso o relevancia de algún elemento de los que integren el conjunto denominativo, gráfico o mixto de los signos enfrentados. Ahora bien, esto último no puede llevarse al extremo de eliminar de la comparación todos los restantes elementos y efectuar la comparación sólo con el que se considere predominante, pues con ello se priva indefectiblemente a la comparación del efecto o impresión unitaria o global de las marcas, Así lo hemos dicho, entre otras, en las sentencias de 9 de Octubre y 30 de Diciembre de 2.003, 21 de Junio y 19 de Noviembre de 2.004, 7 de Junio de 2.005 , precisamente dictadas las tres últimas en recursos de casación en las que estaba en juego la comparación de las marcas oponentes y otras en cuya composición entraba en juego el término PEPE.

Pues bien, sin perjuicio del casuismo que preside esta materia, esta Sección ha dictado ya no pocas sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo "PEPE", siendo parte la misma sociedad que es recurrente ahora. En esas sentencias hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera la Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "PEPE", apelativo personal común en España, está acompañado de otro u otros vocablos, sea apellido o de otra naturaleza, que les otorguen una propia capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario.

Así, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto hemos rechazado en las recientes sentencias de 4 y 18 de Diciembre de 2.003 (Recursos de Casación números 6476 y 6474 de 1.999) y de 22 y 27 de Abril de 2.004 (Recursos de Casación 3.757/2.000 y 4457/2.000 ) planteamientos análogos cuando no sustancialmente idénticos al que ahora tratamos; como también en algunas otras ocasiones - sentencias de 9 y 29 de Diciembre de 2.003 y 20 de Abril de 2.004, en Recursos de Casación 8679/1.998, 4976/1.999 y 4.312/2.000 -, hemos dado la razón a la ahora recurrente cuando por las circunstancias concurrentes los términos que acompañaban al término común empleado por la marca aspirante, no tenían la suficiente capacidad distintiva que evitara la confusión o incluso cuando ya existía una sentencia firme de nulidad en vía civil de la marca concedida o el recurso había quedado constreñido a motivos que no permitían, por razón de su planteamiento, entrar en el fondo. Todo ello sin perjuicio de que puedan darse también supuestos en los que se constaten conductas de competencia desleal en cuanto al uso de marcas, incluso estando legítimamente registradas, por la forma de presentar las marcas en cuestión o de destacar sus diversos elementos de forma que pueda inducir a la confusión del consumidor ( sentencias de 23 y 29 de Septiembre de 2.003, de la Sala Primera de este Tribunal Supremo ).

Por ello, sin perjuicio de que las marcas de las que es titular la recurrente puedan ser notorias, no resulta acreditado que sean renombradas que, como antes decíamos, son las que hacen quebrar el principio de especialidad y como tampoco resulta acreditado de la abundante documental aportada a los autos que concurran ninguno de los supuestos antes referidos, en este caso, no debemos considerar que pueda existir identidad ni semejanza fonética entre los signos enfrentados, para que concurriera el segundo de los requisitos exigidos en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas que haría entrar en juego la prohibición, por lo que procede, en este caso, la concesión de la marca solicitada. Tampoco se puede considerar que exista infracción del artículo 13.c), de la marca, pues siendo marcas diferenciadas, cada una con distintividad propia que excluye cualquier riego de confusión o asociación, no puede afirmarse que se trata de aprovechar la reputación ajena.

Para concluir, conviene señalar que la sentencia de esta Sala de fecha 19 de Noviembre de 2.004, dictada en el Recurso de Casación número 6.407/2.001 , interpuesto por el ahora recurrido contra la sentencia de 18 de Junio de 2.001 , (que la recurrente ha citado reiteradamente) que había denegado el registro de la marca número 1.970.550, denominativa, "PEPE SENDIN", para Clase 39, que confunde la sentencia de instancia, casó la sentencia de instancia y concedió el registro solicitado.

Por todo ello el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrido en casación, ha de ser estimado, con la anulación de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de Junio de 1.997 por no conforme a derecho y el mantenimiento de la de la propia Oficina de 21 de Octubre de 1.996, que concedió el registro de la marca solicitada.

Por lo que respecto a las costas del proceso, la estimación del recurso de casación y la estimación del recurso contencioso-administrativo debe comportar que no las impongamos ni en la instancia ni en la casación, en aplicación de lo prevenido en los artículos por aplicación de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional , por lo que cada parte debe sufragar las causadas a su instancia.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Haber lugar y, por tanto, estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de " PEPE JEANS CORPORATION ( Netherlands Antilles) N.V. ", contra sentencia dictada con fecha 24 de Octubre de 2.002, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.797/1.996 , la cual casamos y anulamos.

Haber lugar y, por tanto estimamos, el recurso contencioso-administrativo mencionado en el apartado anterior, interpuesto por Don Juan María contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de Junio de 1.997 por no conforme a derecho y acordamos el mantenimiento de la Resolución de la propia Oficina de 21 de Octubre de 1.996, que concedió el registro de la marca solicitada número 1.970.549, denominativa "PEPE SENDIN", para Clase 25.

Sin imposición de costas en la casación ni en el recurso contencioso-administrativo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .Fernando Ledesma Bartret.- Oscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.